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专利权利要求“清楚”的判断:CAFC重申Phillips标准

时间:2022-03-01

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2022年1月27日,美国联邦巡回上诉法院(CAFC)在Nature Simulation Systems Inc.诉Autodesk,Inc.案(第20-2257号)中认定,地方法院在判断专利权利要求是否清楚时适用了错误的法律标准,不应该只关注专利权利要求用语,而忽视说明书和审查历史。

一、基本案情

Nature Simulation Systems Inc.(NSS)向美国北加州地区法院起诉Autodesk侵犯了两项计算机辅助三维物体包装方法的专利。在对专利权利要求解释进行审理之后,地区法院裁定,因其中的两项术语使得所有权利要求不清楚,从而不符合美国专利法第112条(b)款的规定。尽管NSS辩称,相关术语已经在说明书中做了清楚地描述,但地区法院仍然驳回了这一争辩意见,并将焦点放在阅读权利要求用语后仍然存在的几个“未答复问题”上。地区法院认为即使这些问题在说明书中得到了答复,但是如果在专利权利要求中没有得到答复,那么该权利要求也不符合“清楚”要求。
CAFC认为不应仅根据权利要求用语来理解权利,因而驳回了地区法院的“仅根据权利要求用语”来判断权利要求是否清楚的标准。

二、联邦巡回上诉法院的意见

CAFC认为,对权利要求的解释应当适用Philips案确定的标准,兼顾内部证据即权利要求用语、说明书和审查历史,以及外部证据例如有关科学原理、技术定义和现有技术等,仅仅因为权利要求用语存在“未答复问题”就认定权利要求不清楚是不正确的。

此外,CAFC还认为,法院应当尊重美国专利商标局审员的审查意见,后者熟悉相关技术以及可专利性的法定要求。在涉案专利的审查中,审查员曾经以“不清楚”为由驳回相关申请,但是在NSS修改权利要求后最终撤回了驳回意见。CAFC认为,在对权利要求是否清楚的审查中,对于该审查历史也应该给予足够的尊重。

三、案件启示

专利权利要求的解释历来是专利纠纷案件审理的焦点。尽管理想的状态是通过阅读权利要求即可确定相关术语的含义,进而清楚地确定请求保护的权利范围。然而,实践经验告诉我们,权利要求并非空中楼阁,离开权利要求所处之语境来理解并解释权利要求通常是不可行也不可靠的。

权利要求所处之语境,在第一个层次上,涉及权利要求书中的其他相关权利要求、说明书、说明书附图和审查历史等与涉案专利相关的材料,此即所谓内部证据;在第二个层次上,涉及现有技术的状况,包括教科书、参考书、技术词典等,即所谓外部证据。作为判断专利权利要求是否清楚的主体,即本领域的技术人员,需要综合上述各层次之语境来理解专利权利要求限定的技术方案。(作者 : 郭小军、王恺芳)