编者按：随着我国经济不断向高质量发展阶段迈进，全社会创新能力持续增强、创新成果大量涌现，我国企业也越来越频繁地走出国门，与国外顶级企业在海外同台竞技。然而，我国创新主体在海外知识产权保护中仍面临成本、流程、环境、制度等问题。近日，中国贸促会专利商标事务所龙传红所长接受中国知识产权杂志专访，从知识产权保护的角度就如何应对这些挑战给出了专业建议。
在通常印象中，中国的知识产权服务行业与服务机构，都是伴随着改革开放而逐渐诞生与成长的。但鲜为人知的是，新中国的第一家商标代理机构，其实早在1950年代便已诞生。作为全国性对外贸易投资促进机构，中国国际贸易促进委员会（简称“贸促会”）于1957年1月组建了商标代理机构，代表国外企业在中国办理商标相关事务。自此开始直到1980年代中期，该机构始终是国内唯一的一家商标代理机构。
改革开放后，中国的专利制度逐渐建立起来。此时，贸促会又组建成立了专利代理机构，这也是中国第一家经政府授权的涉外专利代理机构。1993年，上述两家商标与专利代理机构合并为中国国际贸易促进委员会专利商标事务所（简称“贸促会专商所”）。伴随共和国对外经贸与知识产权事业共同成长的贸促会专商所，是国内历史最悠久的知识产权事务所。不仅如此，发展至今，贸促会专商所已拥有专利代理人及商标代理人322名，其中93人具有律师资格，并在北京总部之外，于国内的上海、广州、深圳、香港及国外的纽约、硅谷、东京、慕尼黑、马德里等地分别设有代表处，成为中国规模最大的综合性知识产权事务所之一，可为国内外客户在专利、商标、著作权、域名、商业秘密、商业外观、不正当竞争等知识产权相关领域提供咨询、申请、调解、行政保护和诉讼服务。
今年4月，在第十一届中国知识产权新年论坛暨2021中国知识产权经理人年会颁奖盛典上，贸促会专商所知识产权服务团队荣获“2020年度中国杰出知识产权服务团队”称号。这已是团队连续第四年获此殊荣。在如火的七月里，China IP记者有幸采访到贸促会专商所所长、国际保护知识产权协会（AIPPI）中国分会副会长龙传红先生。采访中，龙传红先生畅谈起了海外知识产权保护与布局的各类相关话题。
为什么要重视海外知识产权保护？
作为中外经贸与知识产权交流的先驱，贸促会专商所多年来为国外权利人“走进来”和国内权利人“走出去”的知识产权布局与保护，做出了卓越的贡献。进入新时代，贸促会专商所对中国企业与科研机构进行海外知识产权保护的意义与重要性，都有着其他机构难以比拟的独到认识。
为什么要重视加强海外知识产权保护？龙传红先生指出，这是我国经济向高质量发展阶段迈进的现阶段国情所决定的。根据中国科学技术发展战略研究院发布的《国家创新指数报告2020》，中国国家创新指数综合排名世界第14位，比上年提升1位，是全球唯一进入前15位的发展中国家。科技部发布的数据显示，2020年，我国全社会研发经费预计为2.4万亿元左右，占GDP比例达2.40%，科技进步贡献率预计超过60%。与之对应，我国的SCI论文数量和发明专利申请数量也屡创新高。2020年，我国共发表SCI论文57.13万篇，位居世界第二；国家知识产权局共受理149.7万件发明专利申请，其中，国内发明专利申请量为134.5万件；而在2010年，国家知识产权局一共仅受理了39.1万件发明专利申请、29.3万件国内发明专利申请。短短十年间，国内发明专利申请量增长超过4.5倍，年均增长率超过了16%。
在全社会创新能力不断增强、创新成果不断涌现的大趋势下，我国企业和科研机构也越来越多地走出国门，与海外顶级企业、科研机构同台竞技。“对于‘走出去’的国内企业而言，无论是进行国际竞争合作，还是参与国际标准的制定，对自身创新成果进行知识产权布局与保护都是重中之重的基础工作；那些知识产权布局与保护缺位或不完备的企业，在激烈的国际竞争中必将处于被动的地位。而在这一点上，相当多的国内企业都曾经交过高昂的学费。”龙传红先生说道。
“此外，尽管部分中国企业在通信、生物医药等领域的海外市场上取得了亮眼的成绩，但这并不能代表我国企业在海外知识产权保护上的整体水平。专利申请量多而质不高、海外知识产权保护力度较为欠缺等问题，依然是我国现阶段知识产权保护的明显短板。”龙传红说道。他举例表示，2020年，国家知识产权局共受理7.2万件PCT国际专利申请，其中6.7万件来自国内，占国内发明专利总申请量的比值仅有约5%，这意味着平均20件国内发明专利申请才能产生一件PCT国际专利申请。如果再排除国内发明专利申请中的实用新型专利申请，这一比值更降至1.6%以下。与此同时，根据国家知识产权局《关于PCT制度在中国实施状况的调查报告（2018）》，我国平均每件PCT申请进入国家阶段的国家数目仅为1.1个，远低于美国（3.1个）、日本（2.8个）等发达国家的水平，这意味着我国的一些PCT申请只停留在国际初步申请阶段，并没有进入任何海外国家，另外一大部分PCT申请则可能只在1-2个国家/地区进入国家阶段。可以看出，我国权利人的知识产权布局很大程度上还停留在国内，勇于走向海外国家/地区的权利人仍属少数。对于今后有志于走国际化发展道路的国内企业而言，海外知识产权保护的重视程度不够、投入不足，必然给企业的未来经营带来潜在的巨大风险和不利后果，需要引起警惕和重视。
中国企业的海外知识产权布局与保护之道
海外知识产权布局和保护，是一项高度专业化、系统化的工作。部分国内企业并不缺乏“走出去”的勇气和决心，但面对高额成本、复杂流程、陌生环境、差异化制度等多重阻碍，难免对海外知识产权布局和保护工作有望而生畏之感。对此，龙传红先生给出了自己的十六字建议：“提高重视、加大投入、完善体系、科学布局。”
“国内企业要增强知识产权意识，不断提高创新能力，加强科技研发和知识产权管理，确保所掌握的知识产权权利稳定性好、市场竞争力强；要把海外知识产权保护作为企业发展战略的重要内容，在对外经贸合作的目的地及早开展知识产权布局，为维护自身合法权益奠定权利基础。”龙传红先生指出，提高对海外知识产权布局和保护的重视，是所有有志于“走出去”的国内企业必须做好的心理基础建设。
提高重视，最为直接的表现便是加大投入。“但是，知识产权由于其特殊性，只有在权利人行使权利——例如转让、许可或者侵权诉讼时，才能体现其作用和价值。很多情况下，企业在积累知识产权的过程中，只能看到投入而无法看到收益。这导致一些国内企业把知识产权部门归为成本部门，不愿意在知识产权保护上加大投入——这一点在海外知识产权保护方面尤为突出。海外专利申请的成本大大高于国内，以美国为例，申请一件美国专利，光是官方费用及美国专利代理师的服务费用就需要约8-10万元人民币；如果再考虑前期的撰写费用和翻译费用，成本只会更加高昂。”龙传红说道，“不过，必须看到，与数千万美元甚至更高的诉讼赔偿相比，与潜力无限的市场份额或合作收益相比，再高昂的海外知识产权前期投入也不过是九牛一毛。对于依赖于创新成果的企业，特别是技术密集型企业而言，这部分投入更是不可或缺的。放眼世界上最著名的跨国企业，每一家都在海外知识产权保护方面不吝巨大投入。例如，韩国三星公司近三年公开的中国专利申请超过1万件、美国专利申请超过2万件、欧洲专利申请近7千件；我国华为公司近三年公开的美国专利申请近1万件、欧洲专利申请超过8000件。正是得益于对海外知识产权布局的持续、高额投入，这些跨国企业才能够实现对自身创新成果的充分保护，在激烈的国际竞争中建立起自己的‘护城河’。”
“当然，企业在海外知识产权布局与保护上的投入也要做到有的放矢。”龙传红先生建议国内企业构建完善的内外部知识产权管理体系。在内部管理上，应对自身的创新成果进行分级管理，优先做好核心技术和重要技术的海外专利布局，避免在海外知识产权布局工作中一味求全；另外，还要注意收集与技术和企业经营相关的文件、证据、商业销售记录等内部资料，并建立相应的规章制度。
而在外部管理上，选择合适的知识产权服务机构是重中之重。“不同企业的商业模式、技术领域、行业地位等千差万别，并不存在适应所有企业的海外知识产权标准布局，这就需要凭借知识产权服务机构的专业能力，为企业量身定制海外知识产权布局与保护策略。”龙传红先生总结道，“海外知识产权布局工作是一个长期过程，是由企业、国内知识产权服务机构及海外各国服务机构紧密配合而完成的。因此，选择专业的国内与国外知识产权服务机构，有助于提高企业海外知识产权申请质量、管控相关成本、强化维权效果。已经‘走出去’和即将‘走出去’的国内企业，应牢记与国内外知识产权服务机构之间建立良好的沟通关系，建立信任共享信息，做好各类知识产权侵权检索和分析，提前进行预警预判。”
“贸促会专商所可以根据国内企业的需要，提供四大方面的知识产权维权援助措施：一是以培训、咨询为主要形式的专业知识援助；二是以针对国外维权案件的协调办理为主的法律援助；三是以国外法律法规、检索分析为主的信息服务；四是以国际相关行业预警分析为主的‘导航’服务。”龙传红先生介绍道，“在专利方面，贸促会专商所设置了机械处、电学处、化工处等业务部门，可提供覆盖机械工程、冶金、汽车工程和纺织工程、电子工程、通讯、计算机、半导体和自动控制、化学、制药、生物技术和材料等领域的专利申请服务；在商标方面，国际商标处共有30名获得法律和/或语言相关学位的商标代理人，可为客户提供马德里国际注册等海外商标服务；另外，法律团队的17 名专利和商标代理人，也能为国内外客户在专利、商标、版权、商业秘密、域名、不正当竞争、海关保护等领域提供知识产权诉讼、行政保护、调解和咨询等服务，全面满足客户对海外知识产权布局与保护的全方位、精细化需求。”
海外知识产权诉讼的应对策略
一直以来，海外知识产权诉讼都是中国企业“出海”过程中最为头疼的问题之一。特别是在美国等国家，高昂的诉讼成本、漫长的诉讼流程、潜在的高额赔偿及普遍排除令等极具威慑力的司法打击措施，都令不少中国企业望而生畏。随着中国企业走出国门的步伐加快及知识产权布局意识的增强，海外知识产权案件数量也逐年增多。如何应对海外知识产权诉讼，成为摆在相当一部分中国企业面前的棘手难题。对此，龙传红先生也向China IP记者作了耐心的剖析。
龙传红先生提到，过去一年，仅在美国，涉及中国企业的专利诉讼便超过了180件，其中包括多种类型的诉讼，大部分是美国企业作为原告起诉中国企业。另外，从整体上看，美国专利诉讼案件在2020年呈上升趋势。受疫情、贸易战等多方面的影响，全球经济增长乏力，投入实体经济的资金回报率降低，这使得许多非运营实体（non-practicing entity，NPE）及各类基金转而通过发起更多的专利诉讼以图获利。可以预测，2021年，美国专利诉讼案件量的增长趋势仍将维持，中国企业在海外受到的威胁将有增无减。“不过，我们欣喜地看到，如今，一小部分中国企业正在美国主动发起诉讼，例如确认不侵权之诉以及作为原告起诉等，以维护自身合法权益。未来，在更广阔的全球知识产权舞台上，我们将越来越多地看到中国企业主动出击的身影。”龙传红说道。
尽管海外知识产权诉讼不可避免地会给中国企业带来较大的应对压力，但中国企业在诉讼中依然能够积极有为。“面对海外知识产权诉讼，我给中国企业的第一条建议，便是一定要积极应诉。不应诉的后果十分严重，例如在美国，不应诉会得到缺席判决（default judgement），其后果很可能是会被永久排除出美国市场；而如果选择应诉，企业则有许多策略可供应用，不仅有可能避免不利后果，甚至有可能化被动为主动、获取一定的市场优势。例如，在被卷入专利侵权诉讼之后，中国企业可向美国专利审判及上诉委员会（Patent Trial and Appeal Board，PTAB）提起双方复审程序（Inter Parte Reexamination，IPR），挑战专利权人的专利的有效性。这不仅可以中止地区法院的关联诉讼，以避免高额的地区法院诉讼成本，同时还可以给专利权人施加压力，增加和解谈判筹码。尽管过去一年来，IPR程序立案的难度越来越高，但如果立案成功，则往往有很大几率使专利权无效，因此IPR是值得中国企业重点选择的应诉策略。此外，如果涉案专利有中国同族专利，我们也建议国内企业在中国同时提起无效宣告请求。国内的无效宣告请求处理效率（平均约6个月）远高于美国（平均约18个月）。一旦通过中国无效程序拿到有利的无效决定，将会对美国的无效程序和侵权诉讼施加十分有利的影响。”
除了发起无效程序，主动检索对比文件、动摇原告方的专利权利基础，也是一条优选策略。“以贸促会专商所为例，我们曾代理过许多国内客户处理海外专利纠纷，在检索到非常强有力的中文对比文件之后，通过中国专利无效程序拿到了有利的结果。有些案件中甚至未经中国专利无效程序，仅凭借检索到的对比文件本身，以及我们出具的专利有效性分析报告，便迫使国外企业来和我们谈和解或者主动撤诉，直接影响了海外诉讼的结果。”龙传红先生介绍道。
备战应于未战，防患须于未然。除了积极应诉，龙传红先生也建议国内企业积极考虑在海外布局专利，并主动利用自由实施（Free To Operate，FTO）检索，以提前发现、识别海外诉讼的风险，从而便于提前采取措施（例如无效或者专利权有效性分析），以降低海外诉讼的风险。针对FTO，龙传红先生进一步解释：“我们注意到，目前，越来越多的国内企业委托我们处理此类FTO检索及相关的专利有效性分析业务，目的地包括美国、欧盟、日本、韩国、东盟国家等。这表明，越来越多的国内企业已经开始有意识地提前排查、预防海外知识产权风险。我们也非常高兴能够在此方面以专业服务帮助国内企业。根据经验，我们建议企业大致在产品研发之初和产品投入市场之前在目标国家和地区进行FTO检索，前者的好处是可以在设计时就实现对特定专利的规避设计，而后者的好处可以给予企业充足的时间应对潜在风险。”
采访进行到最后，龙传红先生以一段话进行了总结：“不同形态和规模的企业在海外维权时所遇到的情况不同，其诉求也有一定差异。对此，贸促会专商所着手配备相应的人力资源，以便抓住市场机会。同时，我们也积极发挥自身了解中资企业的优势，根据企业需求，联手境外合格的律师事务所等法律服务机构，帮助中国企业在对外经贸合作目的地开展知识产权布局和维权。我们相信，开辟国际视野，迈向海外知识产权新世界，无论是中国企业还是中国的知识产权服务机构，路都将越走越宽。”（文：张翼翔 China IP）
