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违反诚信原则对集成电路布图设计专有权的严重影响

时间:2025-03-24作者:

陈华成 

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一、引言

诚信是人与人之间、个人与社会之间建立信任的基础,是确保社会活动顺利进行、促进社会健康发展的关键。同时诚信原则是我国社会主义法治体系的一项基本原则。

在民事法律体系中,《民法典》第七条规定:“民事主体从事民事活动,应当遵循诚信原则,秉持诚实,恪守承诺”。在行政法律体系中,诚信原则既是一项基本原则,也是行政机关行使职权、履行职责的重要行为准则。

与知识产权相关的活动涉及民事法律体系和行政法律体系的多方面因素,显然也应当遵循诚信原则。我国有多项与知识产权相关的法律、法规对于当事人的行为明确规定了诚信要求。例如,《专利法》第二十条规定:“申请专利和行使专利权应当遵循诚实信用原则”。《专利法实施细则》第十一条规定:“申请专利应当遵循诚实信用原则。提出各类专利申请应当以真实发明创造活动为基础,不得弄虚作假”。《商标法》第七条规定:“申请注册和使用商标,应当遵循诚实信用原则”。《商标法》第十九条规定:“商标代理机构应当遵循诚实信用原则,遵守法律、行政法规,按照被代理人的委托办理商标注册申请或者其他商标事宜”。

集成电路布图设计与专利、商标、著作权等一样,都是知识产权领域的重要分支。随着人工智能、物联网等技术的不断发展,集成电路的应用领域不断扩展,集成电路产业蓬勃发展,对于集成电路的知识产权保护也日益重要。集成电路布图设计专有权是根据《集成电路布图设计保护条例》对具有独创性的集成电路布图设计进行保护的一种知识产权,它与专利权、商标权、著作权等一样,都是知识产权的重要分支。

根据当前的集成电路布图设计实践,在布图设计登记时,所有与布图设计相关的信息均由申请人自行申报,但国家知识产权局对此并不作实质审查。因此,在布图设计登记过程中可能存在着一定的诚信风险,从而可能导致已被授予的布图设计专有权存在瑕疵。

在2001年起施行的《集成电路布图设计保护条例》和《集成电路布图设计保护条例实施细则》中,对于在布图设计申请过程中违背诚信原则的情况应当如何处置并没有明文规定。此外,在当前实践中,在集成电路布图设计领域涉及诚信原则的司法案例也非常少,业界对于此问题的处置方式也存在着一定的争议。

(2022)最高法知行终472号判决书涉及国家知识产权局、无锡中某电子有限公司(以下简称中某公司)与深圳市天某电子股份有限公司(以下简称天某公司)的集成电路布图设计撤销行政纠纷。在该案的审理过程中涉及到因违反诚信原则而导致的对布图设计专有权相应处置问题,这对于集成电路布图设计领域的当前实践有很大的指导意义。本文结合(2022)最高法知行终472号判决书中的相关法律意见对因违反诚信原则而导致的对布图设计专有权的法律后果进行讨论。

二、案情介绍

天某公司在国家知识产权局登记了名称为TM1635的布图设计,该布图设计的登记号为BS.095006249,申请日为2019年10月23日,登记时所记载的布图设计创作完成日为2009年1月22日,首次商业利用日为2009年5月3日,公告日为2010年3月19日。

1、撤销程序情况

中某公司请求国家知识产权局撤销TM1635的集成电路布图设计专有权。主要理由为:存在一TM1637布图设计,该TM1637布图设计和TM1635布图设计完全相同,并属于TM1635布图设计创作完成日之前的常规设计,因而TM1635布图设计不具有独创性。TM1637布图设计的登记号为BS.105000779、专有权人为宁波市天某电子有限公司(后更名为宁波市健某电子有限公司,以下简称健某公司),该布图设计的申请日为2010年2月2日,登记申请表中登记并公告的创作完成日为2008年8月6日,首次商业利用日为2009年1月5日。

在撤销程序口头审理过程中,天某公司自认TM1635布图设计与TM1637布图设计的内容相同。

国家知识产权局经过审理认为:TM1637布图设计在其首次商业利用日2009年1月5日己投入商业利用并处于公众能够获得的状态。TM1637布图设计的首次商业利用日2009年1月5日早于TM1635布图设计的申请日和首次商业利用日中的较前日期2009年5月3日,并且TM1635布图设计与TM1637布图设计相同。此外,TM1635布图设计的创作者存在接触TM1637布图设计的可能性。因此TM1635布图设计不具有独创性。国家知识产权局据此作出了审查决定,撤销TM1635的集成电路布图设计专有权。

2、一审情况

天某公司不服国家知识产权局的撤销决定,向一审法院提起诉讼。

天某公司认为:TM1637布图设计申请登记时所记载的首次商业利用日为2009年1月5日,明显早于案外人(健某公司)的设立日期。在没有其他证据证明TM1637布图设计的实际商业利用日的情况下,利用案外人(健某公司)在申请登记TM1637布图设计时记载的首次商业利用日2009年1月5日作为TM1737布图设计的实际商业利用日是错误的。

一审法院认为:判断布图设计是否具有独创性,应当以该布图设计创作完成日为判断时间点。由于布图设计投入商业利用或者进行登记时必然已创作完成,当创作完成日无法确定时,可以将能够确定的首次商业利用日或申请日推定为创作完成日。本案中,作为对比布图设计的TM1637布图设计虽然登记了创作完成日和首次商业利用日,但上述日期均为健某公司自行申报,并无相应证据佐证。根据天某公司在诉讼中提交的证据可知,健某公司成立于2009年11月20日,晚于TM1637布图设计登记申报表记载的首次商业利用日2009年1月5日,且健某公司陈述在该公司设立前,没有进行任何集成电路布图设计方面的开发准备工作。据此,一审法院认为在案证据不足以认定TM1637布图设计登记申报表记载的首次商业利用日的真实性。布图设计创作完成日越早,越易于认定为具有独创性,故在无证据证明TM1637布图设计实际创作完成日或商业利用日的情况下,只能将其申请日(即2010年2月2日)推定为创作完成日。TM1635布图设计的首次商业利用日为2009年5月3日,申请日为2009年10月22日,均早于TM1637布图设计的申请日2010年2月2日。本案无证据证明在TM1635布图设计申请日前TM1637布图设计已经为公众所知,故TM1637布图设计不能构成TM1635布图设计的现有布图设计。被诉决定依据TM1637布图设计评价TM1635布图设计的独创性缺乏事实和法律依据。

一审法院撤销了国家知识产权局作出的布图设计撤销案件审查决定。

3、二审情况

国家知识产权局和中某公司不服一审判决,向最高人民法院提起上诉。国家知识产权局的主要观点包括:

(1)健某公司与天某公司的原始股东重叠,二者为高度关联公司,具有共同利益关系,因此健某公司单方出具的说明材料不能成为定案证据,更不能成为定案唯一证据。

(2)健某公司在申请登记TM1637布图设计过程中申报首次商业利用日时不存在侵权诉讼和撤销案件审查等利害关系,健某公司在本案诉讼过程中否认其申报的首次商业利用日时明显具有利害关系,以在后具有利害关系时的陈述否认在先无利害关系时之行为,有违诚信原则,应认定为伪证。在没有其它证据佐证的情况下,一审法院认可健某公司的不诚信行为,支持利害关系人单方出具的说明材料,明显不妥。

(3)一审判决在否定TM1637登记申报的首次商业利用日的真实性之后,又认为“布图设计创作完成日越早,越易于认定为具有独创性,故在无证据证明TM1637布图设计实际创作完成日或商业利用日的情况下,只能将其申请日(即2010年2月2日)推定为创作完成日”,最终认为“本案无证据证明在TM1635布图设计申请日前TM1637已经为公众所知”。一审判决这种判决逻辑推理不符合常理,导致其得出错误结论。

(4)健某公司在单方说明材料中承认其在登记申报时存在欺骗行为,无论其所述是否真实,该公司都违反了诚信原则,损害了集成电路布图设计登记制度的基本信任原则。一审判决以该单方说明材料作为重要定案证据,鼓励了这种不诚信行为,对社会有负面指导作用。TM1635布图设计与TM1637布图设计完全相同,天某公司和健某公司使用完全相同的布图设计获得两项专有权,该行为已经损害了社会公众利益。

最高人民法院经过审理后认定:本案中,健某公司出具关于TM1637布图设计的说明材料,内容为:(1)健某公司是由门某、顾某、张某三位股东于2009年11月20日发起设立,设立时名称为“宁波市天某电子有限公司”,于2015年8月18日变更为“宁波市健某电子有限公司”。其中,上述三位股东中的门某、张某是天某公司设立时的股东。(2)天某公司曾将TM1635布图设计的相关资料提供给健某公司,TM1637布图设计系由健某公司用天某公司提供的TM1635布图设计相关材料向国家知识产权局登记。(3)TM1637布图设计登记时填报的创作完成日与首次商业利用日与客观事实不符。(4)在健某公司设立前,没有进行任何集成电路布图设计方面的开发准备工作。天某公司在本案二审询问中陈述,其对健某公司申请登记TM1637布图设计的行为知情。可见,健某公司与天某公司为关联公司,天某公司与健某公司在明知TM1637布图设计的申请标的与在先登记的TM1635布图设计为同一布图设计的情况下,先后登记申请两项布图设计专有权,天某公司对此知情并提供协助。故健某公司的说明一方面可以直接证明天某公司与健某公司以相互串通、虚假申报登记的方式,滥用集成电路布图设计法律制度,骗取TM1637布图设计专有权,另一方面实质上也佐证了TM1635布图设计的创作完成日与首次商业利用日的真实性同样存在疑问。

尽管2001年起施行的布图设计条例没有相应明文规定诚信原则,但相关法律精神和要求是一致的,即当事人申请登记获得布图设计专有权,亦应遵循诚信要求,并应对其违反诚信的行为承担相应的不利后果。

本案中,在先登记布图设计的专有权人天某公司与健某公司相互串通,将与在先登记布图设计相同的布图设计以健某公司名义再次申请并获得登记,明显属于欺骗国家知识产权行政部门乃至社会公众的不诚信行为,显然违反诚信原则,亦导致前后两次登记的布图设计的创作完成日及首次商业利用日均处于真伪不明状态。在此情况下,应当作出对布图设计专有权人天某公司的不利认定,即TM1635布图设计不应予以保护,由天某公司自行承担TM1635布图设计专有权被撤销的不利后果。国家知识产权局、中某公司要求撤销一审判决的上诉请求成立。

此外,最高人民法院还指出,本案被诉决定标的为TM1635布图设计专有权,虽然TM1637布图设计专有权应否撤销不属于本案的审理范围,但已认定TM1637布图设计的创作完成日、首次商业利用日亦属真伪不明,TM1637布图设计专有权系天某公司与健某公司串通骗取而来,在此情况下,TM1637布图设计亦不应予以保护,可以由国家知识产权行政部门另行依法处理。

三、关于违反诚信原则对集成电路布图设计专有权影响的思考

如前所述,在2001年起施行的《集成电路布图设计保护条例》和《集成电路布图设计保护条例实施细则》中,对于在布图设计申请过程中违背诚信原则的情况应如何处理并没有明文规定,并且相关司法案例也非常少。(2022)最高法知行终472号判决书对于诚信原则在集成电路布图设计领域的适用方面给出了很好的启示。

在集成电路行业,技术更新换代极快,创新是企业生存和发展的关键。然而,创新的基础是知识产权的保护,只有在诚信的环境中,设计者才能放心地进行创新,企业才能在激烈的市场竞争中良性发展;只有在诚信的基础上,知识产权的保护才能真正实现其价值。

(2022)最高法知行终472号判决书彰显了诚信原则在知识产权领域的重要性。本案中,天某公司与健某公司串通,通过不正当手段再次申请与已登记布图设计相同的设计,这种行为显然违反了诚信原则。这不仅是对法律的恶意利用,也损害了其他企业以及合法申请者的权益。二审法院最终支持国家知识产权局的上诉请求,撤销了天某公司TM1635布图设计专有权,同时对于TM1637布图设计也给出了不应予以保护的法律建议。这充分表明了法律对诚信的重视。

根据2001年起实施的《集成电路布图设计保护条例实施细则》,撤销布图设计专有权的理由包括《集成电路布图设计保护条例》中的以下条款:

第二条第(一)、(二)项:集成电路,是指半导体集成电路,即以半导体材料为基片,将至少有一个是有源元件的两个以上元件和部分或者全部互连线路集成在基片之中或者基片之上,以执行某种电子功能的中间产品或者最终产品;集成电路布图设计(以下简称布图设计),是指集成电路中至少有一个是有源元件的两个以上元件和部分或者全部互连线路的三维配置,或者为制造集成电路而准备的上述三维配置;

第三条:中国自然人、法人或者其他组织创作的布图设计,依照本条例享有布图设计专有权;外国人创作的布图设计首先在中国境内投入商业利用的,依照本条例享有布图设计专有权;外国人创作的布图设计,其创作者所属国同中国签订有关布图设计保护协议或者与中国共同参加有关布图设计保护国际条约的,依照本条例享有布图设计专有权;

第四条:受保护的布图设计应当具有独创性,即该布图设计是创作者自己的智力劳动成果,并且在其创作时该布图设计在布图设计创作者和集成电路制造者中不是公认的常规设计;

第五条:本条例对布图设计的保护,不延及思想、处理过程、操作方法或者数学概念等;

第十二条:布图设计专有权的保护期为10年,自布图设计登记申请之日或者在世界任何地方首次投入商业利用之日起计算,以较前日期为准。但是,无论是否登记或者投入商业利用,布图设计自创作完成之日起15年后,不再受本条例保护;

第十七条:布图设计自其在世界任何地方首次商业利用之日起2年内,未向国务院知识产权行政部门提出登记申请的,国务院知识产权行政部门不再予以登记。

虽然在《集成电路布图设计保护条例》和《集成电路布图设计保护条例实施细则》中对于违反诚信原则的法律后果没有直接规定,但是笔者认为当布图设计的申请人在申报布图设计专有权过程中违反诚信原则时,布图设计申请人就应当承担对其不利的法律后果。

例如,当发现布图设计申请人虚报关键日期(包括布图设计的创作完成日以及首次商业利用日)以获得布图设计专有权时,国务院知识产权行政部门以及法院可以认定布图设计的创作完成日与首次商业利用日的真实性存在疑问,并依据《集成电路布图设计保护条例》第十七条撤销已获得的布图设计专有权。

当发现布图设计申请人在不同的申请日提交同一布图设计并填报不同的布图设计的创作完成日以及首次商业利用日以便延长某个布图设计的保护期限时,国务院知识产权行政部门以及法院可以对这种行为进行严厉处罚,以《集成电路布图设计保护条例》第四条和第十七条将这两件布图设计的专有权一并撤销。

此外,在2024年12月26日公布的《集成电路布图设计保护条例修改草案( 征求意见稿)》中已经明确引入诚信原则,规定申请布图设计登记和行使专有权均应当遵循诚实信用原则,并将诚信原则作为布图设计专有权驳回和撤销的理由。这与(2022)最高法知行终472号判决书的审判思想是完全一致的。这也从另一个角度证明了要求遵循诚信原则恰恰是集成电路布图设计相关法规的立法本意。可以预期,在不久的将来,诚信原则将会成为布图设计专有权驳回和撤销的直接理由。这可以看作是对于集成电路布图设计保护法律体系的进一步完善。

四、结论

诚信原则是我国社会主义法治的基本原则,是确保社会活动顺利进行,促进社会健康发展的关键。在集成电路布图设计领域,尽管在现行的《集成电路布图设计保护条例》及《集成电路布图设计保护条例实施细则》中对诚信原则没有明文规定,但当事人申请登记获得布图设计专有权时应当遵循诚信要求,并应对其违反诚信的行为承担相应的不利后果。对于严重违反诚信原则不当取得的集成电路布图设计专有权,不应给予保护。

此外,可以预期,在今后修改的《集成电路布图设计保护条例》中将引入诚信原则作为布图设计专有权驳回和撤销的直接理由。

参考文献

1. 集成电路布图设计保护条例,2001年10月1日实施。
2. 集成电路布图设计保护条例实施细则,2001年10月1日实施。
3. 集成电路布图设计保护条例修改草案( 征求意见稿),2024年12月26日公布。
4. (2022)最高法知行终472号判决书。