虽然英国已于2020年1月31日正式脱欧,但由于目前仍处在脱欧过渡期中,脱欧对于欧盟商标或英国商标实务尚未产生直接影响。这一过渡期预计将于2020年12月31日结束,从2021年1月1日起欧盟商标的保护范围将不再包括英国。英国-欧盟联合委员会有权在2020年6月30日前申请延长过渡期、但其并未提出延期申请,因此对于欧盟商标权利人、申请人或是代理人而言,2020年12月31日仍是具有重要意义的日期。
一、2020年12月31日前已注册的欧盟商标:自动保护、分别续展
1.自动保护:2020年12月31日前已注册或获准保护的欧盟商标会在2021年1月1日自动产生相应的英国商标(comparable UK trade marks),且无需再支付任何费用。该英国商标的申请日、优先权日等与原欧盟商标保持一致,但其转让、许可、续展等都独立于欧盟商标。因此此类欧盟商标的商标权利人无需为脱欧问题而担忧,只是在将来续展时需要分别对欧盟商标和相应的英国商标进行续展(只要欧盟商标在2021年1月1日之后到期,均需向欧盟和英国分别缴纳续展费用)。
如果2021年1月1日时一件已注册的欧盟商标正处于无效程序中,英国知识产权局也会先为其创建相应的英国商标,只是将来欧盟商标的无效结果会影响到相应的英国商标的有效性(前提条件是该无效理由在英国也适用)。
2.分别续展:通常英国知识产权局会在到期日前六个月向权利人发提醒,这一制度对于相应的英国商标而言也适用。但是对于2021年1月-6月就到期的欧盟商标、英国知识产权局无法提前六个月发出续展提醒,只能在到期日或之后发出提醒。权利人在收到提醒后会有六个月宽展期,且这种特殊情况下的宽展期内续展不会产生额外费用。
对于2021年1月1日前到期但并未续展、正处于宽展期内的欧盟商标,也会自动产生对应的英国商标。权利人仅需在欧盟进行续展、无需向英国缴费;但若未能及时续展、英国商标会被移除。
二、2021年1月1日仍在申请中的欧盟商标:过渡期结束后九个月内提交英国商标申请
对于已申请但在过渡期届满时仍未获得注册的欧盟商标,申请人可在2021年1月1日起的九个月内申请注册相应的英国商标、并像普通的英国申请一样缴费,就可以将欧盟商标的申请日作为该英国商标的申请日。该相应的英国商标必须与欧盟商标完全一致、且商品或服务项目不能超出欧盟商标的商品服务范围。
这种特殊的优先权会导致下面这种情况:如果甲公司在2021年2月1日提交一件并非基于欧盟商标申请的普通英国商标申请,而乙公司在2021年3月1日提交基于欧盟商标申请的相应的英国商标申请,那么乙公司商标将优先于甲公司的商标。因此对于计划在英国申请商标的企业而言,应当尽早提出申请;若确实需要在2021年1月1日起的九个月内申请英国商标,则应在检索时注意2021年1月1日仍在申请中的欧盟商标。
由于上述九个月期限的存在,可以预见在2021年1月-9月英国商标申请数量将会激增,英国知识产权局将会面临很大的审查压力。为了避免明年商标申请可能出现的大量积压,也可以考虑现在提出英国商标申请、而不是等到过渡期结束后。
另外,虽然在九个月期限内提交英国申请都可以保留欧盟商标的申请日,但提出申请的时间还是越早越好。以商标异议为例,2021年1月1日后权利人无法基于在先的欧盟商标在英国提出异议,只能基于在先的英国商标,那么及时获得相应的英国商标就变得至关重要。如果权利人的在先商标是已注册的欧盟商标,那么相应的英国商标会在2021年1月1日自动产生,脱欧不会影响异议的提出;如果在先商标是申请中的欧盟商标,申请人就必须及时提交英国申请。若到异议期限截止时还没有获得“相应的英国商标”,可以先申请延长异议期,但延长后时间仍不够则只能遗憾地放弃异议。
三、关于商标的使用证据及知名度证据
英国商标法有“五年不使用撤销”制度,对于由欧盟商标产生的相应的英国商标而言,在2021年1月1日前相关时间范围内的使用证据可以是在欧盟范围的使用,但在2021年1月1日后相关时间范围内的使用证据则必须是在英国的使用。
同理,对于基于英国商标法第5(3)条对英国商标提出异议时需要的商标知名度,也是以2021年1月1日为界,在此之前的知名度可以是在欧盟范围的知名度。
四、许可、担保和转让
对于欧盟商标的许可和担保将在英国继续有效,但权利人需要就此事通知被许可人。
对于2021年1月1日时未在欧盟完成转让的欧盟商标,英国知识产权局会把相应的英国商标记录在转让人名下,转让人或受让人均可在2021年1月1日后要求将商标转到受让人名下。
参考资料:
1.EU trade mark protection and comparable UK trade marks from 1 January 2021(英国知识产权局关于欧盟商标与相应的英国商标问题的指南):https://www.gov.uk/guidance/eu-trademark-protection-and-comparable-uk-trademarks
2. Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the European Atomic Energy Community2019/C 384 I/01(英国脱欧协议)