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香港知识产权署针对原授专利推出“先导计划”

时间:2022-12-26作者:

代丽荣

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根据香港知识产权署2021年11月26日消息,香港知识产权署该日起推出“先导计划”,对原授专利申请制度进行了进一步的完善。根据先导计划,原授专利申请的申请人可以就原授专利申请请求押后形式审查。

一、过往专利条例关于原授专利申请形式审查的相关规定

根据《专利条例》第37M(3)条的相关规定,专利注册处处长在收到原授专利申请时会审查该申请是否满足给予申请日的最低要求,即该申请文件是否含有1.请求原授专利申请的意思表示;2.申请人信息;3.说明书或对要求的优先权申请或在先申请的提述。如果申请文件满足了第37M(3)条的最低要求,处长会发出确认原授专利申请申请日通知书,之后该申请进入形式审查阶段。在形式审查阶段,处长会审查该申请是否满足条例第37L条规定:含有权利要求、附图(如果有的话)、摘要、香港联系地址、发明人信息以及OP1A表(如果发明人与申请人不同)等信息和文件;缴纳了提交费、公告费等规定的费用;申请资料属于官方语种。如发现有任何不满足规定的形式缺陷,处长会发通知指明该缺陷并要求申请人在处长指定的期限内补交文件或信息或补缴费用及罚金等消除缺陷,逾期仍不满足要求的,该申请将被视为撤回。

二、“先导计划”对形式审查流程的影响

1. 办理申请押后原授标准专利申请的手续

“先导计划”推出之后,有需要的申请人可以依据“先导计划”,请求押后原授标准专利申请的形式审查,并需要办理如下手续:

(1) 递交满足给予申请日的最低要求的原授标准专利申请;

(2) 在提交该原授标准专利申请的同时或在其提交日期后的一个月内递交押后形式审查的请求;

(3) 押后请求没有规定的格式要求,申请人可在其原授标准专利申请文件中陈述该请求,例如:“我请求押后此专利申请的形式审查,押后期间为自提交或优先权日期起计n(n为正整数,不大于12)个月。”;

(4) 足额缴纳申请费和公告费,请求押后形式审查无需官费;

(5) 最便利的递交方式是通过知识产权署的电子提交系统递交该原授专利申请。

请注意,关于说明书的要求,不必拘泥于正式的说明书格式,不一定要有权利要求,简单的技术交底书及用于理解发明内容的必要的图示也可以。但是,申请人需要特别注意的是,在申请日提交的说明书应当尽量披露完整或者说要公开充分,在押后的形式审查阶段补交的所有权利要求书都不能超出原始提交说明书记载的范围。

2. 满足“先导计划”的条件

根据“先导计划”,如原授标准专利申请符合下列条件,处长可应申请人请求押后申请的形式审查:

(1) 该项原授标准专利申请已取得提交日期,即申请文件和手续符合条例第37M(3)条规定的最低要求,收到了确认申请日通知;

(2) 申请人未请求提前公开其申请;

(3) 押后期间的结束日期与提交或优先权日期之间不超过12个月,以早到期的为准;

(4) 处长未发出任何形式补正通知给申请人;

(5) 申请人已经足额缴纳申请费和公告费;

3. 实施“先导计划”后的流程

处长在收到申请人押后其原授专利申请的形式审查请求之后,将酌情决定是否批准推迟形式审查。决定批准之后,处长会暂停有关原授标准专利申请的形式审查工作。押后期间届满后,处长会自动恢复形式审查。恢复审查后,处长发现该申请在形式规定方面有缺陷时,会发送补正通知书告知申请人予以克服。申请人须在处长指定的期限内补交文件、信息或费用以克服通知书中指出的缺陷。处长审查形式合格后,发送公布通知告知申请人,申请如期公布。

三、采用“先导计划”的好处

知识产权署的通告中指出,“选择押后形式审查的申请人可享有类似一些司法管辖区的临时专利申请制度或宽限期制度下可延迟提交权利要求所带来的弹性和便利”。事实上,“先导计划”对于申请人、特别是在香港特区首次提出原授专利申请的申请人提供了极大的便利,与美国临时申请制度有异曲同工之处。

1. 为申请人提供时间弹性

A. 权利要求书的提交是构成一项专利申请不可或缺的形式要求。在某些情况下,申请人可能需要额外时间来准备及草拟权利要求。知识产权署新推出的“先导计划”让原授标准专利申请人可请求押后其申请的形式审查,延后在正常程序下须递交权利要求的期限,给予申请人更大的弹性处理其申请;

B. 申请人可延后就处理其香港专利申请所须的成本支出,例如:草拟权利要求需要发生的费用;

C. 为申请人提供更多时间评估其发明的专利性及商业潜力;

D. 为申请人提供更多时间以寻求用于研发或处理专利申请的资金 (如有需要);

E. 在被批准的押后期间,产权署不会发送任何官方通知给申请人,申请人在此期间不用花费管理成本来处理官方通知。

2. 快捷地抢占申请日

A. 形式审查的押后实质上使申请人可以在毋须立即提交权利要求的情况下为其申请及早取得提交日期, 也可以说是在切实可行范围内尽快取得申请日乃至优先权日期;

B. 使申请人可在公开披露有关发明前尽早提交申请,如果发明创造早于专利申请提出前即公开于大众,该申请将丧失新颖性,再无法利用知识产权来保护技术成果,有效地防备针对发明创造的剽窃。

四、与要求本地区优先权制度的区别与共性

1. 保护期不同

采用“先导计划”的原授专利申请的保护期自该原授专利申请的提交日起算20年;而对于要求本地区优先权的原授专利申请的保护期自提交在后提交的正式原授专利申请的提交日起算20年,优先权期限不计入专利权期限。

2. 申请类型不可以转换

采用“先导计划”的原授专利申请,仅是押后了形式审查,它的申请类型不允许发生转变;而对于要求本地区优先权的在后申请,申请人递交时可以重新决定是递交原授专利申请或是短期专利申请。

3. 费用和手续不同

采用“先导计划”的原授专利申请本质上是对一件申请推迟了形式审查,除此之外所有的手续、费用和保护期同一件正常申请没有区别;而对于要求本地区优先权的原授专利申请,是要求在本地区优先权12个月期限内另外提交一个正式申请所需的文件和信息,并另外缴纳一份正常申请的费用。

4. 相似的积极意义

不论是采用“先导计划”还是本地优先权申请的方式,申请人均可以尽快地抢占一个申请日/优先权日,避免其在尚未获得专利权的同时遭遇技术秘密公开而丧失新颖性,有利于保护申请人的利益,避免侵权纠纷等。

五、采用“先导计划”注意事项

1.由于只有具有新颖性的发明创造才可以被授予专利权,申请人在提交专利申请前,必须使其发明创造处于保密状态。

2.在押后期间届满后提交的所有权利要求不得扩大在所提交的申请中已披露的标的事项。

3.对于采用“先导计划”的原授专利申请,如果其说明书中内容撰写得不够详细、公开不充分的话,后续补交的权利要求将面临缺少足够的支持的风险。因此,即使申请人选择采用“先导计划”,也不要以为可以无限放松要求,申请人也必须在一定程度内严谨认真地撰写并尽可能地递交相对完善的说明书,才能起到真正保护发明的作用,并为后续的实质审查做好充分准备。