在Hetronic International, Inc.（以下简称“Hetronic美国公司”）诉Hetronic Germany Gmbh（以下简称“Hetronic德国公司”）商标侵权一案中，美国第十巡回上诉法院阐述了《兰哈姆法》的适用范围是否延伸到美国以外的问题，认为如果满足某些条件，该法案可以具有域外适用性。

本案原告是一家美国公司，生产用于操作重型建筑设备的无线电遥控装置。在2000年代中期，Hetronic美国公司与包括被告Hetronic德国公司在内的几家外国公司签订了许可和分销合同，这些外国公司主要在欧洲分销原告的产品。 这种关系持续了好几年，之后这些分销商得出结论，他们而非Hetronic美国公司拥有Hetronic商标和其它知识产权。与此同时，这些经销商对Hetronic的产品进行了逆向工程，并开始制造和销售他们自己的山寨产品，主要在欧洲销售。山寨产品与Hetronic美国公司的产品相同，并以Hetronic品牌和相同的产品名称销售。Hetronic美国公司终止了双方的分销协议，但分销商继续销售他们的山寨产品，并试图打入美国市场，销售了价值数百万美元的产品。

Hetronic美国公司在俄克拉荷马州西区法院提起诉讼，向被告Hetronic德国公司提出多项索赔，包括根据《兰纳姆法》提出的商标侵权索赔。该案进入审判阶段后，陪审团认为被告蓄意侵犯原告的商标权，判给Hetronic美国公司超过1.15 亿美元的赔偿金。地方法院还颁布了一项全球禁令，禁止被告在任何国家销售其侵权产品。被告提出上诉，声称虽然《兰哈姆法》在某些情况下可以在域外适用，但不能适用于他们的行为，即外国被告向外国客户销售产品。

关于《兰哈姆法》的域外适用问题，第十巡回法院采用了第一巡回法院先前判决的理论，即对于外国被告的外国活动，考虑被诉行为是否对美国的商业产生重大影响。同时，第十巡回法院也认为，除了该分析外，法院还应进一步考虑《兰哈姆法》的域外适用是否会与根据外国法律确立的商标权产生冲突。

在这里，法院基于两点考虑认定被告的行为对美国商业产生了重大影响。首先，被告的许多海外销售最终回到美国进行，法院查明价值数百万美元的侵权产品进入了美国，而被告销售这些产品在美国消费者中造成了混淆。其次，原告提供证据证明被告的行为使其损失了数千万美元，法院认为被告在欧洲的销售影响了原告在美国的现金流，如果没有被告侵犯原告商标权的行为，这些销售收入本应流入到美国的经济体系。因此，法院得出结论，《兰哈姆法》适用于所有被告在外国的侵权行为。关于禁令的全球范围，法院将禁令范围缩小到原告目前营销或销售其产品的国家，因为原告无权在其尚未实际进入的市场中获得禁令救济。

笔者认为，该案的判决为地区法院评估依据《兰哈姆法》的域外侵权索赔提供了一个清晰而简洁的框架。但局限性在于，该法律只在第十巡回法院范围内是明确的。由于其它巡回法院采用了不同的标准，原告能否胜诉在很大程度上取决于起诉的地点。所幸的是，美国最高法院于2022年11月4日决定提审该案，希望届时最高法院在《兰哈姆法》的域外适用问题上统一尺度。

作者：冯璞