美国、德国、日本和韩国都是我国企业走出去常选择的目的国，同时也都是知识产权强国，有着完善的法律体系和健全的司法制度。对于出海的中国企业来说，这些国家强大的知识产权保护体系是一把双刃剑，既可能在周密布局自身知识产权的基础上为我所用，在竞争中压制对手；也可能在冒然投入海外市场的情况下为其所累，被竞争对手排挤出局。

为了帮助企业对这四个国家的知识产权体系有更多的了解，本文以下分四篇分别对四个国家的知识产权保护情况及常用的维权措施进行介绍。

第三篇 德国篇

一、德国专利制度概况

德国知识产权的种类大致有发明专利（patent）、实用新型（utility model）、外观设计（design）和商标（trademark）。

对于出海的中国企业来说，可以选择德国实用新型或者发明专利来保护投放德国市场的产品的技术方案，两种权利各有利弊：一方面，与中国实用新型相同，德国实用新型的优点是只需经过注册即可获得授权，因此，相较于发明具有费用少、授权快的优点。

另一方面，德国实用新型和发明专利的授权来源存在区别，德国实用新型的授权均来源于德国专利局（Deutsches Patent- und Markenamt, DPMA）；而发明专利的授权有两个来源，除德国专利局授权的德国发明专利外，由于德国是《欧洲专利公约》签约国，依据《欧洲专利公约》成立的欧洲专利局（European Patent Office, EPO）授权的欧洲发明专利在德国也可以行使权利，用于专利侵权诉讼，与德国发明专利具有同等效力。而一旦获得欧洲专利局授权，欧洲发明专利可以在包括德国在内的申请人选择的签约国行使权利，因此，相较于只能在德国行使诉权的德国实用新型，欧洲发明具有一次申请多国有效的优点，整体上看极大地节约了企业的时间和费用成本，对于不局限于德国而是定位整个欧洲市场的出海中国企业来说，具有很明显的优势。

二、专利权人常用维权手段

与中国类似，德国也有几种非诉讼解决专利侵权纠纷的方式，主要有向可能的侵权方发送询问使用权（request for a right to use）的信函，发送警告信（cease and desist letter）这两种方式都会让双方在进入诉讼前对侵权纠纷有初步讨论。不同的维权方式下侵权人可以采取不同的反击手段，不同的维权方式对后续正式提起的诉讼也会产生不同的影响。

除专利侵权诉讼外，在德国专利权人还可以提起临时禁令（preliminary injunction）的诉讼，这种诉讼相对于专利侵权诉讼来说是一种加速的简易程序（summary proceeding）。

2.1 询问使用权（request for a right to use）

询问使用权相当于权利人以正式通知的形式让潜在侵权方了解到相关专利权的存在，这种信函既不做出侵权成立的结论，也不要求收信人停止侵权，而仅是向收信人陈述相关专利保护范围以及潜在侵权的设备/行为的事实和法律依据，由此双方就可能存在的纠纷进入磋商讨论。

相对于警告信，询问使用权对权利人来说是一种更安全的方式。原因在于，收到警告信的潜在侵权方可以基于警告信提起确认不侵权之诉（declaratory judgement action for noninfringement）；如果权利人将警告信发给了潜在侵权方的客户，潜在侵权方还可以对权利人提起不正当竞争之诉。而如果权利人采用询问使用权信函的方式与潜在侵权方取得联系，而收信人不能依据询问使用权的信函提起确认不侵权或不正当竞争的反诉。

对于尊重知识产权的善意侵权方，收到询问使用权的信函后可能会直接停止侵权。但是并不是所有侵权方都会在得知专利权存在的情况下，主动放弃已经开始的商业活动，这种情况下权利人就需要采取更为主动的手段。

2.2 警告信（cease and desist letter）

相较于询问使用权，警告信显然是更有威慑力的手段，同时也给了收信人提起确认不侵权之诉或不正当竞争之诉的理由。警告信通常要求被警告方签署停止侵权声明（cease and desist declaration），如果被警告方真的签署了这样的声明，这种声明在法律上具有等价于法院判决的功能，因此权利人无需再就侵权事宜提起诉讼，对于权利人来说这无疑是解决专利侵权纠纷最有效和经济的手段。

即便被警告方拒绝签署停止侵权声明，对权利人来说，在提起诉讼前向侵权方发送警告信的另一个好处在于诉讼费用的承担，因为万一权利人一起诉，被控侵权人就承认了侵权的话，法院只能做出“合意判决（judgment by consent）”，这种情况下诉讼费用需要由原告承担。

2.3 临时禁令（preliminary injunction）

相比于以永久救济（permanent relief）为目的的专利侵权诉讼，以临时救济（preliminary injunction）为目的的简易程序（summary proceeding）也是权利人在遇到专利纠纷时可以考虑的解决途径。

与中国和美国不同，德国的临时禁令程序是一个独立的诉讼程序，并不是专利侵权诉讼的一部分，因此，权利人可以在不同的法院提起临时禁令和专利侵权诉讼。唯一的例外是，如果专利侵权诉讼已被受理，那么受理法院对于在后提起的临时禁令程序具有排他管辖权。

此外，临时禁令可以在无被诉侵权方参与的单方程序（ex parte）中授予权利人，实践中这种情况在商标和不正当竞争诉讼中比较常见，但是在涉及专利侵权的临时禁令中，双方参与庭审（inter partes）的程序更常见。但相较于专利侵权诉讼（main proceeding），双方参与的临时禁令程序仍然是一种加速的简易程序，因此在诉讼程序的要求上也存在相应区别，例如，双方参与的临时禁令不接受专家证据（expert evidence），也不传唤证人出庭作证，尽管专家意见（expert opinion）是被接受的，但是这通常会使得法院认为侵权问题过于复杂而不适用临时禁令，从而驳回权利人的禁令请求；临时禁令程序只需要初步证据（prima facie evidence），且没有严格的举证期限，因此双方都有可能在庭审中抛出“杀手锏”，庭审策略相较于侵权诉讼灵活性更高；临时禁令程序不会因专利无效/异议程序而诉讼中止，如果合议庭初步评估认为专利有效性存疑，会直接驳回临时禁令申请；临时禁令的决定通常在庭审当天宣布，且如果授予禁令，不需要权利人缴纳担保金就可以强制执行。

实际上，无论是单方程序，还是双方参与庭审的临时禁令，德国法院在授予专利侵权临时禁令时会非常慎重。原因在于，专利侵权是否成立以及专利权是否有效都是比较复杂的问题，加上德国的“双轨制”司法制度，审理专利侵权和临时禁令的法院并不就专利有效性进行审理，因此只有在专利侵权分析并不复杂的情况下，法院才有可能考虑授予临时禁令。例如，一旦出现在专利侵权诉讼中，双方各自请了技术专家对技术问题解释、侵权成立进行陈述，就说明案件的复杂程度并不适合授予临时禁令，这种情况下，法院会倾向于驳回临时禁令申请，经过完整的专利侵权诉讼再考虑是否应当授予禁令。

除了侵权成立的可能性外，专利的有效性和禁令的紧迫性也是法院的考虑因素。由于审理禁令的法院不审理专利有效性，因此一旦法院认为专利有效性存疑，就会驳回临时禁令申请。对于紧迫性，德国法院的一般要求是权利人在获知侵权存在后的一个月内提起临时禁令申请，个别上诉法院将时限延长到2个月或3个月，但最常见的要求仍然是一个月，这个时间要求对权利人应对纠纷的策略选择具有决定性影响，一旦超过一个月的时限，就不建议选择临时禁令了[1]。

而所谓“临时禁令”，是相对于侵权诉讼胜诉后获得停止侵权的“永久禁令”而言的，如果权利人赢得了临时禁令程序，被控侵权方可以要求启动正式的专利侵权诉讼程序（通常在临时禁令授予后的30天内）；如果权利人输掉了临时禁令程序，可以向上一级法院上诉，或者选择直接去法院提起专利侵权诉讼。

因此，对于事实明确，侵权分析较为直观并且发现时间较短的侵权纠纷，权利人可以考虑临时禁令，否则还是建议考虑专利侵权诉讼。

2.4 侵权诉讼（main proceeding for permanent relief）

专利侵权诉讼对权利人来说是代价最高同时最权威的纠纷解决手段，具体细节在第三部分中详细介绍。

三、专利侵权和专利无效的“双轨制”

德国专利制度最突出特点就是专利侵权和专利无效程序的“双轨制”，即除了共同的上诉机构——德国联邦最高法院外，专利侵权诉讼与专利无效诉讼是由不同的法院审理的；而即便在联邦最高法院，无效诉讼和侵权诉讼也是分开审理的。

因此，审理专利侵权诉讼的德国法院不会对发明专利的有效性做出判断，这就导致在德国专利侵权诉讼中，专利无效抗辩并不被德国法院接受，如果被诉侵权方认为专利权无效，应当另行提起专利无效诉讼或异议程序。

值得注意的是，在德国，专利侵权诉讼案件必须由有资质的德国律师（Rechtsanwalt）代理，但由于德国律师通常不具有理工科技术背景，因此在专利侵权诉讼中通常与德国专利律师（Patentanwalt）合作；相反地，在德国专利局、德国联邦专利法院以及德国联邦最高法院审理的专利无效/异议程序及上诉案件则主要由德国专利律师代理，德国律师与之配合。因此，对于需要在德国进行专利侵权、无效诉讼的中国企业来说，联系专业的德国律师和德国专利律师无疑是开展知识产权布局尤为关键的第一步。

以下分别对德国专利侵权诉讼和无效/异议策略进行简要介绍。

3.1 专利侵权诉讼

在德国，专利侵权案件一审在地区法院（Regional Court）。德国全国的地区法院共有115个，其中只有12个地区法院可以受理专利侵权案件。在这12个地区法院中，案件受理量最多的三个法院分别是杜塞尔多夫地区法院、曼海姆地区法院和慕尼黑地区法院，除此之外，汉堡地区法院也是比较常见的一审法院。地区法院审理专利案件的合议庭由三位法官构成，他们虽然不具备技术背景，但都具有丰富的专利侵权案件审理经验。

对于特定的侵权案件来说，只要地区法院所管辖的州内发生了专利侵权行为，该地区法院那就对案件具有管辖权。此外，与中国法院以网站服务器所在地或者卖方注册地确认网络销售侵权行为管辖的司法实践不同，在德国，如果侵权产品是在网上销售的，那么所有的地区法院均对案件具有管辖权。

对于中国企业来说，起诉前管辖法院的选择是确认起诉后首先需要考虑的问题，由于各个地区法院受理案件数量、法官数量、对具体问题自由裁量（例如对中止诉讼的标准）的倾向等均存在差异，同时作为专利权人，中国企业进行专利维权的核心诉求也存在差异，比如，有些企业追求高额的赔偿，有些企业则更希望尽快制止侵权行为等，在有选择的情况下，中国企业应当咨询专业德国律师/专利律师，结合自身需求和各地区法院的情况，选择合适的法院提起专利侵权诉讼。

德国专利诉讼属于典型的民事诉讼，与中国诉讼同属大陆法系，非常类似，而与典型的英美诉讼存在很多区别。例如，德国专利诉讼由法官组成的合议庭统一裁决，没有陪审团；德国专利诉讼以双方意见陈述为基础展开，没有证据开示程序（evidence discovery），也因此没有律师客户之间的保密制度（attorney-client privilege），如果有必要，法庭会给原告签发调查令（inspection order）——类似于中国法院签发的调查令——以使原告可以调查公众无法获取的事实；双方聘请的专家证人（expert witness）以及专家证人之间的相互盘问对于案件的事实查明并非举足轻重，如果有必要，合议庭会咨询独立于双方的技术专家——类似于中国法庭的技术调查官——来查明技术事实；在事实查明和法律适用方面并不明确区分一审和上诉审级，相反一审、二审法院均可以对事实和法律问题进行审理，这一点也与中国诉讼制度相同。

如果对地区法院做出的一审判决不服，双方当事人均可以上诉至地区法院对应的高级地区法院（Higher Regional Court）。例如，杜塞尔多夫地区法院、曼海姆地区法院和慕尼黑地区法院做出的一审判决，分别上诉至杜塞尔多夫高级地区法院、卡尔斯鲁厄高级地区法院和慕尼黑高级地区法院。与地区法院类似，地区高级法院审理专利案件的合议庭也由三位法官构成。

在德国，专利侵权案件是两审终审制，而只有在得到地区高级法院准许的情况下，才可再上诉至联邦最高法院（Federal Court of Justice, FCJ），进行“三审”。与一审、二审不同，联邦最高法院审理专利侵权案件的合议庭由五位法官构成，均不具有技术背景。

3.2 专利无效诉讼/异议程序

在德国，发明专利的有效性可以通过异议和无效诉讼两个程序来挑战。

异议程序只能在专利授权后9个月之内进行，对德国专利的异议程序由德国专利局（DPMA）审理，做出决定。对该决定不服的当事人，可以上诉至联邦专利法院（Federal Patent Court, FPC）。

对德国发明专利提起无效诉讼不受9个月的时间限制，可以在任何时间起诉，但是对于正在进行异议的专利，不能提起无效诉讼。与异议程序的上诉法院相同，专利无效诉讼一审也由联邦专利法院（FPC）审理。

联邦专利法院审理异议程序的上诉案件和专利无效诉讼一审案件的合议庭均由五名法官构成，其中首席法官和一位陪审法官具有法律背景，其余三位陪审法官均具有技术教育背景。

对联邦专利法院做出的异议上诉判决或无效一审判决不服的，可以上诉至联邦最高法院（FCJ）。因此，只有在联邦最高法院，双轨制的专利侵权诉讼和专利无效诉讼才会出现“并轨”，但实际上，侵权和无效诉讼在联邦最高法院仍然是分开审理的，并不会出现近年来中国最高人民法院合并审理有影响的专利无效行政诉讼和专利侵权诉讼的情况。

3.3 专利无效/异议程序对专利侵权诉讼的影响

如上文提到，在德国，审理专利侵权诉讼的法院并不会一并审理专利有效性，换句话说，专利无效并不是专利侵权诉讼中被接受的抗辩理由。

另外，中国和美国专利诉讼中均存在“禁止反悔原则（doctrine of estoppel）”，该原则通常认为专利权人在授权/无效/异议程序中明确放弃的技术方案不得在专利侵权诉讼中主张为专利权保护范围。而德国专利诉讼中并不存在禁止反悔原则，因此，权利人在授权/无效/异议程序中做出的于己不利的解释，并不会在专利侵权中损害权利人的利益。

但是，这并不是说专利有效性对专利侵权诉讼没有任何影响。

如果被诉侵权方希望通过挑战专利有效性赢得专利侵权诉讼，需要对专利提起无效诉讼（联邦专利法院受理）或者异议程序（德国专利局受理），然后基于无效诉讼/异议程序向审理侵权的法院提出中止专利侵权诉讼的请求，中止通常持续到无效诉讼或异议程序的一审裁决作出为止。

审理专利侵权诉讼的地区法院对于是否中止诉讼具有自由裁量权，这就意味着，一些法院在中止诉讼方面采取比其他法院略为宽松的标准，这也是权利人选择管辖法院时可以考虑的因素。

而联邦专利法院/德国专利局在专利无效诉讼/异议程序中对于专利有效性做出的初步意见（preliminary opinion）对于地区法院是否中止诉讼具有重要影响，通常来说，如果初步意见倾向于认为专利权不稳定，地区法院通常会裁定中止诉讼。

侵权诉讼是否中止对于案件的审理周期将产生显著影响。如果专利侵权诉讼没有因无效/异议而中止，通常会在8-20个月的时间审结，具体时长取决于案件的复杂程度和法院的案件量；而一旦侵权诉讼被裁定中止，由于无效诉讼一审判决通常在15-30个月才能做出，侵权诉讼审理周期会显著延长，这种情况被称为“禁令间隔”（injunction gap），在禁令间隔期间，权利人/原告可以在提供了担保的条件下申请一审禁令，类似于中国的诉中禁令[1]。

下图对德国知识产权侵权和无效审理的“双轨制”体系进行了总结。

图片来源: An International Guide to Patent Case Management for Judges (wipo.int)

参考文献
1.An International Guide to Patent Case Management for Judges （www.wipo.int/patent-judicial-guide）.