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浅谈答复审查意见中的创造性论述

时间:2022-01-04作者:

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 如何进行创造性的论述是代理师工作中最常面对的问题,笔者以自己处理过的一个专利申请案件为例,谈一谈自己对创造性论述方面的浅见。

该案件(下文称为“本申请”)未决的权利要求1要求保护一种制造复合结构的方法,包括以下步骤:(i)将由组合物构成的颗粒施加到基材的亲水性表面上,其中所述组合物含有至少一种聚合物A和至少一种聚合物B;和(ii)施加覆盖层,并限定了颗粒的尺寸、含量以及基材的亲水性表面组成颗粒颗粒。

在审查意见通知书中,审查员引用对比文件1作为最接近的现有技术,指出本申请技术方案与对比文件1相比的区别技术特征是本申请颗粒施加到亲水性表面,并认为该区别技术特征容易实现,不需要付出创造性劳动,且不会产生预料不到的技术效果。因此,以相对于对比文件1结合惯用手段不具备创造性为由反对本申请权利要求1。

笔者在研究了本申请和对比文件1后发现,“亲水性表面”恰恰是本申请技术方案的关键点,而不是如审查员所述是容易实现的惯用手段。笔者向申请人建议,以此为切入点进行创造性论述。

因此,在答复审查意见通知书时,以“亲水性表面”为核心进行创造性的论述,而未对权利要求进行进一步修改。

具体而言,首先,强调了本申请技术方案中的“亲水性表面”所带来的技术效果,如本申请说明书所描述的,“亲水性表面显示与组合物较低的亲和性,便于颗粒、操作者和操作装置在表面上移动,从而使得操作简便化”。

其次,着重强调了对比文件1所公开的相反教导,例如,对比文件1明确地记载了:

“表面与组合物相互作用,使得组合物牢固的粘结到表面上,从而解决了现有技术中粘结强度差的问题”

“在一种或多种实施方案中,组合物与硫化橡胶层组合使用,在开放时间内,在基材表面覆盖未硫化的橡胶颗粒。在橡胶颗粒硫化过程中将组合物施加在其上,由此使得组合物牢固地固定在橡胶层中,并防止随后加工过程中组合物的损失。”

“在一种优选的实施方案中,将未硫化的橡胶颗粒施加到基材上。在橡胶的硫化的开放时间内,将组合物施加在橡胶上,由于橡胶颗粒仍进行硫化,使得组合物嵌入橡胶层中。硫化结束后,组合物固定在橡胶层中”

“在另一种优选的实施方案中,在基材层上涂覆另外的粘合剂,所述粘合剂能够通过化学反应产生交联结构。在粘合剂的开放时间内,将组合物施加在其上,由于粘合剂尚未反应完全,因此组合物嵌入并结合到粘合剂层中。反应完成后,组合物固定在粘合剂层中。”

由此论述,当本领域技术人员读到对比文件1,他/她本没有动机使用具有亲水性表面的基材。至少就这一点而言,对比文件1背离了本申请技术方案,因此本申请技术方案相对于对比文件1是非显而易见的。

审查员在阅读了答复审查意见通知书的意见陈述书后,认可了本申请的创造性,遂发出授权通知书。

笔者在处理该案的过程中有如下体会:一、在阅读申请文件时,要关注细节,尤其是权利要求中的每一个词、每一个字,要抓住每一个可能有利于创造性论述的技术特征。同时,要避免由于自身经验和认识而带入的“技术偏见”。二、在意见陈述时,有条理地进行创造性论述,并提供充足的来自本申请和对比文件的证据支持论述。三、代理师往往需要处理多个细分领域的案件,在这种情况下,一方面,要尽可能深入地理解技术方案,使自己成为案件的“局内人”,同时,也要利用好“局外人”的优势,灵活变通。代理师需要多角度地看待案件本身,做到“局内人”与“局外人”身份的平衡,从而能够为申请人提供有效的解决方案,为审查员提供充分的外部支持。四、从法律层面上讲,代理师是申请人的代理方,代表申请人的利益。在实践中,为了能够更有效的开展工作,代理师则必须起到申请人与审查员之间桥梁的作用,特别是起到“催化剂”的作用,促进申请人与审查员之间的相互理解与认同。

以上是笔者的一些浅见,希望与各位读者共同探讨,不胜荣幸。