在本系列的前面篇章中，已经讨论了形式问题的答复策略。从本文开始将开始讨论新颖性和创造性的答复策略。此外，由于本系列的第（二）、（三）篇《证据“三性”的质证》、《证据证明力的质证》中已经讨论了质证环节的应对，并且在上两篇中讨论了权利要求解释的原则和具体方法。因此从本篇开始，假设无效请求人所使用的证据已经通过了“三性”和证明力的质证，并且权利要求已经有了确定性的解释，在此基础上再讨论新颖性和创造性的答复策略。
一、概述
《专利法》第二十二条第二款规定：“新颖性，是指该发明或者实用新型不属于现有技术；也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。”
在本系列第（五）篇《答复策略的制定》中，曾经提及，统计数据表明在所有最终成立的无效理由中，新颖性和创造性占到了90%以上。然而，如果将新颖性和创造性二者进行对比，又会发现以创造性为无效理由的情况比新颖性高了10倍以上。因此，真正以新颖性理由被无效的专利其实并不很多。
虽然新颖性中会涉及一些复杂的理论问题，但是本系列仅致力于讨论实践环节中的操作。大多数时候，对专利权人来说，新颖性的答复相比于创造性的答复而言相对简单许多，基本就是在权利要求中找到未在对比文件中公开的技术特征，不需要考虑结合启示等等复杂的问题。
鉴于此，本系列不会系统性地讨论新颖性答复策略，而是仅针对以下几个值得关注的点展开讨论：抵触申请、单独对比原则、惯用手段的直接置换、化合物的新颖性推定规则、宽限期。由于篇幅限制，本文首先讨论抵触申请、单独对比原则、惯用手段的直接置换三个重点问题，而化合物的新颖性推定规则和宽限期的问题留到下一次讨论。
二、抵触申请
1. 什么是抵触申请
《专利审查指南》第二部分第三章第2.2节定义了“抵触申请”：“根据专利法第二十二条第二款的规定，在发明或者实用新型新颖性的判断中，由任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向专利局提出并且在申请日以后 （含申请日）公布的专利申请文件或者公告的专利文件损害该申请日提出的专利申请的新颖性。为描述简便，在判断新颖性时，将这种损害新颖性的专利申请，称为抵触申请。”
抵触申请不是现有技术，但是却能够破坏新颖性，这是由我国专利的先申请制度决定的。目前的专利法第二十二条关于新颖性的定义是在专利法第三次修改之后确定下来的，采用的是绝对新颖性标准。
2. 抵触申请规定的变迁
应注意的是，根据专利法第三次修改的过渡办法，专利申请日在2009年10月1日以后（含）的专利才适用该绝对新颖性标准。而申请日在2009年10月1日之前的专利，适用的是2001年专利法第二十二条第二款中规定的相对新颖性标准，即：“新颖性，是指在申请日以前没有同样的发明或者实用新型在国内外出版物上公开发表过、在国内公开使用过或者以其他方式为公众所知，也没有同样的发明或者实用新型由他人向国务院专利行政部门提出过申请并且记载在申请日以后公布的专利申请文件中。”具体来说，对于申请日在2009年10月1日之前的专利，能够破坏其新颖性的证据，对于出版物公开发表以外的公开形式，仅限定为国内；并且由申请人自己提出的“申请在前公开在后”的申请不算在能够破坏新颖性的抵触申请范围内。
因此如果专利权人所持专利的申请日在2009年10月1日之前，应检查一下无效请求人针对新颖性问题所使用的证据是否适格，国外的使用公开证据不能用于评价新颖性、相同申请人的在先申请在后公开专利不构成抵触申请也不能用于评价新颖性。
值得注意的是，对于2001年专利法的新颖性规定中的“他人”，是指该抵触申请的申请日时候的申请人，不考虑后来的变更，这是没有漏洞可钻的。有一个有意思的案例：
【案例一——(2012)高行终字第674号】
无效行政程序中，无效请求人提交了一份专利申请证据作为抵触申请，用于评价涉案专利的新颖性，专利权人随后向该抵触申请的专利权人购买了该专利，并将专利权人变更为自身，然后主张该证据不是抵触申请了。专利复审委员会、一审法院和二审法院均不支持该主张，其中二审认为：“如果不将《专利法》第二十二条第二款规定中提出抵触申请的‘他人’限定在其申请日，则可能造成法律有关抵触申请的规定形同虚设，并导致大量的重复授权。”
此外，涉案专利的优先权是否成立、作为对比文件的专利/专利申请的优先权是否成立，都可能会影响抵触申请的时间节点能否成立。在本系列第（九）篇《优先权的核实》中曾经具体讲述了抵触申请的优先权核实的问题，在此不再赘述。
三、单独对比原则
《专利审查指南》第二部分第三章第3.1节规定：“判断新颖性时，应当将发明或者实用新型专利申请的各项权利要求分别与每一项现有技术或申请在先公布或公告在后的发明或实用新型的相关技术内容单独地进行比较，不得将其与几项现有技术或者申请在先公布或公告在后的发明或者实用新型内容的组合、或者与一份对比文件中的多项技术方案的组合进行对比。即，判断发明或者实用新型专利申请的新颖性适用单独对比的原则。”
由此可见，新颖性判断与创造性判断不同，新颖性判断应采用单独对比原则。“单独”指的是一项技术方案，而不是指一篇对比文件。一篇对比文件经常记载多个技术方案，例如每个实施例记载一项技术方案。无论在实质审查程序还是无效程序中，这些技术方案之间都是不能互相结合来评价涉案专利的新颖性的。这个原则是清楚的，但是实践中的情况往往十分复杂，经常遇到一篇对比文件中记载的各个技术方案之间的划分不是很清晰的情况，例如，不是所有专利申请都会明确地撰写成“第一实施例如何如何”、“第二实施例如何如何”的格式，那么这种情况下，专利权人需要仔细分析对比文件中的技术内容，判断无效请求人所引用的各处记载是否同属于一个技术方案。
【案例二——第562640号无效审查决定】
该案中，权利要求1要求保护一种夹层玻璃用中间膜，其中技术特征包括第1层、第2层、第3层膜的成分、厚度等等。对比文件同样记载了一种夹层玻璃用中间膜，但是其中对于膜的记载散布于说明书各个段落中，例如，第[0016]段记载了膜的第一层和第二层，第[0027]段记载了第三层，各个层的厚度、成分等也是分散记载在各个不连续的段落中。专利权人认为该对比文件未作为一个整体技术方案公开权利要求1，违反单独对比原则。但是合议组认为，虽然对比文件1没有集中记载技术方案的技术手段，但是本领域技术人员对其整体解读后可以直接、毫无疑义地确定这些段落彼此之间存在属于同一技术方案的内在逻辑关系，故将记载于证据不同部分、不同段落的符合上述条件的技术内容共同构成的技术方案作为新颖性判断的比对对象，不违反单独对比原则。
【案例三——最高人民法院知识产权法庭《裁判要旨摘要（2021）》第3项：（2021）最高法知行终83号】
与案例二类似，该案中，无效决定引用对比文件说明书中散在的5个不同段落中的内容评价涉案专利的新颖性，专利权人认为该做法违反单独对比原则。对此，一审和二审行政诉讼中，法院均维持了无效决定，其中，最高院指出：如果本领域技术人员对一份现有技术文献作整体性解读后可以直接地、毫无疑义地确定，记载于该文献不同部分的技术内容之间存在属于同一技术方案的逻辑关系，将该不同部分的技术内容共同构成的技术方案作为新颖性判断的比对对象，不违反单独比对原则。
【案例四——最高人民法院知识产权案件年度报告（2021）摘要：（2021）最高法民申5727号】
该案虽然是一个民事案件，但是其中关于如何认定不同内容属于一项技术方案的裁判也有借鉴意义。其中，最高院指出：现有技术抗辩应适用单独对比原则，记载在同一对比文献不同部分的内容，如果其在文意上互为解释，在技术上彼此关联，相互支持，共同解决一个技术问题，则这些内容应当作为一个整体，共同构成一项现有技术方案。
由以上三个案例可知，对于记载在同一对比文件中不同部分的散在内容，如果符合相同技术方案的逻辑，则可以认定为构成一项技术方案。反之可知，如果这些散在的内容彼此不能互相关联、支持，不属于相同技术方案的逻辑，则不能认为它们构成一项技术方案。如果无效请求人此时引用这些散在内容评价涉案专利的新颖性，则违反了单独对比原则，专利权人在答复时一定要清晰地指出这一点。
在无效程序中遇到的大多数违反单独对比原则的情况都是上述这种情况，即，无效请求人将同一篇对比文件中的不同技术方案中的内容组合起来用于评价新颖性。但是偶尔，也会遇到另一种反向的情况，即无效请求人使用不同对比文件中的内容，认为他们描述的是同一项技术方案，以下的案例就是这种情况：
【案例五——最高人民法院知识产权法庭裁判要旨（2019）摘要第15项：(2019)最高法知行终53号】
该案中，无效请求人提交了两份不同的对比文件，认为这两份不同对比文件介绍了同一个产品，从而将这两份不同对比文件中介绍该产品结构的内容组合起来，认为是同一个技术方案，并将其用于评价涉案专利的新颖性。无效决定支持了无效请求人的主张。然而最高院判决书中持不同观点，认为：“在新颖性评价的语境下，即使是有证据显示，两篇对比文件各自记载的技术方案指向同一项现有技术，也不能据此当然将这两篇对比文件结合起来评价权利要求的新颖性。原因在于，每一篇对比文件所承载的技术方案都是独立的，如果以两篇对比文件各自记载的技术方案指向同一项现有技术为由，将上述两篇对比文件结合起来评价权利要求的新颖性，实际上已经变更了对比对象。该比对对象已经不是任何一篇对比文件本身所记载的技术方案，而是被转换为两篇对比文件结合起来的另一项技术方案。这种做法一方面将会导致新颖性评价与创造性评价之间的界限模糊，另一方面也会致使新颖性评价中的比对对象发生错误，即实际比对的对象是任何一篇对比文件中都未曾记载的、存在于评价者观念中的现有技术，新颖性评价将丧失客观性。”最终撤销了该无效决定。
以上案例中的焦点均是作为对比文件的一端，即该对比文件能否被认为公开了一项技术方案。单独对比原则的另一端是权利要求。经常会见到一项权利要求记载了多项并列技术方案的情形。在单独对比原则中，权利要求中的每一项技术方案应该分别地与对比文件中的一项技术方案进行单独对比。这个原则在理论上是清晰的，但是实践中会出现无法清楚正确划分权利要求中的技术方案的情况，不仅请求人和专利权人各执一词，有时甚至合议组也会在这方面出现困难。这是因为权利要求的撰写常常不会明确地列出方案一、方案二……，有时甚至不会使用“或”、“或者”这样的词语，反之有时即使使用“或”、“或者”，实际上表达的也不是并列技术方案的含义，这时，需要从本领域技术人员的角度去理解权利要求，才能正确划分技术方案。例如，在（2020）最高法知行终87号案中，一审和二审法院在划分权利要求中的技术方案方面，与无效程序中合议组的看法不同，无效程序中合议组认为权利要求应理解为一个技术方案而将其无效；但是法院认为权利要求应理解为两个并列技术方案，并最终维持了其中一个技术方案的有效。划分技术方案并不是新颖性问题所特有的，在判断创造性、甚至各个形式条款时同样面临这样的问题，因此我们不在本篇中过多阐述。作为专利权人，大多数时候，如果能够说服合议组将权利要求详细地划分为多个并列技术方案，往往是更有利的，在对比文件不利于维持全部权利要求的情况下，还有希望保住一部分专利权。因此，专利权人不要忽视这方面的问题，建议仔细分析一下权利要求，看是否有希望将一些并列技术方案划分出来并维持住。
总之，如前面所述，新颖性判断应采用单独对比原则，“单独”指的是一项技术方案，而不是指一篇对比文件，同时即使是一项技术方案，也不能靠拼凑两篇对比文件来证明。既不能将一篇对比文件中的多个实施例或技术方案组合，也不能将多篇对比文件中指向同一产品的技术内容进行组合，这些都不符合“一项技术方案”的含义。
专利权人在答复时，如果经过上述分析认为无效请求在新颖性问题上有不符合单独对比原则的情况，应及时指出。
四、惯用手段的直接置换
1. “惯用手段的直接置换”的相关规定
大家通常知晓，对比文件中公开了涉案专利的下位概念时，能够破坏涉案专利的新颖性，但是如果对比文件中仅公开了涉案专利上位概念时，则不能破坏涉案专利的新颖性，即，下位概念是有新颖性的。还有一种情况，就是对比文件中公开了涉案专利的“同位概念”，是否能够破坏涉案专利的新颖性？这就涉及新颖性评价中的另一规则——“惯用手段的直接置换”。
什么是“惯用手段的直接置换”，它和创造性评价时的结合公知常识又有什么区别？
《专利审查指南》第二部分第三章第3.2.3节规定：“如果要求保护的发明或者实用新型与对比文件的区别仅仅是所属技术领域的惯用手段的直接置换，则该发明或者实用新型不具备新颖性。例如，对比文件公开了采用螺钉固定的装置，而要求保护的发明或者实用新型仅将该装置的螺钉固定方式改换为螺栓固定方式，则该发明或者实用新型不具备新颖性。”
也即，一般来说，一篇对比文件要破坏一项权利要求的新颖性，要求该对比文件公开了该项权利要求中的每一个特征。但凡事有例外，“惯用手段的直接置换”则是这个例外：即使对比文件公开的某个特征和权利要求中的相应特征有所区别，如果这个特征能够被所属领域的惯用手段直接置换掉，也是可以破坏该权利要求的新颖性的。
2. “惯用手段的直接置换”的适用标准
“惯用手段的直接置换”一词其实已经精准概括了这种新颖性评价方式的三方面要求：
第一方面，“惯用手段”，即，用于置换与权利要求有所区别的特征的技术手段必须是所属技术领域的“惯用手段”。至于某技术手段是否为“惯用手段”，应从所属领域技术人员的角度出发来判断，可参考《专利审查指南》中有关“公知常识”的规定，“惯用手段”是“公知常识”的一种。如果不是惯用手段，即使能够“直接置换”也不属于新颖性问题，而需要在创造性方面进行考量。例如，《专利审查指南》第二部分第四章第4.6.2节规定：“如果发明是相同功能的已知手段的等效替代，或者是为解决同一技术问题，用已知最新研制出的具有相同功能的材料替代公知产品中的相应材料，或者是用某一公知材料替代公知产品中的某材料，而这种公知材料的类似应用是已知的，且没有产生预料不到的技术效果，则该发明不具备创造性。”可见，仅仅是已知手段，而不是惯用手段，即使能等效替代/直接置换，也属于创造性而不是新颖性的考察范畴；
第二方面，“直接”，即，置换的方式应是直接的，对象特征被置换后基本无需对其它特征或者对象特征与其它特征的关系进行修改，即可适配工作。替换过程应该无需所属领域的技术人员付出任何创造性劳动，否则该置换不是“直接”的；
【案例六——(2019)京行终513号（最高人民法院发布的2020年度知识产权保护五十件典型案件）】
该案中，涉案专利的权利要求4在无效程序中被认定为不具备新颖性，并且行政诉讼的一审法院维持了该无效决定，但是二审阶段，法院推翻了一审判决，认为该权利要求具备新颖性，其中关键在于改判“惯用手段的直接置换”不成立。
具体来说，二审法院认为：“新颖性的判断过程中，要求惯用手段的替换为‘直接的’，即不但要求相关的技术手段可以替换，同时要求将涉案申请或专利用对比文件中的不同技术手段替换后，不会影响该技术手段与其他技术特征之间的配合等关系。对于本领域技术人员而言，即便相关技术手段的替换是容易想到的，但若相关技术手段替换后，同时要求与该技术手段配合的其他技术特征需要作出适应性调整，此时虽然涉案申请或专利可能不具备创造性，但不宜认定其不具备新颖性。本案中，如前所述，各方对于本专利权利要求4的附加技术特征为“在物理下行链路控制信道PDCCH上传送包含所述RAPID的所述消息”，而证据1公开的是通过切换消息的方式传送消息。而本领域技术人员公知，证据1公开的是通过切换消息的方式传送消息，系通过数据信道传送相应的消息。同时，通过数据信道传送消息与通过控制信道传送消息，涉及不同解调制及解压缩等，对其他与之匹配的技术特征提出了新的要求。故本案中，在对比文件1的基础上，不宜认定本专利权利要求4限定的附加技术特征属于‘惯用手段的直接置换’”。
【案例七——第188663号复审决定】
该案涉及一种升降装置的安全制动器，其中权利要求1中记载了两个传感器，而对比文件1中的传感器为三个。对于是否能够认为将“三个传感器”替代为“两个传感器”属于惯用技术手段的直接置换，复审决定认为：两个传感器与三个传感器的功能作用并非完全相同；而且如果将“三个传感器”替换为“两个传感器”，信号输入输出以及元器件间的连接关系需要进行适应性调整，控制器的判断过程以及传感器间的相互监控、可信度校验、故障识别等过程中的数据处理过程必然会发生较大的改变，这已经超出了所属技术领域公知的惯用技术手段的适应性调整范畴，即，这种替换无法经过适应性的调整即实现“无缝对接”“即插即用”，需要对整个技术方案作出改变。因此，将对比文件1中的“三个传感器”替换为“两个传感器”并不属于惯用手段的直接置换。
相比于案例五，案例六中专利的技术方案更加简单易懂，从中我们更容易感受到惯用手段的直接置换时对于被置换部分与其它部分的适配的要求。案例六还给出了“无缝对接”“即插即用”的这样一种标准。这显然是一种较为严格的标准，由此，对于行政审查程序中行政机构对待“惯用手段的直接置换”的态度可见一斑。
第三方面，“置换”，即，涉案专利的技术方案中必须有置换基础，存在可以被置换的对象特征，且相置换的技术手段在各自技术方案中的功能和作用应相同。如果没有置换的基础，就变成了创造性问题中的“结合”，违反了新颖性单独对比的原则。
【案例八——(2020)最高法知行终67号】
该案中，涉案专利技术方案要保护的水膜喷射机是“无压进水”，即将缸体放入水中，利用连通器原理通过水压实现进水。而对比文件1采用水泵增压进水的技术手段。二审法院认为，是否采用水泵增压会导致在进水效率、电力节省等技术效果上的不同，从而导致两者的技术方案实质上存在区别，因此，不属于惯用手段的直接置换。
在案例七中，是将对比文件1中的水泵改为没有水泵，不属于惯用手段的直接置换，设想一下如果反过来，对比文件1是无水泵的技术方案，涉案专利是加入水泵，其实结果也会是一样，因为要加入的“水泵”将缺少置换的基础。应注意的是，这里所述的置换基础也不应被机械地理解为技术特征数量的一一对应，而是要考虑功能作用和整体构思上的对应关系。
综上所述，新颖性无效理由中的“惯用手段的直接置换”的适用标准其实是比较严格的。因此，在遇到无效请求人使用新颖性理由进行无效，并且同时主张“惯用手段的直接置换”时，专利权人可以从以上几个方面一一甄别，仔细判断，只要有一个方面不满足要求，就不能适用。在提交答复意见的时候指出不满足的方面，可以帮助合议组更顺利地审理。
五、结语
本次就无效宣告程序中专利权人对新颖性问题的答复中的几个特殊问题（抵触申请、单独对比原则、惯用手段的直接置换）做了若干讨论，并给出了一些示例案例作为参考。在下一篇中，将继续讨论化合物的新颖性推定规则和宽限期的问题。
