在一项发明专利的无效和诉讼中,专利代理师对该发明专利(下称“涉案专利”)涉及的技术内容的充分掌握无疑是至关重要的,下面从几个方面浅谈专利代理师如何进行技术准备。
第一方面,从涉案专利的说明书着手。
详细阅读涉案专利的说明书无疑是第一步,也是熟知技术内容的最重要的一步,这里就不展开说明了。
在阅读说明书的同时,也要重视其中提到的专利和非专利文献,包括背景技术部分提到的那些。
第二方面,从证据文件获得。
阅读证据文件,尤其是专利代理师代表被告一方时,要充分阅读原告提供的证据文件。
在实践中,本人感触比较深的一点是,从原告提供的证据中提取可用的技术事实和教导,再用来反驳原告的观点是一个非常有效的方法。
第三方面,从发明人、技术专家处获得。
与发明人、技术专家进行线下会晤详谈是非常必要的。在会晤详谈之前,要在进行上述两个方面工作的过程中记录和整理出待与发明人、技术专家讨论或请教的问题。
在会晤详谈的开始,可以先让发明人、技术专家自由发挥,在这个过程中,之前整理的问题可能就得到了答案。而且,重要的是,在这个过程中,可能会出现代理人之前没有想到的新问题和新知识点。
然后,再列出待讨论的一系列问题,与发明人、技术专家逐一详细讨论。
对于外国申请人,如果该外国申请人在中国有分公司或办事处,那么应寻求机会与其中的中国技术支持人员详谈,因为这些技术支持人员不但懂技术,更懂得该技术在市场的反馈情况,与他们交流会得到非常有价值的信息。
第四方面,从不同专利申请、不同(国家)审查意见中拓宽思考,从平时的工作中积累。
关于这点,本人从最近代表专利权人(作为被告)处理的一个无效案中颇有体会。
该无效案涉及一种具有止痒功效的皮肤外用组合物,其包含浓缩桦树汁和甜菜碱的组合,其中所述浓缩的桦树汁具有1.1-4倍的特定浓缩倍数。
在庭审中,合议组组长提出了一个关键问题:上述组合物中包含1份的2倍浓缩的桦树汁与包含2份的未浓缩的桦树汁相比,其桦树汁含量是一样的,为什么前一个技术方案就比后一个技术方案好?和上述组合能获得协同增效的机制是什么?
对于上述问题的前半段,在本人之前处理的一个不同专利申请(其也涉及浓缩的桦树汁)的日本同族的审查意见中,审查员提出过。当时与发明人讨论,没有得到满意的答复意见。后来,本人想到另一个不同的专利申请,其涉及一种提高化妆品组合物中的水解透明质酸钠的透皮吸收的方法,其特征在于,所述化妆品组合物包含桦树汁作为主要组分,而不包含任何外加的水组分。受该另一个专利申请的启示,本人给出了上述日本审查意见的答复,获得了发明人认同,也最终获得了日本授权。
同样,针对合议组的问题,基于类似专利申请处理过程中积累的经验,最终给出了如下的解释:1.1-4倍的特定浓缩倍数的浓缩桦树汁能有效促进甜菜碱的透皮吸收率。对于包含1份的2倍浓缩的桦树汁与包含2份的未浓缩的桦树汁的组合物而言,虽然桦树汁含量是一样的,但这个体系的渗透压是不一样的,所以促进甜菜碱透皮吸收的效率是不一样的。从胜诉的无效决定看,该解释得到了合议组的认可。
总之,在一项发明专利的无效和诉讼中,专利代理师对技术内容的准备需要花费大量的精力和时间,也需要在平时的工作中进行积累。很多时候,技术准备的非常充分,但庭审中很多点可能用不上;但也有时候,即使庭审前如何充分准备,在庭审中也可能遇到没有想到的问题。无论如何,在走入庭审现场时,专利代理师应该是全场最了解涉案专利发明的人,以确保在庭审中能接住对方提出的所有或大多数问题,用技术储备充分地、有理有据地予以辩驳,是说服合议组向你的意见倾斜从而最终获胜的关键所在。