在美国专利实践中,双方复审(Inter Partes Review,简称IPR)是一个非常重要的专利有效性挑战程序。对于熟悉中国专利制度的中国企业和专利代理师而言,IPR程序可以在一定程度上理解为美国的“专利无效程序”,但IPR程序与中国的专利无效程序并非完全对应。虽然二者最基本的功能是相同的,即,对已经获得授权的专利进行有效性挑战,但是二者在请求主体、时间限制、启动机制和无效理由范围等方面存在明显区别。了解这些差异,对于中国企业在美国进行专利布局和应对专利纠纷具有重要意义。下面笔者简要描述这两者的不同之处。
一、请求主体不同
中国的专利无效程序允许任何单位或者个人提出专利无效请求,包括专利权人本人。也就是说,中国专利权人如果发现自己的专利存在问题,也可以主动请求宣告自己的专利全部或者部分无效。美国IPR程序则明确排除了专利权人。美国专利法规定,只有专利权人以外的人才能提出IPR请求。因此,美国专利权人不能通过IPR程序请求宣告自己的专利无效。
二、时间限制不同
美国的IPR程序存在比较严格的时间限制。通常情况下,IPR请求不能在专利授权后的前9个月内提出;如果相关专利已经进入授权后复审(PGR)程序,则还需要等PGR程序终止后才能提出IPR请求。
此外,如果专利权人已经对某主体提起专利侵权诉讼,被诉侵权人需在收到侵权诉状之日起一年内提出IPR请求。因此,被诉侵权人收到专利侵权诉讼状后,往往需要尽快评估是否通过IPR程序挑战涉案专利。这意味着,被诉侵权人在收到专利侵权诉讼状后,如果考虑通过IPR程序挑战涉案专利,就需要在一年期限内完成必要的现有技术调查、技术分析、准备并提交IPR请求。
举例来说,假设某美国专利于2025年1月1日获得授权,专利权人随后于2025年2月1日向某公司提起专利侵权诉讼,并于当日向该公司送达侵权诉状。由于该专利授权未满9个月,该公司在2025年2月1日不能立即提出IPR请求,需要等到2025年10月1日之后才能提出。同时,该公司需要在收到侵权诉状之日起一年内提出IPR请求,即不得晚于2026年2月1日提交。因此,在本例中,该公司实际可以提出IPR请求的时间窗口大致为2025年10月1日至2026年2月1日。若超过2026年2月1日再提出,专利审判与上诉委员会(PTAB)将以违反法定时间限制为由对该IPR请求拒绝立案。
此外,IPR程序一旦立案,也有明确的审理时间表。PTAB通常需要在立案决定后一年内作出最终书面决定,在特殊情况下可以延长最多六个月。因此,从立案到最终决定,原则上是一个相对确定的周期。
中国专利无效程序则没有与美国“授权后9个月”和“被诉后1年”相对应的期限。原则上,专利授权公告后即可提出无效宣告请求,被诉侵权人也不存在对应的一年期限。因此,中国被诉侵权人在诉讼过程中可以根据案件情况提出专利无效请求。
当然,中国无效程序也存在自己的时间节点。例如,无效宣告请求提出后,国家知识产权局会向专利权人发送无效请求文件并给予答复期限;如果涉及口头审理,也会有相应的通知和期限。此外,在专利侵权诉讼中,无效程序何时提出,是否能够影响法院审理以及法院是否中止诉讼,还要结合具体案件情况判断。
从以上的角度看,美国IPR程序对时间管理的要求相对更加突出。美国IPR的时间限制体现了对不同专利挑战程序的分阶段安排,以及对专利诉讼进程的协调。一方面,授权9个月后才能提出IPR请求的限制将IPR程序与早期适用、无效理由范围更广的PGR程序区分开来;另一方面,被诉侵权人需在收到侵权诉状后一年内提出IPR,以促使其及时决定是否挑战专利,避免在侵权诉讼进行较长时间后才启动IPR程序。
三、启动机制不同
美国IPR程序与中国专利无效宣告程序均存在对请求材料进行审查、决定是否进入后续审理的过程,但二者的启动机制并不相同。
在美国,提交IPR 请求并不意味着PTAB一定会正式审理。PTAB首先需要决定是否立案。根据美国法律规定,PTAB需要判断请求人是否已经证明,对于至少一个被挑战的权利要求,其具有合理的胜诉可能性。如果达不到相应标准,PTAB可以拒绝立案。
此外,即使请求人满足IPR请求的法定条件,PTAB在特定情况下仍可能基于其裁量权拒绝启动IPR程序。例如,相关地区法院诉讼、重复性挑战以及其他程序性因素,都可能成为裁量拒绝的考虑因素。
中国专利无效宣告程序同样存在受理审查机制。国家知识产权局会对无效宣告请求是否符合法定受理条件进行审查。例如,请求人资格、请求书形式、无效理由和证据等不符合法律规定的,可能导致请求不予受理。对于已经作出无效宣告审查决定的专利权,如果再次以相同或者实质相同的理由和证据提出无效宣告请求,也不予受理和审理。这体现了中国无效宣告程序中的“一事不再理”原则。
因此,对于美国IPR程序,PTAB需要初步判断请求人是否具有合理的胜诉可能性,同时还可能基于裁量因素决定是否启动IPR;而中国无效宣告的受理审查则主要围绕法定受理条件以及“一事不再理”原则展开。
四、无效理由范围不同
美国的IPR程序并不是所有专利有效性问题都可以解决的程序。IPR请求主要依据美国专利法第102条和第103条提出,即,挑战专利的新颖性和创造性。 而且IPR请求依据的现有技术只能限于专利和公开出版物。因此,如果把美国专利有效性挑战看作一个整体,IPR程序只是其中的一部分,而不是涵盖所有无效理由的完整程序。
相比之下,中国专利无效宣告的审查范围更加广泛。除了新颖性、创造性问题外,还可以根据具体情况从说明书公开是否充分、权利要求是否得到说明书支持、修改是否超出原说明书和权利要求书记载的范围、以及其他法定无效理由等方面提出无效请求。
五、结语
总体而言,虽然美国IPR程序与中国专利无效程序在功能上具有一定的相似性,都是针对已经授权的专利进行有效性挑战,但二者在请求主体、时间限制、启动机制以及无效理由范围等方面存在明显差异。
对于中国企业来说,在美国遭遇专利侵权纠纷时,应当充分了解IPR的程序特点,特别关注相关时间期限,并结合涉案专利的权利要求、现有技术以及地区法院诉讼的进展情况,及时评估是否通过IPR程序提出专利有效性挑战。同时,在进行美国专利布局和专利风险管理时,也有必要将IPR程序作为美国专利诉讼体系中的一个重要程序工具加以考虑。