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在美国申请注册商标如何避免虚假陈述

时间:2023-12-28作者:

冯璞

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中国申请人在美国申请注册商标需要意识到商标申请中的陈述必须真实准确。在向美国专利商标局(USPTO)提交商标申请时,需要声明申请人正在商业活动中使用该商标,或者有善意意图在商业活动中使用该商标。此外,申请人还必须确认,据申请人所知,任何第三方均无权在商业活动中以相同或类似的形式在该商标申请所指定的商品或服务上或与之相关的商品或服务上使用该商标,以致可能在市场上造成混淆误认。故意虚假陈述将被处以罚款或监禁或两者并罚。

为了避免提交事实不准确的信息,在提交商标申请之前了解某些术语的法律定义非常重要。比如,什么类型的使用属于“商业使用”、“商业”的定义是什么,什么是“服务”,什么是使用商标的“善意意图”,商标申请人如何证明其已经在商业活动中使用该商标,又或者如何证明其在商业活动中有使用该商标的“善意意图”。商标申请人在向美国专利商标局提交申请之前应该清楚这些问题的答案。

当商标被放置在商品本身上、商品的容器中或与其相关的展示物上,或者粘贴在商品的标签上时,商标被视为在商业活动中的使用。如果在商品上附着该标记不切实际,则必须将其放置在与商品相关的文件上,并且这些商品必须在商业中销售或运输。就服务而言,该商标必须在服务的销售或广告中使用或展示,并且这些服务必须在商业活动中提供。

根据美国《商标法》的有关规定,商业的法律定义包括:州际贸易、领土贸易以及美国与外国之间的贸易(参见《商标审查程序手册》第 901.03 节)。州际贸易是指两个州之间的贸易。这类情况可能包括客户为了响应服务广告而跨越州界;申请人的被许可人或特许经营人可能位于多个州,并且他们使用该商标;或者申请人可以通过互联网提供服务。领土贸易是指在美国领土内或美国领土与美国领土之间的贸易。美国领土包括:关岛、波多黎各、美属萨摩亚和美属维尔京群岛。就对外贸易而言,它必须涉及美国。如果商品或服务不在美国销售或提供,则在外国使用商标不会在美国产生相应的商标权利。

关于服务,并非所有活动都被视为《商标法》意义上的服务。该活动或服务必须是为了申请人以外的其他人的利益而进行的。系统、流程、想法或方法不会构成《商标法》意义上的服务。

在商业活动中,善意使用该商标意味着申请人必须确实有使用该商标的意图,并且随着时间的推移,申请人正在采取积极措施将商品推向市场,或者申请人正在积极准备提供商标申请中指定的服务。申请人不能只是提出保留商标的申请,而不采取任何措施来制造或销售商品或提供服务。如果受到商标局审查员或者第三人的合理质疑,申请人必须能够提供书面证据来证明申请人的真实意图。此类证据可以包括生产货物、客户订单、客户发票、促销计划、营销材料、商业计划、业务会议文件、许可证、分销协议等。

特别需要提醒中国申请人注意的是,一旦注册后成功保护商标的关键在于及时使用商标标记。如果所有者在发现侵权后等待过长的时间才采取行动,甚至完全不行使权利,就可能导致商标权的完全丧失或受到极大限制。如果所有者不反对他人的商标注册申请,然后等待5年以上才请求取消注册,这也可能导致失去在头5年内取消注册所需的胜诉理由。这被称为“懈怠原则”,它会阻碍有效的商标执法。