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指定中国的外观设计国际申请的审查实践

时间:2025-04-10

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一、引言

海牙体系是针对工业品外观设计的国际体系。海牙体系建立在《海牙协定》之下,由世界知识产权组织(WIPO)管理,允许申请人通过单个申请在多个缔约方获得对工业品外观设计的保护。

海牙体系具有多个“一”的特点:

(1)只需要向一个局提交申请(国际局);

(2)只需要使用一种语言(英语、法语或西班牙语);

(3)只需要使用一种货币(瑞士法郎);

(4)只需要一件申请即可指定多个缔约方(国际申请)。

因此,在海牙体系下,一件国际申请有可能取代一系列原本必须向不同国家/地区/组织提交的申请。

海牙体系带来了许多益处。例如,它可以使得在国际上获得外观设计保护的过程变得更高效;它可以减少成本和管理负担;它还可以增强知识产权保护的全球协作。

中国在不久之前正式加入了海牙体系。2022年2月5日,中国政府交存了《海牙协定日内瓦文本》(1999年)的加入书。中国成为1999年文本的第68个缔约方和海牙联盟的第77个成员。1999年文本于2022年5月5日在中国生效。相应地,包含关于外观设计国际申请的特别规定的《专利法实施细则》于2023年12月21日发布,包含关于外观设计国际申请的审查规程的《专利审查指南》也于同日发布,它们自2024年1月20日起正式生效施行。

这有利于中国与国际知识产权的协调。对于国内申请人,它们可以由于更简化的流程而更愿意在国外保护外观设计。对于国际申请人,它们将找到在中国获得外观设计保护的有吸引力的渠道。

二、指定中国的外观设计国际申请的审查实践

1. 外观设计的国际申请和中国国家申请的常见时限比较

在讨论指定中国的外观设计国际申请的申请文件的实体审查之前,需要关注国际申请和直接向中国国家知识产权局递交的外观设计申请(以下简称中国国家申请)在一些时限规定上的不同。下面表1列出典型的方面。

表1

通过比较可见,中国国家申请具有更长的延迟期限,更短的第一次通知书时限以及通常更短的审查周期。但是,中国国家申请需要每年缴纳年费,续展频率更短。对于指定中国的国际申请而言,中国国家知识产权局会在国际申请公布后进行实质性审查,因而包括公开和审查两个阶段,这有可能导致延后最终权利获得的时点。

2、外观设计国际申请的第一次驳回通知书的特点

下面简介中国国家知识产权局针对外观设计国际申请的审查的第一次通知书及其答复的特点。

该第一次通知书将以英文形式发出,传送给国际局并在网站上公开,被称为“驳回通知(致WIPO)”。若该国际申请为外国申请人,为了答复驳回通知(致WIPO),克服缺陷以在中国获得授权,将需要委托中国专利代理机构来办理。如果在答复驳回通知(致WIPO)后,申请文件仍存在缺陷,中国国家知识产权局将发出中文的“补正通知书”、“审查意见通知书”或“驳回决定”,它们不会传送给国际局,并且答复期限与关于中国国家申请发出的相应通知书的答复期限相同。此外,该驳回通知(致WIPO)是可延期的。

值得注意的是,驳回通知(致WIPO)在末尾写明了答复期限和发出日期。从当前实践看,该答复期限仍然包含了额外15天。该15天被理解为“国际邮路时间”,即传送给国际局再传给申请人的时间。该时间段属于答复期间。

案例1——国际邮路时间的使用

某指定中国的外观设计国际申请的驳回通知于2024年4月2日发出,通知载明答复期限是2024年8月19日。客户于2024年8月14日指示办理延期1个月。专利代理机构于2024年8月16日提交延期请求。国家知识产权局于2024年8月28日发出同意延长国家知识产权局于2024年4月2日发出的驳回通知(致WIPO)中规定的期限,将期限延长至2024年9月19日。

3、外观设计的国际申请和中国国家申请的优先权规定区别

优先权要求在知识产权领域,包括在工业品外观设计的申请中,具有重要的法律和实用价值。指定中国的外观设计国际申请和中国国家申请都可以要求在先申请的优先权。然而,对于优先权的文件传递、恢复和撤销,两种申请的审查不尽相同。

对于中国国家申请,要求外国优先权的,在先申请文件副本应当在提出在后申请之日起三个月内提交。逾期而视为未要求优先权的,可以恢复。此外,要求优先权之后,可以撤回优先权要求。

对于国际申请,需要在国际申请递交期间在DM/1表格中写明所要求的在先申请号、在先申请的主管局、在先申请日、关联的外观设计编号。为了传递证明文件,可以在DM/1表格中填写DAS码或者通过附件V提交。关于使用DAS码,需要关注在先申请号的对应性以及是否成功交存并开放交换权限。否则,申请人未在国际申请递交期间提交的,应当自外观设计国际申请公布之日起三个月内向国家知识产权局提交第一次提出的专利申请的副本。外观设计国际申请被视为未要求优先权的,不予恢复。此外,也不得向专利局提出撤回优先权要求。

案例2——优先权文件副本的主动递交

某客户于2024年8月6日咨询某国际申请的优先权文件副本的递交事宜。该国际申请于2024年6月21日国际公布,当时仍处于上述3个月内期限内。经与客户确认,客户在国际申请递交期间并未填写DAS码或者提交附件V。因此,建议客户委托中国专利代理机构,直接向中国国家知识产权局提交优先权文件副本。

4、外观设计国际申请的著录项目变更规定

国际申请的著录项目变更应当向国际局办理相关手续,但是对于外观设计国际申请的申请人(或者专利权人)权利变更的,除了向国际局办理相关手续外,还应当按照专利法实施细则的规定向国家知识产权局提交证明文件。这是对涉及权属变化的变更的附加要求。

5、外观设计国际申请的申请文件的审查原则和审查要求

下面转向外观设计国际申请的申请文件的实体审查。《专利审查指南》规定了外观设计国际申请的审查原则。对于外观设计国际申请,应当依据以下原则进行审查:

(1)申请的形式或者内容适用海牙协定以及1999年文本和1960年文本共同实施细则的规定,审查员不得以申请文件的形式缺陷为由驳回外观设计国际申请。

(2)明显实质性缺陷以及其他文件和相关手续的审查,适用专利法及其实施细则和本指南的规定。

尽管某些缺陷在中国国家申请中可能会以补正通知书的形式发出,但是在外观设计国际申请的审查范畴下仍被归类为了明显实质性缺陷,例如:

专利法第二十七条第二款:清楚表达;

专利法实施细则第一百四十二条:设计要点;

专利法第六十四条第二款:简要说明的解释作用;

专利法第三十一条第二款:单一性,基本设计。

6、外观设计国际申请的申请文件的审查案例

下面结合案例介绍常见驳回意见的答复实践。注意的是,进行答复时应当使用中文提交陈述意见,使用英文对申请文件进行修改。

案例3——设计要点的明确

某国际申请收到的驳回通知书中包含如下的驳回意见:

The characteristic features of the industrial design are not indicated in the brief description. The application does not comply with the requirements of Rule 28.1 of the Implementing Regulations of the Patent Law of the People's Republic of China. To be specific, an international application designating China must contain a brief description of the characteristic features of the design. The characteristic features of an industrial design mean that the shape, the pattern, or their combination, or the combination of the color with shape and/or pattern, or the location, which are different from prior designs. For example, the applicant may state: "The characteristic features of the design lie in the shape".

该意见意味着国际局公布的外观设计国际申请中包括的说明书并没有含设计要点。

为此,需要提交国际局公布的外观设计国际申请的著录项目(57)条的英文替换版本,其中载明设计要点的英文声明。在准备(57)条时,通常可以不修改(57)条的原始内容,而是将设计要点的声明追加在末尾。驳回意见给出了设计要点在于形状(shape)的例句,也给出了形状(shape)、图案(pattern)、色彩(color)、部位(location)的关键字。当然,图形用户界面(graphic user interface)亦是可用关键字。

例如,在答复时,可以提交如下的替换(57)条(其中“XXX.”表示该条的原始内容):

(57) XXX. The characteristic features of the design lie in the combination of shape and pattern.

案例4——基本设计的明确

某国际申请收到的驳回通知书中包含如下的驳回意见:

There are two similar designs in the application but the main design is not specified. The application does not comply with the requirements of Article 31.2 of the Patent Law of the People's Republic of China and Rule 35.1 of the Implementing Regulations of the Patent Law of the People's Republic of China. The applicant may overcome this defect by amending the brief description. For example, the applicant may state: "Design 1 is the main design."

该意见意味着国际局公布的外观设计国际申请中包括的说明书并没有指定基本设计。

为此,需要提交国际局公布的外观设计国际申请的著录项目(57)条的英文替换版本,其中载明基本设计的英文指定。在准备(57)条时,可以通常不修改(57)条的原始内容,而是将基本设计的指定追加在末尾。

例如,在答复时,可以提交如下的替换(57)条(其中“XXX.”表示该条的原始内容):

(57) XXX. Design 2 is the main design.

案例5——基本设计的明确的替代情形

尽管中国审查实践要求指定基本设计,但是鉴于著录项目(57)条会关系到多个指定的缔约方,可以考虑替代地在国际申请递交期间在DM/1表格中通过填写“基本设计或者关联外观设计”中与中国的基本设计相关的栏目。如此,则无需在(57)条中进行基本设计的指定。当进行国际申请公布时,著录项目(66)条将显示与中国基本设计相关的信息(连同可能的其它缔约方的信息)。

案例6——单一性要求

某国际申请收到的驳回通知书中包含如下的驳回意见:

There are 7 designs in this application and the main design is not specified in the application. In addition, the above 7 designs do not have a similar appearance. The application does not comply with the requirements of Article 31.2 of the Patent Law and Rule 35.1 of the Implementing Regulations of the Patent Law. To be specific, the 7 designs shall be divided into 3 groups: Group 1: Design 1, Design 2, Design 6 and Design 7; Group 2: Design 3 and Design 4; Group 3: Design 5. One group of designs which have the similar appearance can be retained in this application. If Group 1 or Group 2 is retained, the applicant should designate a main design in the brief description. For designs deleted in this application, the applicant may file divisional applications to the CNIPA within two months from the date of domestic publication of this application. However, after the expiration of the above-mentioned time limit, or the original application has been rejected, or the original application has been deemed withdrawn and has not been restored, no divisional application may be filed.

该意见意味着国际局公布的外观设计国际申请中包括不符合中国审查实践要求的不相似设计。

一个国际申请可以包含最多100项外观设计,只要它们均属于工业品外观设计国际分类(洛迦诺分类)的同一类别(大类)。一个中国国家申请最多包含10项相似外观设计,并且相似设计与成套产品设计是不兼容的。指定中国的国际申请也需要满足中国国家申请的相似设计和项数的要求。

因此,可以基于例如上述的驳回意见进行答复和/或分案,和/或主动地进行分案。通常,在国际申请的驳回意见中会写明审查员建议的相似设计的分组,方便申请人判断答复和/或分案安排。申请人主动提出分案申请的,应当自外观设计国际申请公布之日起两个月内提出。申请人按照审查员的审查意见提出分案申请的,最迟应当在原申请的国内公告日起两个月内提出。

特别要注意的是,分案申请被视为国家申请。换句话说,分案申请将需要准备中文视图和简要说明页。

案例7——答复时视图名称的要求

某国际申请答复驳回通知书后收到如下的补正意见(中文的补正通知书):

该申请为外观设计国际申请,视图名称前的视图编号不规范,不符合《适用〈海牙协定〉的行政规程》第405条的规定。应在各视图名称前依次添加编号,编号应包括两个独立的数字,中间以实心点隔开(例如:第一项外观设计的编号为1.1、1.2、1.3等,第二项外观设计的编号为2.1、2.2、2.3等,以此类推)。

某国际申请答复驳回通知书后收到如下的给予保护声明(展示部分内容)(基于保留的设计1、2、6、7获得权利):

因此,在使用英文对申请文件进行修改时,视图替换页中的视图名称具有特定要求。具体地,每个视图应赋予编号X.Y,其中X是视图所属的设计号,Y是视图在该设计中的编号。而且,与国家申请中保持设计编号从1连续不同,当针对国际申请删除一些设计并且保留另一些设计时,保留设计的设计号不应改变。

案例8——阴影线的使用

某国际申请收到如下的由国家知识产权局公布的外观设计国际申请专利(展示部分内容):

可见,被授权的产品视图中包含了阴影线,这些阴影线表现产品壳体壁上的平面形貌。

某国际申请收到如下的由国家知识产权局公布的外观设计国际申请专利(展示部分内容):

可见,被授权的产品视图中包含了阴影线,这些阴影线表现产品机体部上的曲面过渡。

WIPO曾发布了《关于制作并提供复制件以预防审查局以工业品外观设计公开不充分为由进行可能驳回的指导原则》,其中的指导原则第三条即建议“提供可以用来表示立体产品表面的浮雕和轮廓的影线、晕线、点划线或线条”。

《专利审查指南》规定,图片应当参照我国技术制图和机械制图国家标准中有关正投影关系、线条宽度以及剖切标记的规定绘制,并应当以粗细均匀的实线表达外观设计的形状。不得以阴影线、指示线、中心线、尺寸线、点划线等线条表达外观设计的形状。此外,在中国的外观设计视图中,为了具体呈现产品表面的浮雕和轮廓,通常采用的做法是提供剖视图或多角度的立体图。

然而,根据针对国际申请的当前审查实践,并没有直接排除阴影线的使用。判断标准在于阴影线是否影响到视图的清楚表达。例如,当某些阴影线用于表达产品表面的平面或曲面形貌/过渡时,可能通常不认为这些阴影线会影响到视图的清楚表达。然而,当某些阴影线影响到对产品的轮廓和/或边界的理解时,可能会收到针对这些阴影线的驳回意见,使得它们需要修改以清楚地界定产品的各部分。

案例9——视图的清楚表达

某国际申请收到的驳回通知书中包含如下的驳回意见:

The application lacks the necessary views, so the relevant drawings or photographs submitted by the applicant can not clearly and accurately indicate the design of the product for which patent protection is sought. The application does not comply with the requirements of Article 27.2 of the Patent Law of the People's Republic of China. In terms of three-dimensional designs, if the essential features of such design of a product involve six sides, the applicant shall submit six-side orthographic views; if the essential features of the design involve only the view of one or more sides, the applicant shall submit at least orthographic views of the sides in question, and for the remaining sides, the applicant may submit either the orthographic views or perspective views, unless the sides cannot be seen easily or cannot be seen at all when in use.

该意见意味着国际局公布的外观设计国际申请中缺少视图。

对于指定中国的国际申请,视图缺陷是影响到可授权性的关键因素。对于视图不对应的情况,通过视图的相互比较和理解,通常可以确定视图的修改方案以克服相关的问题。然而,对于视图缺少或不完整的情况,有可能难以通过修改(补图)而克服,因为这潜在地会引入超范围的问题。

为此,如果从立体图中能够直接且毫无疑义地得到相关侧面的构造,则可以基于此来补交相关侧面的正投影视图。如果相关侧面是使用时不容易看到或者看不到的面,则可以在著录项目(57)条的英文替换版本中进行说明并在意见陈述中充分说理。

最好地,在国际申请递交期间便以符合视图的清楚表达的形式准备外观设计的复制件。

三、总结

外观设计国际申请仍然是一个新兴领域。随着海牙体系在中国的逐步实施,针对指定中国的国际申请的审查实践也在不断变化和革新。因此,申请人和专利代理机构均应当及时关注和跟进这些发展,以适配协调不断更新的外观设计保护需求。