摘要

权利要求通常应以肯定的表述来限定要求保护的范围，然而在审查实践中允许申请人采用具体放弃的方式对权利要求进行修改。当申请人对权利要求作出具体放弃式修改时，如果被“放弃”的数值时发明不可能实施或者取经“放弃”后的数值时本发明具有新颖性和创造性，这样的修改通常才是允许的。在进行具体放弃式修改时，应根据具体的情形考虑，以便在保证修改被允许的同时最大程度地维护专利的保护范围。

具体放弃式修改是一种非常特殊的修改方式，其通过采用否定性词语或排除的方式来放弃权利要求中的部分保护范围，且具体放弃的表述通常是在原申请中没有公开或记载的内容。

《专利审查指南》[1]第二部分第八章规定：“如果在原说明书和权利要求书中没有记载某特征的原数值范围的其他中间数值，而鉴于对比文件公开的内容影响发明的新颖性和创造性，或者鉴于当该特征取原数值范围的某部分时发明不可能实施，申请人采用具体“放弃”的方式，从上述原数值范围中排除该部分，使得要求保护的技术方案中的数值范围从整体上看来明显不包括该部分，由于这样的修改超出了原说明书和权利要求书记载的范围，因此除非申请人能够根据申请原始记载的内容证明该特征取被“放弃”的数值时，本发明不可能实施，或者该特征取经“放弃”后的数值时，本发明具有新颖性和创造性，否则这样的修改不能被允许”。

对于某些文献披露的技术信息（例如抵触申请），申请人在申请日之前可能因难以获知这些文献，从而难以在撰写申请文件时在权利要求概括的保护范围中予以规避。具体放弃修改这种特殊的修改方式便为申请人提供给了补救的机会，因此这种修改方式也有助于使申请人对社会所做出的技术得到保护。而且，虽然《专利审查指南》只针对数值范围的放弃式修改进行具体描述，但基于立法宗旨，在审查实践中可以具体放弃的对象并不仅限于数值范围。

欧洲专利局对于具体放弃修改方式提供了具体的规定，其思路为：只有为了克服新颖性缺陷或出于非技术原因排除不授权主题,才允许对权利要求采用具体放弃的修改方式，具体放弃修改方式并不是给申请人提供任意修改权利要求的机会，所述新颖性缺陷又仅限于由抵触申请和偶然占先原因造成的权利要求丧失新颖性[2]。中国专利审查实践中关于具体放弃式修改采用了类似于欧洲专利局的思路。

对于抵触申请的情形，通常考虑到如下事实，即不同的申请就发明主题的不同方面都有获得专利权的资格，排除抵触申请内容后的部分，因为是在后申请的首次公开，应该获得相应的合理保护。由于抵触申请的内容并非现有技术，申请日前公众无法获得，不能用于评价专利申请的创造性，因此在专利申请采用具体放弃式修改排除掉抵触申请记载的内容后，相对该文献自然具有新颖性、创造性。

对于偶然占先的情形，偶然占先的现有技术必须非常地不相关并且其技术领域与要求保护的发明相差甚远，以至于所属领域的技术人员在实施该发明时绝不会将其列为需要考虑的对象[3]。偶然占先的现有技术由于所属领域、实际解决的技术问题以及发明构思等都与本申请相差甚远，只是因为其公开内容与本申请保护范围有重叠从而能够破坏本申请的新颖性。偶然占先的现有技术对于发明的完成没有给出教导或启示，因此当申请人采用具体放弃式修改从权利要求中排除该偶然占先的技术方案之后，该现有技术文献将不能用来否定修改后权利要求的创造性。

以下通过两个具体实例来说明进行具体放弃式修改可能遇到的情形。

【实例1】

一项申请的权利要求涉及特定数值范围Y=10～30，并且说明书中给出了Y=10、20、30的实施例。可能存在以下两种情形：（1）对比文件1公开了Y=20的技术方案，并且该对比文件1构成本申请的抵触申请；（2）对比文件1公开了Y=20的技术方案，并且该对比文件1构成本申请的现有技术从而可用于评价本申请的创造性。如果依照具体放弃的方式进行修改，可在权利要求中排除Y=20的技术方案，从而将数值范围限定为“Y=10～30，且Y≠20”。

对于情形（1），由于修改后的权利要求排除了Y=20的技术方案，修改后的权利要求相对于对比文件1具有新颖性；而且由于对比文件1是本申请的抵触申请，因此不能用于评价创造性。因此上述具体放弃式修改使得该权利要求具有新颖性和创造性，从而符合专利审查指南的规定。

对于情形（2），修改后的权利要求排除了Y=20的技术方案从而相对于对比文件1具有新颖性。然而，由于对比文件2构成该申请的现有技术，并且本申请的实施例证实了Y=20的技术方案具有类似的有益效果，因此审查员很可能认为修改后的技术方案“Y=10～30，且Y≠20”的技术方案相对于Y=20的技术方案不具有创造性，并进而认为该修改不符合专利法第33条的规定。

【实例2】

一项申请的权利要求涉及特定数值范围Y=10～40，并且说明书中给出了Y=10、20、30、40的实施例。对比文件2公开了Y=25的技术方案，并且该对比文件2构成本申请的抵触申请。为了使该权利要求具有新颖性，可依照具体放弃式修改方式，在该权利要求中排除Y=25的技术方案，从而将Y限定为“Y=10～40，且Y≠25”。

在《专利审查指南》第二部分第八章的规定中存在一个前提条件，即“在原说明书和权利要求书中没有记载某特征的原数值范围的其他中间数值”。由于说明书中还记载了数值范围10～40内的两个中间数值（即20和30），因此上述修改方式似乎是不被允许的。

然而，可通过将该权利要求拆分为3个权利要求A、B和C，它们分别包括特征Y=10～20、Y=20～30、Y=30～40。权利要求A和C显然不存在新颖性问题。对于权利要求B，则可以通过放弃Y=25而修改为“Y=20～30，且Y≠25”；这种修改完全满足《专利审查指南》的上述前提条件。

修改后的权利要求A、B、C的保护范围实际上等效于直接从原权利要求中排除Y=25所得到的技术方案“Y=10～40，且Y≠20”，因此通过拆分权利要求使得对权利要求的修改满足了上述前体条件。然而如此进行修改后得到了三项权利要求，明显使得修改后的权利要求书不够简要。因此作者认为，在对放弃式修改进行审查时，如果仅以不满足“在原说明书和权利要求书中没有记载某特征的原数值范围的其他中间数值”这一条件而简单地否定该修改似乎是值得商榷的。

综上，权利要求通常应以肯定的表述来限定要求保护的范围，但在审查实践中允许申请人采用具体放弃的方式对权利要求进行修改。当申请人对权利要求进行具体放弃式修改时，如果被“放弃”的数值使发明不可能实施或者取经“放弃”后的数值时本发明具有新颖性和创造性，这样的修改通常才是允许的。在具体的实践中通常应关注以下两种情形：

(1)当审查员基于一篇抵触申请文献反对发明的新颖性时，由于抵触申请不能用于评价发明的创造性，因此采用放弃式修改能够容易地克服审查意见并且最大程度地维护专利的保护范围；

(2)当审查员基于一篇现有技术文献反对发明的新颖性和创造性时，应当慎重采用放弃式修改；因为具体放弃的数值范围通常与修改后的数值范围非常接近，审查员通常会认为修改后的权利要求不具有创造性，并进而认为该修改不符合专利法第33条的规定。

参考文献

1. 《专利审查指南》（2019年修订）；

2. 李越等人，“关于具体放弃式修改的一些问题”，专利法研究（2013）；

3. 张耀宏，“浅议具体放弃修改”；中华全国专利代理人协会年会暨首届知识产权论坛论文集（2010）。