2021年6月10日，德国联邦议会通过了修改德国专利法的法案，从而自2009年以来首次对专利法进行重大修改。2021年6月25日，联邦参议院决定不反对这部法案。新专利法在由德国联邦总统弗兰克•瓦尔特•施泰因迈尔签署后已于2021年8月17日在《联邦法律公报》（Federal Law Gazette）上颁布并生效，将直接适用于已经提起的专利诉讼案件，尽管其中的部分规定还需要一段过渡期才能生效。

一、概况

德国专利制度的一个特点是在不同的法院审理侵权和无效。这种二元体制的好处是可以加快侵权诉讼的审理速度，法院通常可以在18-24个月内颁发可执行的禁令。然而，无效诉讼从起诉到裁决的时间要长得多。这意味着，即使被指控的侵权者可能最终成功地使专利无效，但在此之前他仍然面临着执行已经颁发的禁令的威胁。

德国新专利法的修改之一就是加快专利无效的审理，规定联邦专利法院在提起无效诉讼之日起的6个月内对无效诉讼的实体问题作出初步意见。联邦专利法院将向各方包括侵权法院提供其初步意见。侵权法院因而在作出侵权裁决或暂停侵权案件以等待无效诉讼结果的决定之前，了解联邦专利法院的初步意见，从而最大程度地避免针对无效的专利作出侵权裁决。

此外，新专利法规定了更强的程序来对披露的机密信息提供保护。通过适用商业秘密保护法第16至20条的程序性规定，应一方当事人的请求，法院可以将某些有争议的信息列为商业秘密，并且将接触商业秘密的人限制在少数可靠人员。在诉讼期间和结束后，所有当事人都必须保守该秘密。

这次德国专利法修改最具争议的部分莫过于明确了根据比例原则限制专利侵权案件中禁令的适用。

二、德国新专利法关于禁令救济例外的规定

（一）禁令救济例外

原德国专利法第139条规定：

1. 任何违反第9-13条使用授权发明的人，会被被侵权人在多次遭受侵权风险的情况下要求采用禁令，也可在第一次遭受违法威胁的情况下采用所述禁令请求。

2. 任何故意或疏忽实施该行为的人，有义务对被侵权人补偿因此产生的损害。损害赔偿请求也可以根据侵权人如果获得使用该发明的许可应支付的合理费用的金额计算。

3. 如果专利的对象是一种新产品的制造方法，除非提供相反证据，否则其他人制造同一产品被视为使用了该专利方法。在提供相反证据时，必须考虑被告保护其制造和商业秘密的合法利益。

新专利法在此基础增加了第（4）款，即禁令救济例外：

4. 基于个案的特殊情况，只要行使请求权会导致侵权人或第三方遭受不成比例的、且因专有权而不合理的困难，则排除这种请求。在此情况下，被侵权人可以要求只要看上去是相称的补偿金。根据第2条的损害补偿请求不受此影响。

新专利法的修改使其与《欧盟执行指令》（Directive 2004/48/EC）的规定一致，其中已经明确规定比例原则适用于知识产权诉讼请求的行使。相关修改的措辞受到2016年“热交换器”判决（案号：X ZR 114/13，2016年5月10日）的影响。在该判决中，尽管原告的禁令救济请求最终没有受到限制，但是德国联邦最高法院明确了，在个别特殊情形下，可以考虑限制颁发禁令。

（二）禁令救济例外的立法背景

如果专利权被侵害，德国法院一直将颁发禁令作为一种自动的救济措施。虽然少数法院在个别案件中会衡平考虑各方利益来决定是否限制禁令的颁发，但这种纠正措施很少被应用。

当德国汽车制造商开始面临来自非执业实体（NPE）如博通、诺基亚等的专利侵权主张时，德国的汽车产业因受到严重威胁，即由于侵犯了汽车个别部件的专利权，而不得不停止相关汽车的生产和销售。

在此背景下，德国汽车制造商与来自其他行业，特别是高度整合的行业的其他利益相关者一起开始游说政府，要求普遍性地根据利益平衡来作出禁令救济。
然而，高度依赖研发的一些行业担心则削弱禁令救济会损害其业务，例如制药公司、化学公司、通信行业等。此外，也有人担心限制禁令救济会削弱德国专利制度的吸引力。一些专利法官则指出，现有法律已经提供了足够的灵 活性。

立法机构在综合各方意见后，仍然在专利法中增加了禁令例外规定，尽管其适用受到严格限制，很多学者也认为该规定并不会改变德国目前的司法实践。

（三）禁令救济例外的适用

显然，排除禁令救济属于例外情形。专利权人的利益通常必须优先于侵权人在限制禁令救济方面的任何利益，只有在真正例外的情形才应考虑排除禁令救济。这是一个很高的门槛。以下情形或许会导致对禁令救济的限制：申请人是非执业实体，滥用禁令救济请求，违背诚信迫使侵权人接受“明显过高的许可费”；禁令会给侵权人带来异常巨大的损失，而且这种损失与专利的价值相比“完全不成比例”；被侵害的专利只涉及复杂产品的一个微小但必须的方面，同时规避设计需要很长时间来实施，而在此期间停止生产和销售的后果与被侵权专利的价值相比“完全不成比例”。

此外，考虑到“善意”的规定，主观方面如侵权者的过错程度、侵权人的侵权产品进入市场时的尽职调查（自由实施（FTO）分析）以及侵权人以合理条件获得许可的努力，都可能是相关的。

即使在特定案件中发现禁令救济是不成比例的，一般来说，其后果应该只是暂时中止禁令救济，例如，给侵权人时间以规避设计。在某些情形下禁令救济或许应被永久排除，但是现在还没有任何案例的指引。

三、对我国企业的影响

根据中国经济网报道，我国连续5年成为德国最重要的贸易伙伴，2020年中德双边贸易额达到2120亿欧元，德国联邦外贸与投资署发布的《2020年外国企业在德国投资报告》显示，2020年我国对德国投资项目数量为170个，同比逆势增长10%。因此，我国企业必须要重视德国专利法中上述禁令救济例外规定对贸易、投资、知识产权保护策略等的潜在影响。

首先，限制禁令救济仅适用于极罕见的例外情形。我国企业在规划德国的专利保护策略、对抗侵权指控时，不能期望这种禁令限制会很容易获得。
其次，非执业实体专利权人滥用禁令救济请求，违背诚信原则，意图通过复杂产品的个别部件的专利权迫使侵权人接受明显过高的许可费时，我国企业作为被告较有希望获得禁令救济的限制。

第三，我国企业的产品在进入德国市场时应当做好尽职调查（包括自由实施分析），在收到专利权人的侵权警告函时必须认真对待。这些主观方面的因素也会影响禁令救济的适用。