近年来，随着我国经济的发展和技术进步，人们越来越重视知识产权的保护。许多企业除了在国内申请大量专利，还尝试在其它国家也获得专利保护。美国作为目前世界上经济最发达的国家，也是许多企业申请海外专利的主要国家之一。了解和掌握美国专利申请的知识，有助于企业和专利代理师更好地规划专利申请策略。
在笔者的工作中，发现许多企业的知识产权管理人员以及事务所的专利代理师对于美国专利法律中的分案和继续申请感到困惑，不知道在哪种情况下应该递交分案申请，哪种情况下应当递交继续申请。通过这篇文章，希望可以帮助读者对这二者有更深入的认识，可以在日常工作中熟练的应用。
一、美国关于分案申请、继续申请和部分继续申请的规定
（一）分案申请
美国专利法35 U.S.C. 121对分案申请作了规定：“If two or more independent and distinct inventions are claimed in one application, the Director may require the application to be restricted to one of the inventions. If the other invention is made the subject of a divisional application which complies with the requirements of section 120 it shall be entitled to the benefit of the filing date of the original application…”在35 U.S.C. 121中，规定了如果一个申请中包含两个或更多个独立或有显著区别的发明，审查员可以要求该申请限制到其中一个发明，其余发明可以作为分案申请的主题。
在美国专利审查手册M.P.E.P. 201.06中，对分案申请进行了详细的解释。美国分案申请通常是审查员对原申请发出限制要求的结果。例如，对于原申请，审查员可以发出通知书（Requirement for Restriction），要求申请人根据35 U.S.C. 121的规定对原申请中的权利要求进行限制和选择。申请人可以选择一组权利要求继续进行审查，其余的权利要求被删除（Cancel）或撤回（Withdraw）。对于删除或撤回的权利要求，申请人可以提交分案申请。
也就是说，在35 U.S.C. 121框架下，基本上不存在申请人主动提出分案的情况。申请人只能基于审查员对原申请发出的限制要求提交分案申请，并且分案申请的主题限于原申请中被删除或撤回的主题。
那么，什么样的主题是独立或有显著区别的呢？在M.P.E.P. 802.01中给出了解释。
术语“独立”表示，要求保护的两个或更多个发明之间没有公开的关系，即它们在设计、操作和效果上没有关联。例如，一种方法和不能用于实现该方法的装置，可以被认为是独立的。在实践中，如果两个独立权利要求基本上没有相同或相似的技术特征，美国审查员通常会认为这两个独立权利要求涉及两个完全不同的发明，从而认为它们的主题是独立的。这种情况下，美国审查员可以要求申请人选择保留其中的一项独立权利要求。
术语“有显著区别”是指，如果两个发明在设计、操作和效果中的至少一者没有关联，并且至少一个发明相对于其它发明具备新颖性和非显而易见性（尽管它们可能各自相对于现有技术都不可授权），则可以认为这两个发明是有显著区别的。在实践中，如果两个独立权利要求有一些技术特征是相同或相似的，但是审查员在基于对其中一项独立权利要求检索的基础上，无法判断其它独立权利要求是否可以授权。这种情况下，美国审查员往往会认为两个独立权利要求是“有显著区别”的，并且要求申请人进行限制和选择。这种作法的好处是可以减小审查员的工作量，也能增加美国专利商标局的收入。
（二）继续申请
在M.P.E.P. 201.07中，对继续申请（continuation application）进行了解释。继续申请是基于待决的原申请中公开的一项或多项发明的申请。在继续申请中，不能增加未在原申请中公开的主题内容。
从上面的规定可以看出，同上面的分案申请相比，对于继续申请中的主题的要求更加宽松。在专利申请过程中，可以更加灵活的运用继续申请，出于多种目的提出继续申请。
例如，经过原申请的审查过程中的检索以及与审查员的沟通，申请人可以更准确的评估原申请中公开的技术内容相对于审查员同意授权的权利要求的保护范围是否合适。如果判断原申请的权利要求的保护范围过小，而实际上可以获得更大的保护范围。那么可以修改权利要求，在继续申请中追求更大的保护范围。同理，如果经过上述评估，认为可以在不同于原申请的另一个保护范围内（允许有一部分重叠）获得授权，也可以提出继续申请以追求该保护范围。
另一种情况，如果发现申请人真正投放市场的产品、改进的后续产品或者竞争对手的产品没有被原申请的权利要求覆盖，那么可以提出继续申请，将这些产品纳入专利保护范围内。这种方式可以更好地使专利与产品对应起来，切实的保护专利权人的产品。也可以用来打击竞争对手，要求对方停止侵权、赔偿损失等，从而帮助专利权人确立市场竞争的优势地位。
还有一种情况，如果原申请即将被驳回（例如收到了final OA，且全部权利要求被认定为不可授权），申请人也可以选择提交继续申请。通过这种方式，可以保持相关技术的专利申请处于不确定的状态。竞争对手或者其它有意向使用该技术的厂商就不敢轻易地生产和销售与该技术相关的产品。未决的专利申请就像悬在他们头上的一把利剑，谁也不知道何时会落下。这种威慑作用在市场竞争中也是不可忽视的因素。
（三）部分继续申请
MPEP 201.08中规定了部分继续申请（continuation-in-part application）。部分继续申请是在原申请的生命周期期间提交的、重复原申请的一些或全部实质内容、并且增加了在原申请中未公开的内容的申请。
部分继续申请是一种具有美国特色的专利申请。在申请的内容上，部分继续申请允许申请人在原申请的基础上，增加原申请未公开过的、新的主题内容。在申请的时机上，在原申请的有效期内（包括申请期间以及维持专利权有效期间），都可以提交部分继续申请。其中，与原申请相同的内容可以根据35 U.S.C. 120享有原申请的申请人，新增加的内容采用新的申请日。
部分继续申请给专利申请人提供了一种更加灵活的方式来保护专利技术。例如，专利申请人可以随着其产品研发的新进展，提交部分继续申请，以便包含该最新进展。
（四）三种申请方式的比较
比较美国专利申请中的上述三种方式的后续申请，可以看到部分继续申请与前两种存在一些显著的区别。例如，在提出时机上，申请人需要注意，对于美国的分案和继续申请，需要原申请处于待决（pending）的状态，而部分继续申请则在原申请的整个生命周期内可以随时提出。在发明人的要求上，分案和继续申请要求发明人必须是原申请中的发明人的一部分或全部；部分继续申请的发明人可以是原申请的发明人的一部分或全部，也可以进一步包含新的发明人。
那么，回到我们最初的话题上来，什么情况下应该提交分案申请？什么情况下应该提交继续申请呢？（部分继续申请很容易判断，这里就不再介绍了）
首先，如果原申请在审查阶段收到了限制及选择通知书，并且希望基于删除和/或撤回的权利要求提起新的申请，那么可以选择提交分案申请的方式。
其次，如果基于原申请中经过审查员检索的权利要求（包含进一步修改）提起新的申请，那么可以选择提交继续申请的方式。
最后，如果新的申请的权利要求是未在原申请的权利要求中出现过的主题，申请人有时很难判定新的权利要求到底是不是独立的或有显著区别的。这种情况下，建议按照继续申请的方式进行递交。
介绍完美国的法律规定，作为比较，我们不妨回过头看看中国专利法规中有关分案的规定。
二、中国关于分案申请的规定
中国专利法第三十一条第一款规定：“一件发明或者实用新型专利申请应当限于一项发明或者实用新型。属于一个总的发明构思的两项以上的发明或者实用新型，可以作为一件申请提出。”中国专利法实施细则第四十二条的规定：“一件专利申请包括两项以上发明、实用新型或者外观设计的，申请人可以……向国务院专利行政部门提出分案申请……”
可以看出，按照中国法律规定，分案申请最初是作为一种弥补性措施提供给专利申请人的。如果申请人在当初提交专利申请时没有满足专利法第三十一条第一款有关单一性的规定，在申请文件中包含了两项以上的发明、实用新型或者外观设计，则可以提出分案申请并保留原申请日，原申请享有优先权的，分案申请还可以保留原优先权日。这样，可以避免申请人的利益受到损害。
在专利审查指南第一部分第一章第5.1.1节中规定：“一件专利申请包括两项以上发明的，申请人可以主动提出或者依据审查员的审查意见提出分案申请。分案申请应当以原申请（第一次提出的申请）为基础提出。对于分案申请……审查员还应当根据原申请核实下列各项内容：（1）请求书中填写的原申请的申请日……（2）请求书中填写的原申请的申请号……（3）分案申请的递交时间……（4）分案申请的申请人和发明人……（5）分案申请提交的文件……”
从上面审查指南的规定可以看出，申请人既可以主动提出分案申请，也可以依据审查员的审查意见提出分案申请。实践中，如果申请人提出的分案申请满足上述要件，通常就会被专利局受理。
对于如何认定两项以上的发明，通常如果分案申请的保护范围不同于原申请的保护范围，包含原申请保护范围未涵盖的相对于现有技术做出创造性贡献的技术特征，则可以认为所要求保护的发明创造不同。换言之，可以认为原申请包含了分案意义上的两项发明。
根据审查指南的相关规定，在原申请收到驳回决定三个月内或收到授权通知书两个月内，申请人如果认为原申请的保护范围不能满足要求，可以在满足上述要求的情况下通过提交分案申请来争取获得相关保护。
结合中国专利法规中对于分案申请的要求，笔者认为目前中国的分案申请大致相当于美国的分案申请和继续申请二者，但是没有与部分继续申请对应的规定。此外，中国的分案申请必须在符合分案时机的期限内提交。也就是说，按照相关规定，如果最初的母案申请已经错过分案时机，即使分案申请仍处于审查过程中，如果该分案申请没有收到与单一性有关的审查意见通知书，也无法基于该分案申请继续提交另一个分案申请。而美国的分案和继续申请可以基于未决的分案和继续申请，不必考虑原始母案的状态。
三、结语
美国作为世界上最发达的经济体，上述三种方式的后续申请的形成固然有其历史原因，但是也应该看出其非常重视对美国国内技术的专利保护。虽然其他国家的申请人也可以在美国申请专利，但是肯定是美国申请人最熟悉自家的法律规定，可以更加灵活的根据本国的特殊规则建立起专利保护网。尤其是部分继续申请，可以在很大程度上迎合申请人的需求。申请人可以根据新技术、新产品开发的进度，随时调整专利申请的主题和内容，保证获得的专利权可以紧密地契合最新的产品和技术。
目前有人认为，中国专利法规中对于分案申请的要求过于宽松，希望严格限制分案申请，例如仅限于原申请因为不具备单一性而删除的权利要求。笔者认为这种要求实在是太过苛刻了，不适于我国目前的知识产权发展水平。专利法规的直接目的是规范专利行为，但是根本目的是通过专利制度促进技术进步，保护企业尤其是中国企业的技术竞争力以适应激烈的市场竞争。从专利申请量来说，我国已经是专利大国。但是，受限于历史因素和经济发展水平，我国专利申请的质量还有待提高。提供一个相对宽松的分案要求，有利于我国申请人利用分案申请弥补原申请的某些缺陷，更好地契合市售专利产品，应对国内外竞争对手的挑战。在美国那样发达的经济体中，尚且保留了许多特殊的规定，以培育和发展技术，确保美国科技在世界的领先地位。中国现阶段作为追赶者，更应该利用好专利制度，对技术进步加强保护，激发全社会创新活力。
