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简谈日本专利申请的加快审查

时间:2022-03-15作者:

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随着我国科技实力的稳步提升,越来越多国内企业的产品打入日本市场,国内企业在日本的专利申请也越来越多。为了及时保护企业的自主知识产权,在市场竞争中处于有利地位,在某些情况下可能希望日本专利申请能尽快得到授权。为方便申请人选择合适的加快审查策略,本文简要地介绍日本专利申请加快审查的若干途径,以便在日本递交专利申请的中国申请人参考。

目前,日本专利申请的加快审查途径主要包括优先审查、早期审查、超早期审查、专利审查高速公路(Patent Prosecution Highway, PPH)以及海外申请加快审查。

一、优先审查

根据《日本专利法》第四十八条之六的规定,在专利申请公开后,如果第三方以实施专利申请所请求保护的发明为业,或者申请人同实施者之间存在纠纷需要尽快解决,那么,可以请求对专利申请进行优先审查。请求提出者可以是第三方或者专利申请人。

在提出优先审查请求时,专利申请人需提供以下证明文件:

(1)说明第三方实施状态的情况说明书,第三方的实施行为所涉及的产品或方法的说明书,以及必要的附图;

(2)警告函的复印件;

(3)产品、宣传手册、样品、照片等;

(4)能够证明第三方的实施行为的相关文件。

如果满足上述条件,那么审查员将会对专利申请进行优先审查,并且最快在四个月内就可能给出最终的审查决定。

这一加快审查程序与国内通过《专利优先审查管理办法》第三条第四款启动优先审查的程序类似。《专利优先审查管理办法》第三条第四款规定,在专利申请人或者复审请求人已经做好实施准备或者已经开始实施,或者有证据证明他人正在实施其发明创造的情形下,专利申请人或者复审请求人可以请求对专利申请或者专利复审案件进行优先审查。

二、早期审查

根据日本特许厅(JPO)公布的《专利申请加快审查 • 加快审查指南 2016 年 8 月》(《特許出願の早期審査•早期審理ガイドライン 平成28年8月》)的规定,当专利申请满足以下任意一个条件时,即可请求日本特许厅对该专利申请进行早期审查:

(1)已经实际制造、销售了专利产品,或从申请加快日开始2年内计划生产该专利产品(包括已经申报农药或药品的审批的情况);

(2)申请人就该发明已经向其它国家的专利局提出了专利申请,或者已经提出了国际申请;

(3)该申请的申请人中全部或部分是中小企业、科研院所、个人、公益机构;

(4)该申请涉及绿色节能技术;

(5)来自大地震震灾区的申请;

(6)在亚洲有关联公司的跨国集团的相关申请。

其中,以第(2)条为理由请求加快审查时,申请人须提交早期审查的情况说明,并对现有技术文献及其与本申请的对比进行阐释。此类现有技术文献可以是申请人自行检索现有技术而获得(例如,申请文件的背景技术中记载的文献),也可以是外国审查机构/专利局作出的检索结果。例如,对于中国申请人而言,此类现有技术文献可以是中国优先权申请的检索报告和审查意见中所引用的对比文件,也可以是PCT申请的国际检索报告和国际检索单位的书面意见中所引用的对比文件。

从时间上来看,早期审查可以大大缩短申请周期。从申请人提出早期审查请求,到收到第一次审查意见通知书,一般平均只需2.2个月左右,之后申请人针对该次审查意见进行意见陈述,必要时对其专利申请进行修改,直到最终得到专利审查结果,一般全程平均仅需5.9个月。而对于未进入加快审查程序的普通专利申请而言,根据日本特许厅的统计数据,申请人通常要等待10.4个月左右才能收到第一次审查通知书。此外,需要说明的是,向JPO提出早期审查请求时无需缴纳官费,并且早期审查请求可以在提交审查请求的同时或者之后提出。

三、超早期审查

相比于早期审查,超早期审查的审查时间更短。进入超早期审查的专利申请通常将在约25天内收到第一次审查意见通知书,约50天内得到最终审查结果。

请求超早期审查的专利申请一般需要同时满足下述条件:

(a) 同时满足上述早期审查条件中的(1)和(2)的申请(正在实施或2年内预定实施且在日本以外也提交的申请);

(b) 在请求超早期审查的至少4周前已在线完成所有申请程序。

据JPO官方网站公布的数据,2014年超早期审查的第一次审查意见通知书做出的平均时间为0.8个月(如果是PCT进入日本国家阶段的申请,平均为1.4个月;原则上不超过2个月),获得最终审查结果的平均时间为2.1个月,明显快于普通的早期审查。

对于超早期审查,需要特别说明的是,各种流程和手续(例如,接收JPO下发的通知书,提交答复审查意见等)均需要在线完成;并且,申请人必须在收到审查意见通知书的30日内提交答复文件(对于国外申请人,答复期限放宽为2个月),且不能延期。一旦申请人请求延期,那么,超早期审查程序将会终止。

四、专利审查高速公路

日本特许厅(JPO)和包括中国在内的多个国家专利局建立了PPH项目。目前,基于所使用的审查结果的类型,PPH加速审查程序可以分成常规PPH和PCT-PPH两种。常规PPH使用某一国家或地区知识产权局对专利申请的审查结果来提出加速审查请求;而PCT-PPH则使用PCT国际专利申请的审查结果(包括国际检索单位的书面意见(WO/ISA)、国际初步审查单位的书面意见(WO/IPEA)或国际初步审查报告(IPER))来提出加速审查请求。只要在先审查结果中明确至少有一项权利要求有授权前景,申请人即可通过PPH加速审查程序,要求加快

待决日本申请的审查。并且,申请人在JPO提出PPH加速审查请求时无需缴纳额外费用。

由于PPH加速审查程序基于先审查结果,因此,请求PPH加速审查程序的日本专利申请的权利要求必须与在先审查结果中具有授权前景的权利要求有实质性的对应。相应地,申请人在递交PPH请求的时候通常需要递交权利要求对应表或对应性说明(必要时,修改权利要求),以使得满足PPH加速审查程序的要求。

PPH加速审查程序有其优点,例如,能够缩短专利申请审查周期,降低申请成本,提高申请授权的可预期性等,但也有着不足。一方面,PPH加速审查程序要求所使用的权利要求必须与在先审查的权利要求有实质性的对应,这可能导致牺牲保护范围。另一方面,PPH加速审查程并非是各国在实体问题上相互承认审查结果的机制,而仅是一种便利申请人的加快审查机制。这意味着,JPO仍然会按照本国专利法对专利申请进行实质性审查。因此,在某些情况下(例如,JPO审查员检索到新的现有技术文献),专利申请的审查速度并不必然能够得到明显加快。

综合来看,如果申请人已经获得正面的在先审查结果,并且对该审查结果所涉及的权利要求的保护范围也比较满意,那么,PPH加速审查程序将是特别合适的选择。

五、海外申请加快审查

海外申请加快审查主要针对的是,2006年4月1日以后提交的、作为巴黎公约优先权基础的申请(不包括PCT申请)。具体来说,如果一件日本申请被用作巴黎公约优先权基础,并且申请人在申请日起2年以内请求对该申请进行实质审查,那么,日本特许厅(JPO)将启动对该申请的优先审查(相对于其它未进入加快程序的普通申请)。通常情况下,从请求审查日或者申请公开日(以在后的日期为准)起算,日本特许厅(JPO)原则上需要在6个月以内开始对此类申请进行审查,且开始审查的日期最迟不晚于申请日起算30个月内。

该加速审查程序不需要申请人主动提出,也不需要缴纳额外费用,而由日本特许厅(JPO)自行启动。对于中国申请人而言,由于绝大多数情况下,都是在国内提交首次申请,而很少会选择直接在JPO提交首次申请,因此,基本上很少会用到该加速审查程序。

六、结语

以上对日本专利申请的加速审查途径进行了简要介绍,申请人可以根据实际情况选择适合自身需求的途径来加快日本专利申请的审查。