美国外观设计专利实践中，符合外观设计专利的授权条件之一是外观设计应具备装饰性。本文试图对美国外观设计专利实践中这一特有的要求进行简要介绍，并对审查过程中在遇到相关审查意见时可采取的答复方式进行简要说明。

美国专利法第171条规定，“任何人发明的用于制品的任何新的、原创的、以及装饰性的外观设计…可获得专利权” （Whoever invents any new, original, and ornamental design for an article of manufacture may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title）。这一条文是“装饰性（ornamental）”要求的法律依据。然而该如何理解这里所说的装饰性呢？

根据美国专利审查指南的规定，装饰性特征是指，为了“装饰目的而创立”的特征，而且不是功能性或机械性特征的结果或“副产品”。该指南还进一步规定，一项外观设计需“主要是装饰性的”；在判断一项外观设计主要是功能性的，还是主要是装饰性的时，需对该设计的整体进行观察。美国审查员在审查中所关注的并不是个别特征是功能性的还是装饰性的，而是包含全部特征的外观设计的整体。从另一个角度来说，并不是一个或多个装饰性特征的尺寸越大，就能证明该设计的整体是装饰性的，还是要考量该特征整体上对该设计的装饰性作出的贡献。

另一方面，也并不要求装饰性是特征的唯一属性。当外观设计的特征具有功能性时，也不能因此否定其装饰性。

审查员在提出缺乏装饰性的审查意见时，需首先提供初步证据来证明其反对的观点。这些证据包括，审查员对该设计所在领域的一般了解。对于机械相关的外观设计，审查员可能会提出的反对意见可能会是，该设计的外观是由产品的功能要求所决定的。例如，反对意见可能包括：（1）本领域的公知常识；（2）设计本身的外表决定了该设计缺乏装饰性；（3）从与该设计相关的发明专利说明书的说明来看该设计只是功能性；或（4）从外观设计说明中提供的信息来看该设计只是功能性的。

对于审查员提出的缺乏装饰性的审查意见，美国专利审查指南中给出了一些可克服这些意见的答复示例，现摘录如下。

（A）申请人提交的证言或声明，其对设计的特征或区域进行说明，阐明该特征或区域是为了（1）提高产品的销售价值或增加产品的吸引力；（2）产品该特征或区域主要为了产品的美观；
（B）产品广告，该广告强调了产品的装饰性；
（C）可以证明与现有技术的区别以及尝试开发或保持消费者对具有该设计的产品的识别的证据；
（D）可以提供外观设计的设计者在作出该设计时是为装饰性的动机的证言；
（E）当反对意见认为外观设计纯粹是为功能考量时，可以作出这样的说明，即存在着可用于并实现相同功能的替代性设计，从而说明本设计并非纯粹是功能性的；
（F）对于有些外观设计的载体产品来说，其在最终使用是处于隐藏状态的，即处于观察者从外界看不到其使用状态。对于此类设计，审查员的反对意见可能会认为在产品的商业寿命内装饰性不可能是考量因素。此时，申请人必须证明，在该产品的制造或组装与其最终使用期间，产品在某些阶段是可见的，因此外观设计存在着影响并且是考量因素。