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浅谈发明创造的“同日申请”

时间:2023-12-13作者:

应欢

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“同日申请”是指同一申请人在同日(指申请日)对同样的发明创造既申请发明专利又申请实用新型专利。

在发明专利和实用新型专利的申请过程中我们会发现发明专利通常审查周期长,授权慢,但保护期长。实用新型专利的审查周期短,授权快,但保护期短。与发明专利和实用新型专利单独提交相比较,同日申请既能够较快地获得专利保护,又能够获得保护期限更长的发明专利权。也就是说提交同日申请可以在发明授权前通过实用新型的授权来保护专利权,当发明符合授权条件时申请人放弃实用新型专利权后则可通过发明专利的授权来保护其专利权。因此,提交同日申请可以将专利权的保护最大化。

一、关于同日申请的相关规定

专利法第九条第1款规定:“同样的发明创造只能授予一项专利权。但是,同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利,先获得的实用新型专利权尚未终止,且申请人声明放弃该实用新型专利权的,可以授予发明专利权。“

专利法实施细则第四十一条第2款规定:“同一申请人在同日(指申请日)对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利的,申请人应当在申请时分别说明对同样的发明创造已申请了另一专利;未作说明的,依照专利法第九条第一款关于同样的发明创造只能授予一项专利权的规定处理。”

专利法实施细则第六十五条规定:“被授予专利权的发明创造不符合专利法第九条的,属于无效宣告理由”。

《审查指南》实质审查部分关于同样的发明创造的审查有如下规定:“对于同一申请人同日(仅指申请日) 对同样的发明创造既申请实用新型又申请发明专利的,在先获得的实用新型专利权尚未终止,并且申请人在申请时分别做出说明的,除通过修改发明专利申请外,还可以通过放弃实用新型专利权避免重复授权”。

《审查指南》无效宣告程序中关于同样的发明创造的处理有如下规定:“如果上述两项专利权为同一专利权人同日(仅指申请日)申请的一项实用新型专利权和一项发明专利权,专利权人在申请时根据专利法实施细则第四十一条第2款的规定作出过说明,且发明专利权授予时实用新型专利权尚未终止,在此情形下,专利权人可以通过放弃授权在前的实用新型专利权以保留被请求宣告无效的发明专利权”。

二、提交同日申请需要注意的问题

1. 在提出申请时一定要分别说明对同样的发明创造已申请了另一专利。即需要在发明专利请求书中勾选第16栏。在实用新型专利请求书中勾选第13栏。

图例一:发明专利请求书

图例二:实用新型请求书

2. 在收到客户对于同日申请中的实用新型专利申请的撤卷指示时需要判断一下当前的案卷状态。
当实用新型专利尚未被授权时,可以走撤卷流程,不会影响发明专利的审查和授权。当实用新型专利已被授权时,需要继续缴纳年费,确保实用新型专利在发明专利授权公告之前未终止。
根据专利法第九条第一款的规定“同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利,先获得的实用新型专利权尚未终止,且申请人声明放弃该实用新型专利权的,可以授予发明专利权。”因此,实用新型申请的专利权必须维持到发明的授权公告日。

3. 当专利局在审查过程中发现发明专利申请符合授予专利权的其他条件,会通知申请人进行选择或者修改,申请人选择放弃已经授予的实用新型专利权的,应当在答复审查意见通知书时附交放弃实用新型专利权的书面声明。放弃声明中需写明实用新型的发明名称、中国专利号,声明内容切记勾选第二项,即“根据专利法第9条第1款的规定,专利权人声明放弃上述专利权”,并注明同日的发明专利的申请号(详见下图所示)。

图例三:放弃专利权声明


之后,对那件符合授权条件、尚未授权的发明专利申请,专利局会发出授权通知书,并在授权通知书中通知申请人,申请人针对同日的实用新型提出的放弃专利权声明经审查进入放弃专利权的程序(如下图所示)。

图例四:授予发明专利权通知书

专利局会将放弃同日实用新型专利权的书面声明转至有关审查部门,待同日发明专利授权公告时,专利局会针对同日实用新型发出《手续合格通知书》,通知申请人“专利权人提出的放弃专利权声明,经审查,符合专利法第9条的规定,同意放弃专利权”。之后,专利局予以登记和公告,公告上会注明上述实用新型专利权自公告授予发明专利权之日起终止。

三、小结

提交同日申请可以较快地获得专利保护,并且获得保护期限更长的发明专利权。在办理同日申请的提交和维持的流程中也需要格外谨慎:1. 在提出申请时一定要分别说明对同样的发明创造已申请了另一专利;2. 在收到客户对于同日申请中的实用新型专利申请的撤卷指示时需要判断一下当前的案卷状态;3. 需要通过放弃实用新型专利而获得发明专利权的,应当在答复审查意见通知书时附交放弃实用新型专利权的书面声明。只有严格按照流程提交和维护同日申请才能使相同的发明创造始终处于被保护的有效状态。