美国的外观设计专利（design patent）与发明专利（utility patent）之间具有严格的界限。美国外观设计专利只保护产品的装饰性（ornamental）特征，而不保护产品的功能性（functional）特征。下面就美国外观设计专利中的功能性特征在专利有效性和侵权判断方面的影响做一简要梳理。

1. 功能性特征与外观设计专利的有效性

根据美国专利法第171条，用于制品的任何新的、原创的、以及装饰性的设计，在满足本法条件的情况下可获得专利权（Whoever invents any new, original, and ornamental design for an article of manufacture may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title）。从法律规定可以看出，外观设计专利所保护的仅限于“装饰性”的特征，而非功能性（functional）或实用性（utilitarian）特征。另外，从法律规定上看，“制品”（article of manufacture）本身属性就具有一定的实用性，或者说功能性（参见Ethicon Endo-Surgery, Inc. v. Covidien, Inc.案1），所以必然具有一定的功能性特征。而任何功能性或者实用性特征都具有一定的外观（appearance）。所以，对于一件外观设计专利而言，既可以包括装饰性特征，也可以同时包括功能性特征。存在功能性特征并不能否定一件外观设计专利可以得到保护。另外，只要两个产品的外观设计在整体上看起来既不相同也不相似则不构成专利侵权，任何人都可以在其产品中使用相关的功能性特征。

那么具有功能性特征的外观设计专利在何种情况下应当是无效的呢？ 根据在L.A. Gear, Inc. v. Thom McAn Shoe Co.2一案中确立的规则，只有当要求保护的整体设计都是由功能决定的情况下，外设设计专利才会是无效的。其中判定何种情况属于由功能决定的特征的测试方法—替代设计测试规则目前几乎被所有的美国法院所采用。

2. 功能性特征与外观设计专利侵权

在美国的外观设计专利侵权司法实践中，曾经普遍适用去除法，即在判断是否构成外观设计专利侵权之前，去除功能性特征。

上述做法的典型案例是Richardson v. Stanley Works, Inc.3案。在Richardson v. Stanley Works, Inc.案中，涉及到一种建筑工具，包括一个具有实用功能的锤子头，一个撬柄，一个锯齿部分，以及一个握柄。见下图：

外观设计专利                                                                   被控侵权产品

地区法院在适用Markman规则确定该外观设计专利的保护范围时，对功能性特征进行了区分并予以去除。 美国联邦巡回上诉法院首先肯定了地区法院区分功能性特征的做法，并进一步认为，涉案的外观设计专利所包括的几个元素，即锤子头，撬柄，锯齿，握柄完全由功能所导致，或者根据功能的目的进行设计。虽然被控侵权产品也使用了这些元素，但是从整体设计上并不构成相似，所以不构成侵权。尽管美国联邦巡回上诉法院肯定了地区法院的区分并去除功能性特征的做法，但其观点最后又回到了外观设计专利本身关于侵权的定义，只要在整体外观上不构成相同和近似，则就不构成侵权。

在美国联邦巡回上诉法院最近的案件当中，已经不再强调所谓的区分或者去除功能性特征的做法。比如，在Ethicon Endo-Surgery, Inc. v. Covidien, Inc.4案中，地区法院在解释涉案外观设计保护范围时去除了具有功能性的特征后认为其保护范围为零（nothing）。美国联邦巡回上诉法院推翻了这一观点，认为地区法院没有考虑到功能性特征的特别的外观。巡回上诉法院对Richardson案中的“去除”表述进行了解释，所谓的去除仅仅指对广义的概念或想法予以去除不予保护，从而避免利用外观设计专利达到发明专利的目的。即使是功能性特征也可能具有不同的独特的外观，可以用来共同构成一件外观设计专利来和被控侵权产品比较。该观点在随后的Sport Dimension, Inc. v. Coleman Co.案中进一步得到肯定。

 
参考：
1. Ethicon Endo-Surgery, Inc. v. Covidien, Inc., 796 F.3d 1312, 1328 (Fed. Cir.
2015).
2. L.A. Gear, Inc. v. Thom McAn Shoe Co., 988 F.2d 1117, 1123 (Fed. Cir. 1993).
3. Richardson v. Stanley Works, Inc., 597 F.3d 1288, 1295 (Fed. Cir. 2010).
4. Ethicon Endo-Surgery, Inc. v. Covidien, Inc., 796 F.3d 1312 (Fed. Cir. 2015).
5. Sport Dimension, Inc. v. Coleman Co., 820 F.3d 1316, 1321 (Fed. Cir. 2016).
6. Perry J. Saidman, A Primer on Design Patent Functionality, 36 BERKELEY TECHNOLOGY LAW JOURNAL 147-167 (2021).