在美国专利审查实践中，审查员经常以美国专利法35 U.S.C. 121为法条依据，发出限制性要求（Restriction/Election Requirement，以下简称RR）审查意见。美国专利法35 U.S.C. 121[1]规定，如果在一件申请中要求保护两项或多项独立且有区别的发明，美国专利商标局局长可以要求该申请只限于其中一项发明。另外，美国专利法实施细则37 CFR 1.142[2]进一步明确了审查员在具体操作中的要求，当审查员认为一件申请存在两项或多项独立且有区别的发明时，会下发限制性要求审查意见，要求申请人选择其中一项发明对应的权利要求进行后续审查。美国专利法实施细则37 CFR 1.146[2]涉及到种类选择的要求，当申请包含针对一项发明的一个总括性权利要求且该权利要求包含多个有区别的并具有可专利性的种类时，审查员可以要求申请人在答复审查意见时选择其中一个种类作为检索目标。
笔者认为，这个程序主要是为了减轻审查员的工作量（审查员经常以发明的种类过多导致增加审查员的检索负担为由发出RR），而且也可以增加美国专利商标局的收入（因为申请人可能需要为多个要求保护的发明提交两件或多件申请）。
一、限制性要求的理由类型
目前，美国专利申请主要包括：（1）在美国首次直接递交的专利申请；（2）通过巴黎公约途径进入美国的专利申请；（3）PCT申请以旁路申请方式进入美国的专利申请；（4）PCT申请以国家阶段方式进入美国的专利申请等。
1.1 理由一
根据笔者的实践经验，对于上面第（1）至（3）种的美国专利申请，如果涉及到一项发明中有多个种类（例如，一个独立权利要求具有对应不同实施例的多个从属权利要求），则审查员经常以发明的种类过多导致增加审查员的检索负担为理由（以下简称理由一）而发出RR。
示例1：
权利要求1：一种装置，包括：技术特征A。
权利要求2，根据权利要求1所述的装置，其中，所述技术特征A为技术特征A1。
权利要求3，根据权利要求1所述的装置，其中，所述技术特征A为技术特征A2。
权利要求4，根据权利要求1所述的装置，其中，所述技术特征A为技术特征A3。
权利要求5，根据权利要求1所述的装置，其中，所述技术特征A为技术特征A4。
权利要求6，根据权利要求1所述的装置，其中，所述技术特征A为技术特征A5。
对于上述权利要求2至6，涉及到技术特征A的多个不同的种类A1至A5，在这样的情况下，审查员可能会以发明的种类过多导致增加审查员的检索负担为理由而发出RR。
1.2 理由二
根据笔者的实践经验，对于上面第（4）种的美国专利申请，审查员经常以美国专利法实施细则37 CFR 1.475关于单一性的理由（以下简称理由二）发出RR。
美国专利法实施细则37 CFR 1.475[2]规定了在国际检索单位、国际初步审查单位审查中的发明单一性以及在国家阶段的发明单一性，具体规定如下（a）至（e）：
（a）一件国际和国家阶段的申请应当只涉及一项发明或者一组发明，这些发明联系起来形成一个单一的总的发明构思（“发明的单一性的要求”）。在一件申请中要求保护一组发明的，只有当这些发明之间存在涉及一个或者多个相同或者相应的特定技术特征的技术关系时，才满足发明的单一性要求。术语“特定技术特征”是指那些定义了每个要求保护的发明作为一个整体相对于现有技术做出贡献的技术特征。
（b）一件国际或国家阶段的申请包含对发明的不同种类的权利要求，如果权利要求仅涉及下列种类组合之一，则该申请将被视为具有发明的单一性:
（b1）产品和特别适用于制造所述产品的方法；
（b2）产品和所述产品的使用方法；
（b3）产品、特别适用于制造所述产品的方法以及所述产品的用途；
（b4）方法和为实施所述方法而特别设计的设备或工具；或者
（b5）产品、特别适用于制造所述产品的方法以及为实施所述方法而特别设计的设备或工具。
（c）如果一件申请包含的权利要求多于或少于第（b）段中所述的发明种类的组合之一，则发明的单一性可能不存在。
（d）如果要求保护多种产品、制造方法或用途，在本申请的权利要求中首先提及的种类的第一项发明和与其相关的每个其他类别的第一项引用的发明将被认为是权利要求中的主要发明。
（e）在决定一组发明是否相互联系而形成一个单一的总的发明构思时，应当不考虑这些发明是在单独的权利要求中被要求保护，还是在一个单一的权利要求中作为替代。
示例2：
权利要求1：一种装置，包括：技术特征A。
权利要求2：一种装置的制造方法，包括：技术特征D。
对于上述独立权利要求1和2，审查员可能会以权利要求1中的技术特征A与权利要求2中的技术特征D不是相同或相应的特定技术特征（即，权利要求1和2不具有相同或相应的特定技术特征）为理由，指出权利要求1和2没有单一性，并下发RR。
示例3：
权利要求1：一种装置，包括：技术特征A。
权利要求2，根据权利要求1所述的装置，还包括：技术特征B。
权利要求3，根据权利要求1所述的装置，还包括：技术特征C。
对于上述权利要求，审查员可能通过检索对比文件来评述独立权利要求1不具有新颖性，进而以权利要求1不具有新颖性导致从属权利要求2和3不具有相同或相应的特定技术特征为理由，指出权利要求2和3没有单一性，并下发RR。
二、限制性要求的答复策略
2.1 总体答复策略
在RR中，审查员通常要求申请人必须选择一个种类及其对应的一组权利要求，因此，不管申请人是否对RR进行反驳，都需要进行选择。如果没有选择，可能会导致申请的放弃。
在实际操作中，如果有反驳的理由，建议申请人在选择种类的同时，还是尽可能地进行反驳，毕竟可以争取尽量在一件申请中保护多项发明，这可以明显减少费用。
然而，在实践中，反驳的总体成功率较低，尤其对于上面以理由一发出的RR，反驳的成功率很低，因为在实际中要求保护多个种类（如示例1中要求保护多个不同的种类A1至A5），从审查员的角度来说，这需要他/她对每个种类均进行检索，这增加了审查员的检索负担，申请人难以通过适当的理由来反驳这样的RR，因此，对于上面以理由一发出的RR，不容易反驳成功。鉴于此，对于这样的RR，建议申请人可以花费较少的精力来进行反驳。
再者，对于未选择的权利要求，不应该删除（Canceled）这些未选择的权利要求，而是撤回（Withdrawn）这些未选择的权利要求，这样，后续审查意见的答复中还有重新加入这些未选择的权利要求的可能性，从而在被准许时能够重新加入这些权利要求。
另外，不管是否对RR进行反驳，在选择种类或组合的同时，建议申请人在答复中声明保留针对撤回的权利要求的主题提出一项或多项继续申请或分案申请的权利，以及保留要求对撤回的权利要求重新加入的权利。
综上所述，笔者认为，限制性要求的总体答复策略是：不管申请人是否对RR进行反驳，都需要对种类及其对应的权利要求进行选择；如果有反驳的理由，建议申请人在选择种类的同时，尽可能地进行反驳；对于难以反驳的RR，建议申请人花费较少的精力来进行反驳；对于未选择的权利要求，应该是撤回未选择的权利要求。
2.2 种类选择策略
首先，在选择发明的种类时，应该选择申请人希望重点保护或者优先保护的种类，例如，在产品中实施的发明的种类。
以示例1为例，示例1中的权利要求2至6涉及到技术特征A的多个不同的种类A1至A5，虽然存在不同的种类，但是，如果申请人希望重点保护或优先保护的种类是种类A1（例如，可能装置中实际采用了技术特征A1），而其他种类A2至A5并不是申请人希望重点保护或优先保护的种类，则在选择发明的种类时，应该优先选择种类A1。
其次，在选择发明的种类时，应该选择容易进行侵权判定或涉及主要发明构思的发明的种类。例如，在前面列举关于单一性的种类组合b1至b5中，可以选择发明的种类如下（具有下划线的种类为被选择的种类）：
（b1）产品和特别适用于制造所述产品的方法；
（b2）产品和所述产品的使用方法；
（b3）产品、特别适用于制造所述产品的方法以及所述产品的用途；
（b4）方法和为实施所述方法而特别设计的设备或工具；或者
（b5）产品、特别适用于制造所述产品的方法以及为实施所述方法而特别设计的设备或工具。
对于b1、b2、b3和b5的种类组合，之所以选择产品种类，是因为一般情况下，产品可能更容易反映发明构思且更容易进行侵权判定，从而能够更好地保护专利权人的权利。
而对于b4的种类组合，之所以选择方法种类，是因为这里方法可能更容易反映发明构思。另外，在一些情况下，方法也可以容易进行侵权判定。
示例4：
权利要求1：一种显示方法，包括：显示……；然后，显示……。
在上述示例4中，虽然权利要求1保护的是一种方法，但是该方法是一种显示方法，其中涉及到的步骤不但反映了该申请的发明构思，而且，显示步骤也是容易进行侵权判定的步骤。因此，可以选择这样的方法作为选择的发明的种类。
综上所述，笔者认为，在答复限制性要求的审查意见时，选择发明的种类的策略是：选择申请人希望重点保护或者优先保护的发明种类；或者选择容易进行侵权判定或涉及主要发明构思的发明种类。
2.3 对限制性要求的反驳
2.3.1 对于理由一的反驳
对于前面所述的理由一（即，审查员以发明的种类过多导致增加审查员的检索负担而下发RR的理由），如前所述，不容易反驳成功。如果对理由一进行反驳，可以采用下面用于对限制性要求进行常规答复的一个示例性“通用”反驳，具体如下：
可以在没有严重负担的情况下对整个申请进行检索和审查。见专利审查程序手册第803段[3]（如果可以在没有严重负担的情况下对整个申请进行检索和审查，那么审查员必须对该申请进行实质性审查，即使该申请包含了独立或者不同发明的权利要求。）在该具体的案件中，发明I和II的类别相近，因此单次检索就可以覆盖这两个发明，且不会给审查员带来严重负担。因此申请人认为撤回限制性要求是合适的且尊敬地请求审查员撤回该限制性要求[4]。
2.3.2 对于理由二的反驳
对于前面所述的理由二（即，审查员认为发明涉及到单一性问题而下发RR的理由），则可以通过两个发明主题的“特定技术特征”来进行反驳，具体如下：
（1）如果两个发明主题的独立权利要求中已经具有相同或相应的特定技术特征，则直接以此为反驳理由进行反驳。例如，在前面的示例2中，如果申请人认为独立权利要求1中的技术特征A与独立权利要求2中的技术特征D属于相同或相应的特定技术特征，则可以以此理由进行反驳。
（2）如果两个发明主题的独立权利要求中已经具有相同或相应的特定技术特征，则可以通过在两个发明主题的独立权利要求中添加相同或相应的特定技术特征来进行反驳。例如，在前面的示例2中，如果独立权利要求1中的技术特征A与独立权利要求2中的技术特征D确实不属于相同或相应的特定技术特征，则可以考虑在独立权利要求1中增加特定技术特征E且在独立权利要求2中增加相同的特定技术特征E或相应的特定技术特征E’来进行反驳；或者，如果技术特征A本身就是特定技术特征，则可以在独立权利要求2中增加该特定技术特征A或与其相应的特定技术特征A’来进行反驳；或者，如果技术特征D本身就是特定技术特征，则可以在独立权利要求1中增加该特定技术特征D或与其相应的特定技术特征D’来进行反驳。
当然，上述对独立权利要求的修改会缩小权利要求的保护范围，如果申请人在当前阶段不希望对权利要求进行修改，也可以仅进行种类的选择而不进行基于权利要求修改的反驳。
（3）如果独立权利要求不具有新颖性，从而导致其从属权利要求不具有相同或相应的特定技术特征，使得其从属权利要求没有单一性，则可以通过在独立权利要求中增加特定技术特征来进行反驳。例如，在前面的示例3中，如果审查员通过检索对比文件来评述独立权利要求1不具有新颖性，进而指出其从属权利要求2和3不具有相同或相应的特定技术特征，使得从属权利要求2和3没有单一性，则可以通过在独立权利要求1增加特定技术特征来进行反驳。
当然，与前面类似地，上述对独立权利要求的修改会缩小权利要求的保护范围，如果申请人在当前阶段不希望对权利要求进行修改，也可以仅进行种类选择而不进行基于权利要求修改的反驳。
三、未选择权利要求的重新加入
专利审查程序手册第821段[3]指出：
为了有资格重新加入，未选择的发明的权利要求必须依赖于或者要求可准许的权利要求的所有限定。不要求可准许权利要求的所有限定的撤回的权利要求将不会被重新加入。此外，在产品和制造和/或使用该产品的方法之间需要限定的情况下，产品发明被选择并且随后被发现是可准许的，对未选择的方法发明的所有权利要求必须依赖于或者要求针对该方法发明的权利要求的可准许的权利要求的所有限定，以便有资格重新加入。为了保留重新加入的权利，建议申请人在审查过程中将未选择发明的权利要求修改为要求对已选择发明的限定。如果不这样处理将可能导致丧失重新加入的权利。
基于此，为了将未选择的发明种类的权利要求重新加入，笔者有如下建议：
（1）在答复对已选择的权利要求的审查意见的过程中，尽量争取概括性的权利要求获得准许，这里概括性的权利要求是指能够涵盖已选择的权利要求和未选择的权利要求的具有总括性质的技术特征的权利要求。
例如，在前面示例1中，申请人选择了种类A1，对应的权利要求是权利要求1至2。如果在答复审查意见中，能够争取到概括性的权利要求1获得准许，即，权利要求1中的技术特征A是有创造性贡献的技术特征，那么在审查员在准许权利要求1和2时，有可能主动将其他种类A2至A5对应的权利要求2至6重新加入并获得准许。
（2）在审查员的后续审查意见中，如果审查员指出已选择的发明的权利要求不具有新颖性和/或创造性，则在答复审查员的审查意见的过程中，如果对已选择的发明种类的权利要求（尤其是已选择的独立权利要求）进行修改以克服新颖性和/或创造性问题，则可以同时对未选择的发明种类的权利要求进行相同或相似的修改，使得未选择的发明种类的权利要求（尤其是未选择的独立权利要求）具有与修改后的已选择的发明种类的权利要求相同或相应的技术特征（例如，相同或相应的特定技术特征），这样在争辩已选择的发明种类的权利要求具有新颖性和/或创造性的同时，也可以请求重新加入未选择的发明种类的权利要求，因为未选择的发明种类的权利要求已经具有相同或相应的具有创造性贡献的技术特征，从而使得在已选择的权利要求被准许时，未选择的权利要求也容易被重新加入并获得准许。
例如，在前面的示例2中，假设在答复RR的过程中，申请人选择了装置种类（即，权利要求1），而没有选择方法种类（即，权利要求2），而在后续审查过程中，审查员通过检索对比文件认为权利要求1不具有新颖性和/或创造性。申请人在答复该审查意见时，通过增加技术特征E使得权利要求1具有新颖性和/或创造性，此时可以通过同时修改权利要求2，使得权利要求2具有相同的技术特征E或与技术特征E相应的技术特征E’，使得修改后的权利要求2也具有新颖性和/或创造性，则可以同时请求重新加入未选择的权利要求2，这样更容易使得未选择的权利要求被重新加入并获得准许。
此外，对于不能重新加入的未选择的发明种类的权利要求，在后续的流程中，可以进行分案申请。
四、基于限制性要求的撰写启示
为了在答复RR时能够尽量有反驳的理由和/或在后续流程中能够增加重新加入未选择的发明种类的权利要求的可能性，笔者建议，在撰写专利申请文件时，尽量使得不同发明主题的权利要求中具有相同或相应的技术特征。
例如，在前面的示例2中，假设技术特征A为有创造性贡献的技术特征，技术特征A’为技术特征A的相应的技术特征，则可以示例2中的权利要求撰写成如下两个主题的权利要求：
权利要求1：一种装置，包括：技术特征A。
权利要求2：一种装置的制造方法，包括：技术特征A（或技术特征A’）。
这样的撰写方式，可以使得审查员不容易下发RR。
再者，笔者建议，在每个发明主题下的权利要求中，对于不同发明种类，尽量增加一些概括性的权利要求，使得在答复审查意见时尽量争取这些概括性的权利要求获得准许。
例如，在前面示例1中，可以撰写权利要求如下：
权利要求1：一种装置，包括：技术特征A。
权利要求2，根据权利要求1所述的装置，其中，所述技术特征A为技术特征Am。
权利要求3，根据权利要求2所述的装置，其中，所述技术特征Am为技术特征An。
权利要求4，根据权利要求3所述的装置，其中，所述技术特征An为技术特征A1。
权利要求5，根据权利要求3所述的装置，其中，所述技术特征An为技术特征A2。
权利要求6，根据权利要求3所述的装置，其中，所述技术特征An为技术特征A3。
权利要求7，根据权利要求3所述的装置，其中，所述技术特征An为技术特征A4。
权利要求8，根据权利要求3所述的装置，其中，所述技术特征An为技术特征A5。
这样，例如，在选择发明种类A1时，能够选择多个层次的权利要求1至4（包括两个新的权利要求2和3），并且在后续答复审查意见的过程中，尽量争取具有概括性的权利要求1至3被准许，这样，当种类A1被准许时，也容易将其他发明种类A2至A5的权利要求5至8被重新加入并获得准许。
综上所述，在撰写专利申请文件时，尽量使得不同发明主题的权利要求中具有相同或相应的技术特征，以及在每个发明主题下的权利要求中，对于不同发明种类，尽量增加一些概括性的权利要求。
五、总结
对于限制性要求，不管是否进行反驳，申请人均需要选择发明种类及其对应的权利要求，并且，针对审查员提到的理由可以采用相应的答复策略（不同的理由可能对应不同的答复策略）。在后续流程中，尽量争取使得未选择的发明种类的权利要求重新加入。
另外，在撰写专利申请文件时，尽量使得不同发明主题的权利要求中具有相同或相应的技术特征，以及在每个发明主题下的权利要求中，对于不同发明种类，尽量增加一些概括性的权利要求。
参考文献
[1] American Invents Act.
[2] Code of Federal Regulations, Title 37.
[3] Manual of Patent Examining Procedure.
[4] Benjamin J. Hauptman, etc.,美国专利申请撰写及审查处理策略，知识产权出版社，2017.7。
