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日本商标法关于撤销三年未使用商标的规定及实践

时间:2015-01-22作者:

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     同许多国家一样,日本的商标法律制度中也要求商标注册人积极地使用已经注册的商标,如果一个已经注册的商标在日本连续三年未曾使用过,那么任何第三人可以向日本官方提出撤销该注册商标的请求。

    日本商标法第五十条规定:

    (一) 商标权人、独占使用权人、一般使用权人,连续三年以上未在日本国内,在指定商品或者服务上使用注册商标(改变字体的同一商标、平假名与片假名及罗马字对应的会产生相同呼叫与含义的商标、在外观上看起来相同的由图形组成的商标)的,任何人,可以就指定商品或者服务提出撤销审判请求。

    (二)在有前款审判的请求时,只要被请求人不能证明在该审判请求的注册以前三年内商标权人、独占使用权人或者一般使用权人的任一人在日本国内使用了任何有关该请求的指定商品的注册商标(如另有与该注册商标相互成为联合商标时,则是该注册商标或者其他的注册商标),商标权所有者即不能免于取消关于其指定商品的商标注册。但当被请求人证明该指定商品所以未使用该注册商标是有正当的理由时,则不在此限。

    实践中,很多中国企业在日本注册商标后,未能使用商标注册项下的部分或全部商品或服务。如果该企业的商标同时又成为他人在日本注册商标的障碍时,经常发生被他人以连续三年未使用为由提出撤销请求。另一方面,有的中国企业在日本申请注册商标遇到在先注册商标的障碍,无法使自己的品牌通过注册的方式得到保护。

    根据我们在实践中的总结,特别是在与日本商标律师的业务往来和交流中获得的信息,我们认为以下一些做法是值得中国企业借鉴和运用的。

    如果注册人完全没有使用过注册中的任何商品和服务,固然没有克服的机会。实践中,有一些商标注册人,根据其他国家的实践做法,在本身从未使用商标的情况下,为了保住商标的注册,采取重新提出注册申请的手段。但在实践中,撤销申请人通常不会无缘无故地提出撤销,撤销的目的通常是为了清除商标申请的障碍;因此,通常情况下,撤销申请人在启动撤销申请时,已经或者同时启动了一个相同或近似的商标申请,或者已存在一个被驳回后被悬置或复审中的相同或近似商标申请。在这种情况下,被撤销人重新提出注册申请实际上没有现实意义。

    在商标注册人已使用或部分使用的情况,如果被他人提出撤销请求,首先需要关注的是被提出撤销的商品和服务的范围。

    只要注册人实际使用了被提出撤销的商品中的任何一项并能提供有效的证据材料,即使在其他被撤商品上未曾使用,也可以维持所有的被撤商品。因此在实践中,我们曾经遇到注册人的一件日本注册商标(商品项目较多)被第三人分别提出多达八件撤销请求,每一件都分别撤销不同的但具有紧密关联性的商品。撤销申请人的目的就是期望能够尽可能多的撤销掉注册中的商品,以达到清除自身商标申请障碍的目的。

    因此,对于商标注册人,首先应当尽量在所有的注册商品(服务)上使用注册商标(包括自己使用或通过他人的使用,如:直接的销售,许可,特许,授权等)。在仅使用了部分商品的情况下,特别需要关注的是被提出撤销的商品和服务的范围,一旦有一项有实际使用,即可获得维持。

    作为商标申请人,如果在日本的申请遇到引证商标的障碍,在条件成熟的情况下,则可以充分利用日本商标法中关于撤销三年未使用商标的规定,清除申请障碍。从实践中可以得到借鉴,如果想成功地撤销引证的商标,应首先进行一个初步的调查(通过互联网搜索,也可以委托当地律师进行调查)。根据调查结果,确定出可能成功撤销掉的商品,并与本方商标申请中类似商品对应,最终做出提交撤销申请的具体方案。

    如果引证商标的商品/服务内容较多,而其阻碍了商标申请人的多项商品/服务,作为志在必得的商标申请人,应在充分调查的基础上,将多项商品/服务按照关联性分别提出撤销请求,以谋求撤销的最大化。