在梦工厂动画影片公司与国家工商行政管理总局商标评审委员会商标行政纠纷案((2015)高行(知)终字第1973号和(2015)高行(知)终字第1969号)中,北京市高级人民法院认定美国梦工场公司的“功夫熊猫KUNGFUPANDA” 具有“商品化权”,构成商标法中的“在先权利”,撤销了一审原判及商评委被诉裁定,要求商评委重新作出裁定。
针对胡晓中在第12类的方向盘罩和第27类的地毯等商品上申请注册的“KUNGFUPANDA”商标,梦工场公司向商评委提出异议申请。梦工场公司认为被异议商标不仅与其在先申请注册的引证商标构成使用在同一种或类似商品上的近似商标,而且还侵犯了其在先商品化权。由于商评委及一审法院均未支持梦工场公司对被异议商标不予核准注册的主张,梦工场公司向北京市高级人民法院提起上诉。
在一审中,北京市第一中级人民法院认为:法定权利是指法律明确设定,并对其取得要件、保护内容等均做出相应明确规定的权利,法律未明确设定的权利均不被认定为法定权利。鉴于现有法律中并未将所谓“商品化权”设定为一种法定权利,故其并不属于2001年《商标法》第三十一条中所规定的在先权利中的法定权利。此外,“商品化权”亦非法律所保护的民事权益,其权益内容和权益边界均不明确,亦难以认定梦工场公司对“功夫熊猫KUNGFUPANDA”名称在商标领域享有绝对、排他的权利空间。因此,被异议商标的申请注册并未违反2001年《商标法》第三十一条的规定。
关于在先商品化权的主张,梦工场公司上诉称,其制作的《功夫熊猫KUNGFUPANDA》电影已于被异议商标申请注册日前,在中国进行了广泛宣传并进行了公映,已具有一定知名度,该知名电影名称已蕴含了较高的商业价值和较多的商业机会,应当作为民事权益予以保护。被异议商标的注册和使用将损害梦工场公司享有的在先商品化权。
北京市高级人民法院二审审理认为,
2001年《商标法》第三十一条所指的“在先权利”不仅包括现行法律已有明确规定的在先法定权利,也包括根据《中华人民共和国民法通则》和其他法律的规定应予保护的合法权益。梦工场公司主张的其对“功夫熊猫KUNGFUPANDA”影片名称享有的“商品化权”确非我国现行法律所明确规定的民事权利或法定民事权益类型,但当电影名称或电影人物形象及其名称因具有一定知名度而不再单纯局限于电影作品本身,与特定商品或服务的商业主体或商业行为相结合,电影相关公众将其对于电影作品的认知与情感投射于电影名称或电影人物名称之上,并对与其结合的商品或服务产生移情作用,使权利人据此获得电影发行以外的商业价值与交易机会时,则该电影名称或电影人物形象及其名称可构成适用2001年《商标法》第三十一条“在先权利”予以保护的在先“商品化权”。如将上述知名电影名称或知名电影人物形象及其名称排斥在受法律保护的民事权益之外,允许其他经营者随意将他人知名电影名称作品、知名电影人物形象及其名称等作为自己商品或服务的标识注册为商标,藉此快速占领市场,获取消费者认同,不仅助长其他经营者搭车抢注商标的行为,而且会损害正常的市场竞争秩序。这显然与商标法的立法目的相违背。因此,将知名电影作品名称、知名电影人物形象及其名称作为民事权益予以保护,将鼓励智慧成果的创作激情与财产投入,促进文化和科学事业的发展与繁荣,亦符合相关法律规定及知识产权司法保护的本意。
根据梦工场公司提交的证据可以认定其是动画电影“功夫熊猫KUNGFUPANDA”的出品单位,且在被异议商标申请日前该影片已经在中国大陆地区进行了广泛的宣传,并已公映,“功夫熊猫KUNGFUPANDA”作为梦工场公司知名影片及其中人物形象的名称已为相关公众所了解,具有较高知名度。而且,该知名度的取得是梦工场公司创造性劳动的结晶,其所带来的商业价值和商业机会也是梦工场公司投入大量劳动和资本所获得。因此,“功夫熊猫KUNG FU PANDA”作为在先知名的电影名称及其中的人物形象名称应当作为在先“商品化权”得到保护。
同时,需要指出,虽然“功夫熊猫KUNGFUPANDA”作为梦工厂公司知名电影名称及知名电影人物形象名称的商品化权应受到保护,但其保护范围仍需明确。在判断他人申请注册与该商品化权所指向的名称相同或近似的商标是否侵害该商品化权益时,需要综合考虑如下因素:一是知名度高低和影响力强弱。知名电影名称及知名电影人物形象名称的商品化权范围,与其知名度及影响力成正比。二是混淆误认的可能性。商标的主要功能在于标识商品或服务的来源,尽可能消除商业标志混淆误认的可能性。在目前的商业环境下,电影作品衍生品已涵盖了多类商品,但商品化权的保护范围并不当然及于全部商品和服务类别,仍应根据诉争商标指定使用的商品或服务与电影衍生商品或服务是否密切相关,是否彼此交叉或存在交叉可能,容易使诉争商标的权利人利用电影的知名度及影响力获取商业信誉及交易机会,从而挤占了知名电影权利人基于该电影名称及其人物形象名称而享有的市场优势地位和交易机会等因素综合判断。