根据2019年12月12日发布的欧盟知识产权局第EX-19-4号局长令，欧盟知识产权局最新审查指南于2020年2月1日起正式生效。笔者对审查指南中关于“恶意”的规定进行梳理，旨在更加深入地探索欧盟商标实践中对“恶意”的认定，以期能对我国商标业界正确理解和全面把握有所启迪。
需要说明的是： 1）在欧盟商标审查阶段，“恶意”并不构成商标驳回的绝对理由，欧盟知识产权局无权依据职权驳回恶意商标注册申请。2）在欧盟商标异议阶段，“恶意”本身也不是商标异议申请的理由。3）在欧盟商标无效阶段，“恶意”根据《欧盟商标条例》第59(1)(b)条可作为无效申请的绝对理由，并在侵权诉讼中作为提起反诉的依据。
欧盟知识产权局最新审查指南在“无效”部分对“恶意”认定的相关考虑因素、举证责任等进行了详细规定。
一、恶意认定的相关考虑因素
《欧盟商标条例》第59(1)(b)条中提及的恶意概念在欧盟法律中是一个独立概念，欧盟内部须对此给出统一的解释（见27/06/2013, C-320/12, Malaysia Dairy, EU:C:2013:435中的初步裁决）。但欧盟立法中并未以任何方式对此予以界定和限定，甚至没有给出过任何说明。
为查明商标所有人在提交注册申请时是否存在恶意，必须进行整体评估，个案中的所有相关因素都要予以考量（见27/06/2013, C-320/12, Malaysia Dairy, EU:C:2013:435, §
37中的初步裁决），尤其需要评估的是该商标申请所指定使用的全部商品和服务项目（尽管其中部分商品和服务最终没能纳入可注册范围）。
1、可能证明存在恶意的因素
判例法确定了下述三个特别相关的因素。
1.1标识相同/混淆性近似：涉嫌恶意注册的欧盟商标与无效申请人提及的标识相同或混淆性近似，这对于查明是否存在恶意而言具有重要意义。尽管在发现商标注册申请存在恶意的多数情况下，恶意注册的商标与在先标识相同或混淆性近似，但这种混淆的可能性并不是恶意注册的构成要件（12/09/2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON（fig.），EU:C:2019:724, § 51）。因此，标识相同或混淆性近似本身并不足以构成恶意（标识相同的情况，见01/02/2012, T-291/09, Pollo Tropical chicken on the grill, EU:T:2012:39, § 90; 28/01/2016, T-335/14, Doggis, EU:T:2016:39, § 59-60）。
1.2知晓相同或混淆性近似标识的使用：欧盟商标所有人明知或应知第三方在相同或类似商品或服务上已使用与注册商标相同或混淆性近似的标识，这也是构成恶意的重要因素。
举例来说，某一标识（包括‘历史的’商标）众所周知具有较高知名度(08/05/2014, T-327/12, Simca, EU:T:2014:289, § 50)，或当涉案商标与在先标识相同或几乎相同这一情况‘不具有明显偶然性’时(28/01/2016, T-335/14, Doggis, EU:T:2016:39, § 60)，如当事双方之间已经建立了商业关系，可以推定“不可忽视，并且很可能知晓无效申请人已经将标识使用了很长时间” (11/07/2013, T-321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372, § 25)。
基于对相关经济领域或持续使用时间的普遍认知推定明知（‘应知’）。某一标识的使用时间越长，欧盟商标所有人知晓该标识的可能性越大 (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, §39)。根据相关案例情况，即使该标识的注册国并非欧盟成员国，也可适用这种推定(28/01/2016, T-335/14, Doggis, EU:T:2016:39, § 64-71)。
但是，知晓相同或类似商品或服务上存在相同或近似的在先标识这一事实本身并不
足以构成恶意(11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 40, 48-49)。还要取决于案件的具体情况。（实例可参见14/02/2012, T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77, §27）
同理，即使申请人在提交申请时明知或应知，第三方在国外使用着的商标与其已申请注册的商标存在易混性，该事实本身也并不足以认定申请人存在恶意（见27/06/2013, C-320/12, Malaysia Dairy, EU:C:2013:435, § 37中的初步裁决）。
欧盟商标所有人以防止任何近似标识进入市场为目的，滥用注册制度（实例参见下文第1.3(d)款中的人为延长商标停用宽展期）的，不需要判断明知或应知。
1.3 欧盟商标所有人的不诚信意图：这是必须基于客观情形进行判断的主观事实(11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 42)。同样，有几个因素可能是相关的。请参见以下案例：
(a) 商标注册申请偏离注册初衷，其申请目的出于投机性或仅为获取经济补偿的，可判定存在恶意(07/07/2016, T-82/14, LUCEO, EU:T:2016:396, § 145)。
(b) 欧盟商标申请人提出商标注册申请的目的可推断认定为“搭便车”(14/05/2019, T-795/17, NEYMAR, EU:T:2019:329, § 51)，利用无效申请人的声誉 (08/05/2014, T-327/12, Simca, EU:T:2014:289, §56) 的，不论该商标是否已无效（(21/12/2015, R 3028/2014-5, PM PEDRO MORAGO（fig.），§ 25)），均可判定其存在恶意。
(c) 尽管欧盟商标制度并未要求欧盟商标所有人在申请欧盟商标时表明其具有使用该商标的意图，但在后期发现，其注册该商标的唯一目的是为了阻止第三方进入市场(11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, §44)和/或获取经济利益(07/07/2016, T-82/14, LUCEO, EU:T:2016:396, § 126)，可视为该所有人的不诚信意图。
如果欧盟商标的申请遵循了商业惯例，可假定欧盟商标所有人意图将该标识用作商标，可视为该所有人遵守了诚信原则。举例来说，欧盟商标所有人有对商标施以更广泛的保护的商业动机（如增加成员国数目，让欧盟商标所有人在这些新成员国境内销售印有该商标的产品，增加其营业额），就属于这种情况(14/02/2012, T-33/11, Bigab,
EU:T:2012:77, § 20, 23)。
此外，双方在提交欧盟商标申请之前建立的直接或间接关系（如先合同关系、合同关系或后合同关系（剩余义务））也可构成判定欧盟商标所有人存在恶意的一项标准(01/02/2012, T-291/09, Pollo Tropical chicken on the grill, EU:T:2012:39, § 85-87; 11/07/2013, T-321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372, § 25-32)。该案例中，欧盟商标所有人系以其自身名义注册该标识，根据具体情况，可视为其违反诚信的商业惯例。
(d) 欧盟商标所有人为规避因不使用而造成权利丧失，重复提交注册申请，试图人为延长商标不使用期限的，可判定其存在恶意(13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 27)。
该情形有别于欧盟商标所有人根据常规的商业惯例，对其标识的变体寻求保护（例如标识的演变）的情况（13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 36 et seq.）。
(e) 欧盟商标所有人在其国内连续多次提交商标注册申请，目的是在《欧盟商标条例》第34(1)条中规定的6个月宽展期以及《欧盟商标条例》第58(1)(a)条规定的5年宽展期结束后，还能在一段时间内维持商标专用权的，可判定其存在恶意(07/07/2016, T-82/14, LUCEO, EU:T:2016:396, § 51)。
(f) 如果有证据表明，欧盟商标所有人知晓相同或混淆性近似标识的存在，意图让无效申请人作出经济补偿并就此向其索要经济补偿的，可判定其存在恶意(08/05/2014, T-327/12, Simca, EU:T:2014:289, § 72)。
除上述因素外，判例法和/或欧盟知识产权局审查实践中还确认了其他可能认定恶意的相关因素：
(i) 涉案标识的创意来源、标识自创作以来的使用情况、该标识申请注册为欧盟商标所遵循的商业惯例，以及商标申请注册之前的重要事件（14/02/2012, T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77, §21 et seq.；08/05/2014, T-327/12, Simca, § 39; 26/02/2015, T-257/11, COLOURBLIND, EU:T:2015:115, § 68）。
(ii) 申请商标的性质。如果申请注册的标识由产品的整体形状和外观构成，且同行业竞争者受技术或其他商业因素的限制，无法自由选择产品的形状和外观，而最终导致商标申请人不仅可以阻止其竞争对手使用相同或近似标识，且可以阻止其销售可比商品，则可以合理推定商标申请人申请商标时存在恶意(11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, §50)。
(iii) 无效申请人的标识和欧盟商标所有人的标识的固有显著性或获得显著性的程度，及其知名度，即使是残留的知名度（08/05/2014, T-327/12, Simca, EU:T:2014:289, §40, 46和49）。
(iv) 国内优先权基础申请已由于恶意被宣告无效 (30/07/2009, R 1203/2005-1, BRUTT)。
总之，判例法和/或欧盟知识产权局确认的众多因素尽管单独考量时不足以判定商标注册申请时存在恶意，但可与其他相关因素（可根据个案确认）共同判定恶意的存在。
在先近似的欧盟商标在多个类别的商品或服务上被予以撤销的事实本身不足以认定欧盟商标所有人在提交相同商品或服务时的意图(13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 45)。
涉案欧盟商标于在先欧盟商标的宽展期届满前3个月内提出注册申请的事实不足以否定欧盟商标所有人申请涵盖最新服务项目的现代化商标的意图。 (13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 50 and 51)。
欧盟商标所有人提交声明指出无效申请人的商标无效，该行为系欧盟商标所有人依法行使其专用权利，不能证明欧盟商标所有人的不诚信意图(13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 66)。
欧盟商标所有人在成功注册争议商标后，正式通知其他各方停止在其商业关系中使用近似标识，这一事实本身不能判定为存在恶意。该要求属于欧盟商标注册权利的范畴；见《欧盟商标条例》第9条(14/02/2012, T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77, § 33)。但
是，如果该要求涉及其他因素（例如，争议商标从未使用），可能暗含着阻止其他方进入市场的意图。
如果欧盟商标权利人拥有多件商标，即使争议商标与同一权利人在先注册的欧盟商标之间的差异不足以被一般公众所识别，这一事实本身亦无法认定争议商标仅仅是恶意的重复申请 (13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 33-34)。
2、难以证明存在恶意的因素
判例法确定了下述因素通常难以证明存在恶意。
通过注册欧盟商标来扩大国内商标的保护，该行为系企业一贯的商业策略 (14/02/2012, T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77, §23; 01/02/2012, T-291/09, Pollo Tropical chicken on the grill, EU:T:2012:39, §58)。
仅依商标注册申请书中商品和服务项目众多这一事实，无法判定该商标注册申请存在恶意 (07/06/2011, T-507/08, 16PF, EU:T:2011:253, § 88)。通常，企业不仅可依法为其提出注册申请时正在销售的商品和服务申请商标注册，亦可为其未来拟售的商品和服务申请商标注册(14/02/2012, T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77, §25; 07/06/2011, T-507/08, 16PF, EU:T:2011:253, §88)。
拥有多件国内商标的所有人仅为其中一件商标申请欧盟商标的，不构成恶意注册。在国内和欧盟境内进行商标保护的决定是由所有人依营销策略而定。欧盟知识产权局或法院均不应予以干预 (14/02/2012, T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77, § 29)。
如果标识在国内享有声誉，所有人在为其申请欧盟商标时，其声誉程度可能使得申请人为保证其商标享有更强法律保护的利益正当化。 (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 51-52)。
基于在先商标提出的异议程序未决时，所有人就该在先商标提出撤销申请的，不构成恶意（25/11/2014, T-556/12, KAISERHOF（fig.）/ KAISERHOFF, EU:T:2014:985, §
12）。
二、对于恶意的举证责任
在依据《欧盟商标条例》第59条提出的无效程序中，欧盟知识产权局将审查范围限于双方提交的理由和论据（《欧盟商标条例》第95(1)条第二段）。
无效申请人须举证推定欧盟商标系恶意注册。除非有相反证据，推定欧盟商标申请人为善意申请商标（23/05/2019, T-3/18 & T-4/18, ANN TAYLOR / ANNTAYLOR et al.， EU:T:2019:357, § 34以及其他援引判例）。
如果欧盟知识产权局查明，案件中的客观因素可能致使上述善意推定被推翻，欧盟商标所有人须对该客观因素作出合理解释，并提供商标注册申请所遵循的商业惯例（23/05/2019, T-3/18 & T-4/18, ANN TAYLOR / ANNTAYLOR et al.，EU:T:2019:357, § 36-37）。
三、结语
除恶意认定的相关考虑因素和举证责任，欧盟审查指南对无效的范围也做出了相应的规定。一旦确定欧盟商标所有人存在恶意，整件欧盟商标宣告无效，即使在与无效申请人的商标保护的商品和服务毫无关联的商品和服务上亦无效。唯一的例外情况是，无效申请人仅针对争议商标中的部分商品和服务提出无效宣告申请的，一旦发现存在恶意，该商标仅在争议商品和服务上无效。
不难发现，欧盟在认定恶意时采用的标准较为严格，强调整体评估，个案认定。眼下在我国，商标恶意注册的成本非常低，获利相对又比较容易，所以恶意注册行为屡禁不止，制止恶意注册任务艰巨。笔者希望通过上述梳理和介绍，对我国打击商标恶意注册有所启发和借鉴。
