2014年4月，潍坊市中级人民法院针对歌尔声学股份有限公司（以下简称“歌尔声学”）诉楼氏电子（苏州）有限公司（以下简称“楼氏电子（苏州）”）专利侵权系列案做出了部分判决，不仅发出了禁令，还判决被告赔偿7440万元[1]。 即使在全球专利战争硝烟四起的今天，这样的赔偿额也是很惊人的。比较双方当事人的实力，笔者不仅联想到了Malcolm Gladwell的新书《大卫和歌利亚：小角色如何打败大人物（David and Goliath – Underdogs, Misfits, and The Art of Battling Giants）》[2]，即，籍籍无名的小个子如何打败巨人的故事。本案中的被告楼氏电子长期以来一直是行业龙头，而原告歌尔声学是以代工起家的挑战者；被告方的诉讼代理人也在国内大名鼎鼎，而原告方的代理人则名不见经传。看似是场实力悬殊的比拼，结果却出人意料。

    仔细研究本案之后，笔者从中发现了一些值得赞赏的司法创新，也发现了一些值得商榷的法律适用，因此专门撰文予以讨论。

    一． 诉讼的起因和经过

    潍坊中院的判决仅仅揭示了当事人双方在全球范围商业竞争的冰山一角。歌尔声学和楼氏电子（美国）都是全球微机电系统（micro-electrical-mechanical systems，简称MEMS）麦克风产品的主要设计与制造商，两者制造的麦克风产品被用于苹果、三星等品牌智能手机中，在中、美境内都有销售、使用。楼氏电子（苏州）是楼氏电子（美国）在中国的MEMS麦克风制造工厂。根据2012年Nomura发布的《2012 Smartphone Guide》[3]，楼氏电子占据了这个市场15-20%的份额。歌尔声学依靠蓝牙耳机代工起家，但规模发展得越来越大，并于2013年成为苹果iPhone手机的零部件供应商。[4]

    2013年6月21日，楼氏电子（美国）在美国国际贸易委员会（ITC）提出请求对歌尔声学（中国）及其加州的子公司歌尔电子发起337调查[5]， 所依据的是三个美国专利7439616、8018049、8121331，涉及的均是硅麦克风封装产品。[6]在同一天，楼氏电子（美国）也在伊利诺伊北区地方法院提起了专利侵权诉讼，[7]不过由于ITC尚未审结337调查案，该诉讼目前被中止。

    歌尔声学的反应非常迅速，在2013年7月12日于潍坊中院对楼氏电子（苏州）提起了5个专利侵权诉讼，[8]索赔额一共高达1.7亿人民币，所依据的5个中国专利分别为：CN200820187748.7、CN201020515145.2、CN201020180613.5、CN200510115448.9、CN201020001125.3。[9]楼氏电子（苏州）曾针对CN200820187748.7和CN201020515145.2提起了无效请求，不过CN200820187748.7被维持全部有效，[10]对CN201020515145.2的无效请求又于2013年12月3日被楼氏电子（苏州）主动撤回。

    随后，楼氏电子（美国）于2013年7月31日在苏州中院对歌尔声学提起专利侵权之诉，所依据的中国专利ZL200580028321.1正是美国专利8018049、8121331的中国同族。但该中国专利ZL200580028321.1被歌尔声学提起的无效宣告程序全部无效，[11]因此苏州法院于2014年4月16日驳回了楼氏电子（美国）的起诉。[12]

    经过开庭审理，潍坊中院对涉及专利CN200820187748.7和CN201020515145.2的两个诉讼做出了一审判决，判决要点：（1）第一被告潍坊三联家电有限公司（以下简称为“三联家电”）立即停止销售搭载了侵权产品的、型号为GT-I9500的三星手机；（2）第二被告楼氏电子（苏州）有限公司立即停止制造、销售侵犯原告歌尔声学股份有限公司ZL200820187748.7和CN201020515145.2号实用新型专利权的麦克风产品；（3）第二被告楼氏电子（苏州）有限公司赔偿原告歌尔声学股份有限公司经济损失人民币7440万元。[13]

    至此，美国ITC以及伊利诺伊地区法院的裁定尚未做出，[14]歌尔声学却已经在中国初战告捷，在本次专利大战中抢得先手。

    二．本案值得关注的问题

    1．“停止侵权行为”的禁令

    潍坊法院不仅判决楼氏电子（苏州）立即停止制造、销售侵权的产品，还判决销售商三联家电立即停止销售搭载了侵权产品的、型号为GT-I9500的三星手机 。[15]

    关于针对三联家电的禁令，笔者觉得值得商榷。根据2012年Nomura发布的《2012 Smartphone Guide》[16]， 一部售价为400美元的智能手机中，MEMS麦克风的成本约为0.7~0.8美元。仅仅因为价格不到1美元的麦克风部件涉嫌侵权，就导致整个智能手机被禁止销售，是否过于苛刻严厉？根据RPX公司2011年的报告，一部智能手机涉及大约25万个专利，覆盖了手机的各个部件、各种功能。[17]如果任何一个部件的侵权都导致整机被禁止销售，那么手机制造商将面临极大的法律风险，对于整个产业的发展是极为不利的。另一方面，由于某个部件导致整个智能手机被禁售，那么其他已经生产、销售并且组装的未侵权的部件也无法被使用，从而构成对资源的极大浪费。

    然而，根据中国的《侵权责任法》以及《专利法》，停止侵权行为（即“禁令”）仍是承担侵权责任的基本方式，当前的法律框架下并没有规定何种情况可以构成“停止侵权行为”的例外。即使依据《专利法》第70条的“合法来源抗辩权”，被告三联家电也仅能免除赔偿责任，不能免除停止销售的责任。

    在禁令这个法律问题上，美国的做法更为灵活，值得我们借鉴。在2006年eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C一案[18]中，美国最高院撤销了联邦巡回上诉法院（CAFC）的判决，重申了应当适用传统的四要素判断法来判断是否给予永久禁令，包括：（1）原告已经遭受不可挽回的损害；（2）法律上的救济方式（例如：金钱损害赔偿）无法适当地补偿此损害；（3）在考虑原被告双方的利弊得失比较下，衡平法的救济方式（即，永久禁令）是有正当理由的；及（4）永久性禁令的颁发不会对公众利益造成危害。eBay案所确立的禁令规则给予了法院充分的自由裁量权。例如，在2007年CAFC判决的Paice v. Toyota一案[19]中，Toyota被认定侵犯了原告的专利，但由于涉案的专利技术仅占Toyota发动机的一小部分，而颁布永久禁令会导致Toyota 面临破产的危险，在考虑了eBay案的四个要素之后，法院决定不颁布禁令。

    值得注意的是，中国法院在司法实践中也早已认识到了公众利益是构成“禁令的例外”的一个理由。例如，在2005年的珠海市晶艺玻璃工程有限公司诉广州白云国际机场股份有限公司等专利权侵权纠纷案[20]中，法院认定了被告白云机场构成侵权，但在考虑了机场作为公共交通设施的特殊性之后，并没有颁发禁令。法院的具体论述如下：“在认定被告三鑫公司制造、销售被控侵权产品构成侵权之后，被告白云机场股份公司本应停止使用被控侵权产品。但考虑到机场的特殊性，判令停止使用被控侵权产品不符合社会公共利益，因此被告白云机场股份公司可继续使用被控侵权产品，但应当适当支付使用费。”

    近年来，eBay案的四要素中的另一个要素——“原被告双方的利弊得失比较”，也逐渐引起了法院的重视。例如，在2014年中国最高院起草的相关司法解释中，就把“当事人之间的利益严重失衡”作为构成禁令的例外的一个理由。[21]

    本案中，发出禁令的原因是价格大约仅仅5元的侵权麦克风部件，却导致近3000元的智能手机被禁售，这显然构成了三联家电和歌尔声学这两个当事人之间的利益严重失衡。因此，笔者认为这种情况下应该属于“禁令的例外”。

    2．赔偿额的认定

    原告在本案中获得了7千多万的赔偿额，远远超过了法定赔偿额100万元。笔者认为，能获取如此高的赔偿额的主要原因是原告进行了充分地举证，而被告楼氏电子（苏州）却消极地未提供反证。

    根据《专利法》第65条，赔偿额有4种计算方式：（1）权利人的损失；（2）侵权者的获利；（3）专利许可使用费的合理倍数；（4）100万元以内的法定赔偿额。上述4种计算方式的适用是有优先顺序的，只有在前一种计算方式难以适用的时候才适用后一种。[22]

    本案中，原告主张的是第（1）种计算方式，即权利人的损失。具体而言，是侵权产品的数量乘以每件产品的合理利润。关于合理利润，作为业内的经营者，原告提供了充分证据来说明行业的平均利润率。关于产品数量，原告是基于从海关调取的进出口数据以及楼氏电子（苏州）自行披露的生产、销售数据而计算得出的。这些证据构成了相对完整的证据链。

    根据当前的司法政策，当原告完成了对赔偿额的举证责任、被告又消极地未提供反证时，法院可以支持原告的主张。

    例如，2014年新实施的《商标法》第63条第2款规定：“人民法院为确定赔偿数额，在权利人已经尽力举证，而与侵权行为相关的账簿、资料主要由侵权人掌握的情况下，可以责令侵权人提供与侵权行为相关的账簿、资料；侵权人不提供或者提供虚假的账簿、资料的，人民法院可以参考权利人的主张和提供的证据判定赔偿数额。”

    还例如，《著作权法》修改草案第三稿的第76条第4款规定：“侵权人不提供或者提供虚假的账簿、资料的，人民法院可以根据权利人的主张判定侵权赔偿数额。”[23]

    由此可见，专利、商标、著作权领域的司法政策都强调了加大被告对于赔偿额的举证责任。被告一方如果消极地不提供证据，面临的不再是法定赔偿额，而是原告所主张的赔偿额。

    3．实用新型专利的威力

    最后，本案再次证明了中国实用新型专利的威力。原告依据4个实用新型专利和1个发明专利提起了5个诉讼，并已经依据2个实用新型专利获得了禁令和7440万元的赔偿额，其它3个诉讼则还在审理中。

长期以来，由于实用新型专利不需要实质审查即可授权，往往并不视为高质量的专利，也并不被国外申请人所重视。根据中国专利局的数据统计，2013年中国的实用新型专利申请有近90万件，其中外国申请人提交的申请不到1%。[24]然而，以下数据显示了实用新型专利在中国被广泛使用的程度：

    表1：各种类型的专利用于诉讼、质押、许可的比例[25]
 

    根据上述数据可知，实用新型在中国的使用程度已经超过了发明专利、外观设计专利。

    另一方面，从本案以及2007年判决3亿元赔偿额的正泰诉施耐德一案 可以看出，法院并不会因为涉案的是实用新型专利而判决较低的赔偿额。因此，对于中国企业而言，无论是在面对专利诉讼、还是在设计自己的知识产权战略时，都应当对于实用新型专利给予充分地重视。

    三．总结

    随着中国企业在全球贸易分工上担任越来越重要的角色，与国外公司的知识产权纠纷也会越来越多。歌尔声学诉楼氏电子（苏州）一案是个有重要意义的样本，它值得我们继续密切关注，学习如何更好地利用专利作为武器来保护自己、遏制竞争对手。

    另一方面，潍坊中院的判决涉及了禁令的例外、赔偿额举证、侵权对比等热点问题，反映了当前专利审判的一些新思路，也值得我们研究和学习。

作者：中国资深专利代理人、专利律师，北京大学法学院在读博士，《Selected Chinese Patent Cases》的译者，专利博客 PatentExpressO (www.patentexp.com) 的创办者和作者。




[1]（2013）潍知初字255号，（2013）潍知初字256号。
[2] Publisher: Little, Brown and Company, October, 2013。
[3] Nomura Securities 2012 Smartphone Guide (citing Gartner data), available at
    http://images.businessweek.com/bloomberg/pdfs/nomura_smartphone_poster_2012.pdf
[4] 李韵，“歌尔声学专利之诉”，《中国经济和信息化》，2014年4月11日。
[5] 案号：337-TA-888。
[6] Eric W. Schweibenz, Alexander B. Englehart, “Knowles files new 337 complaint regarding Certain Silicon Microphone Packages”, June 25, 2013, available at http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=9ad2ff19-14dc-43b6-a5e4-e2f673fb8a44
[7] 案号 No.1:13-cv-4586。
[8]（2013）潍知初字253、254、255、256、257号。
[9] 《歌尔声学：关于诉讼进展的公告》，2014年4月22日，http://www.cfi.net.cn/p20140422003123.html
[10] 第21723号无效宣告审查决定书。
[11] 第22201号无效宣告审查决定书。
[12]（2013）苏中知民初字第0265号。
[13]（2013）潍知初字255号，（2013）潍知初字256号。
[14] ITC已经于2014年5月6-14日庭审了本案，预计在2014年12月12日做出裁定。
参见 http://info.usitc.gov/ouii/public/337inv.nsf/34ee115c5a9962e28525656a00601452/8a5a578cc79baba185257bb400546fb0?OpenDocument
[15] GT-I9500三星手机是三星Galaxy4系列中的产品，售价在2200-3080元左右（基于2014年6月的市场价格）。
[16] 同注3。
[17] RPX Corp., Amendment No. 3 to Form S-1, 59 (Apr. 11, 2011), available at
http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1509432/000119312511240287/ds1.htm
[18] 547 U.S. 388.
[19] Paice LLC v. Toyota. Motor Corp. 2007 WL 3024994 (Fed. Cir. 2007).
[20]（2004）穗中法民三知初字第581号。
[21] 笔者参加了2014年6月18日人民大学知识产权学院主办的“专利侵权判定热点问题研讨会”，其中讨论了最高院的司法解释草案中的条款：“侵权人停止实施相关专利会损害社会公共利益或者导致当事人之间的利益严重失衡的，人民法院可以不责令侵权人停止实施行为，但侵权人应当支付合理的使用费”。
[22] 《专利法》第六十五条：侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定。权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该专利许可使用费的倍数合理确定。赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。
　　权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予一万元以上一百万元以下的赔偿。
[23] 《著作权法》修改草案第三稿 第七十六条：
    侵犯著作权或者相关权的，在计算损害赔偿数额时，权利人可以选择实际损失、侵权人的违法所得、权利交易费用的合理倍数或者一百万元以下数额请求赔偿。
    对于两次以上故意侵犯著作权或者相关权的，人民法院可以根据前款计算的赔偿数额的二至三倍确定赔偿数额。
    人民法院在确定赔偿数额时，应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。
    人民法院为确定赔偿数额，在权利人已经尽力举证，而与侵权行为相关的账簿、资料主要由侵权人掌握的情况下，可以责令侵权人提供与侵权行为相关的账簿、资料；侵权人不提供或者提供虚假的账簿、资料的，人民法院可以根据权利人的主张判定侵权赔偿数额。
[24] 来源：刘志会，专利局实用新型审查部部长，“实用新型专利制度”的主题发言，实用新型专利战略有效运用会议， 2014.5.28。
[25] 同注24。
[26]（2006）温民三初字第135号