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技术领域对创造性判断的影响

时间:2022-01-04作者:

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在创造性判断中,经常会遇到利用多个对比文件(最接近的现有技术和一个或多个另一份对比文件)的组合来评述权利要求的创造性的情况。笔者认为,技术领域对创造性判断有重要影响,以下将结合具体案例来说明这一观点。

最接近的现有技术的技术领域对创造性判断的影响

对于最接近的现有技术而言,审查指南规定了“最接近的现有技术,是指现有技术中与要求保护的发明最密切相关的一个技术方案,它是判断发明是否具有突出的实质性特点的基础。最接近的现有技术,例如可以是,与要求保护的发明技术领域相同,所要解决的技术问题、技术效果或者用途最接近和/或公开了发明的技术特征最多的现有技术,或者虽然与要求保护的发明技术领域不同,但能够实现发明的功能,并且公开发明的技术特征最多的现有技术。应当注意的是,在确定最接近的现有技术时,应首先考虑技术领域相同或相近的现有技术”。

至少部分由于上述规定,对于创造性判断而言,在选择最接近的现有技术时,通常优先选择的是与要求保护的发明具有相同或者至少是相近的技术领域的现有技术。

事实上,由于不同的技术领域中存在的问题不同,要克服的现有技术的缺陷也不同,所以不同的技术领域的对比文件的技术构思通常也会大相径庭。选择完全不同的技术领域的对比文件作为最接近的现有技术进行创造性判断常常会导致创造性判断举步维艰。4W106290号无效案件就印证了这一点。

在该无效案件中,涉案专利涉及的是将危险品三乙基铝反应体系中的具有粘滞的特性的原料铝粉放置到反应釜中的放料装置,而请求人使用的作为最接近的现有技术的三篇证据分别涉及:(1)专用于冶金领域向竖炉中投放块状物料的装料设备,(2)将物料氟化铝从给料机构转移到铝电解槽的简易加料斗,以及(3)将粉末物料进行简单转移的料桶。作为最接近的现有技术的三篇证据与涉案专利的使用的技术领域不同。最接近的现有技术的技术领域与涉案专利的技术领域不同导致他们要解决的问题以及技术构思方面都有很大不同。基于此,合议组并未支持请求人基于这三篇证据作为最接近的现有技术认为涉案专利权利要求不具有创造性的主张。

在该案的无效决定中,合议组指出,“评判一项发明技术方案的创造性时,应充分考虑最接近的现有技术与该发明技术方案在技术领域方面的差异,如果现有技术没有给出对该最接近的现有技术进行改进并用到本发明的技术领域的技术启示,基于现有证据也不能表明这一涉及具体技术领域的改进为公知常识,则该发明的技术方案相对于所述现有技术的结合是非显而易见的。”

可见,在选择最接近的现有技术时,最接近的现有技术的技术领域至关重要。最接近的现有技术的选择不当(尤其是技术领域完全不同)会使得创造性判断举步维艰。

与最接近的现有技术组合的另一份对比文件的技术领域对创造性判断的影响

对于与最接近的现有技术组合的另一份对比文件而言,审查指南仅在阐述显而易见性判断时指出“所述区别特征为另一份对比文件中披露的相关技术手段,该技术手段在该对比文件中所起的作用与该区别特征在要求保护的发明中为解决该重新确定的技术问题所起的作用相同”。

可见,对“另一份对比文件”而言,审查指南并未限定其需要与要求保护的发明具有相同的或者相近的技术领域。而事实上,在实践中经常出现“另一份对比文件”的技术领域与要求保护的发明或者最接近的现有技术的技术领域完全不同的情况。

在笔者看来,“另一份对比文件”的技术领域对于创造性判断中的显而易见性判断或者说是否有结合启示的判断也有非常重要的作用。具体而言,至少从做出发明的过程来看,本领域技术人员根本不会从完全不相关的技术领域寻找启示,更不用说在从完全不相关的技术领域中找到另一份对比文件以及相关公开内容之后,将其应用到最接近的现有技术来获得要求保护的发明了。

以下笔者结合一个复审案例来说明专利复审和无效审理部对这一问题的态度。

要求保护的发明涉及一种用于便携式电子设备的外壳,其权利要求具体限定了外壳的第一支撑构件和第二支撑构件分别附接到外壳的第一部分和第二部分的内表面并且通过电介质接合构件耦接在一起。

在该案实质过程中,实审审查员认可最接近的现有技术与要求保护的权利要求的区别在于:第一支撑构件和第二支撑构件通过电介质接合构件耦接在一起。基于上述区别特征,实审审查员进一步确定了所要求保护的技术方案相对于最接近的现有技术实际解决的技术问题是:如何使得多个支撑构件连接。实审审查员进一步指出,构件连接的方式多种多样,连接时采用的材料和/或工艺也根据需求适应性的变更,而另一份对比文件公开了行李箱的两侧的刚性端板与角部使用紧固件紧固连接,角部可为聚合材料,紧固件可为塑料栓。

基于上述理由,实审审查员认为另一份对比文件揭示了第一支撑构件和第二支撑构件通过电介质接合构件耦接在一起的技术启示。因此,要求保护的权利要求相对于最接近的现有技术和另一份对比文件的组合是显而易见的,不具有突出的实质性特点和显著的进步,不具备创造性。

在提出复审请求时,代理师未对要求保护的权利要求进行修改,而只是陈述了要求保护的权利要求相对于对比文件具有创造性的理由。关于另一份对比文件与最接近的现有技术的组合,代理师特别指出,另一份对比文件涉及与要求保护的发明完全不同的技术领域,即要求保护的发明涉及的是便携式电子设备的外壳,而另一份对比文件涉及的是手提箱及其框架,因此本领域技术人员(即手机外壳领域的技术人员)根本不会有动机从该另一份对比文件所在的技术领域中寻找启示,更不使用说在该技术领域中找到该另一份对比文件以及相应的公开内容并将其结合到最接近的现有技术以获得要求保护的发明了。

在该案复审决定中,关于另一份对比文件的技术领域对该另一份对比文件与最接近的现有技术的组合的影响,合议组指出,另一份对比文件的技术领域为手提箱及其框架,其与本申请以及最接近的技术领域均不同,并且二者技术领域的不同也导致另一份对比文件没有与最接近的现有技术进行结合以解决其技术问题的基础。基于此,合议组支持了代理师认为要求保护的权利要求相对于最接近的现有技术和另一份对比文件具有创造性的主张。

从上述复审案例可以看出,对于与最接近的现有技术组合的另一份对比文件而言,其技术领域对于创造性判断同样具有重要影响。

启示和思考

对于专利代理师而言,无论是从事专利实审复审工作还是专利无效行政诉讼等相关工作,无论是处理国内案件还是处理中、美、欧、印等案件,创造性判断始终都是代理师工作中最重要的部分。虽然代理师在不同类型的案件中的角色可能不同,而各国法律对于创造性的规定会有所不同,但本质都是站在所属领域技术人员的角度上,以现有技术为出发点,尽可能地去重塑发明形成的过程,在重塑过程中客观判断发明的形成是否需要所属领域技术人员付出创造性劳动。在发明形成的过程中,完全不同技术领域的现有技术基本不会被选择为形成发明的起点,因此其不适合作为创造性判断中的最接近的现有技术,而对于与最接近的现有技术组合的另一份对比文件而言,完全不同的技术领域大大降低了甚至排除了其被搜索以及被选择来提供技术启示的可能性,因此也就不适合作为创造性判断中与最接近的现有技术进行组合的对比文件。在实践中,代理师可以尝试从技术领域的角度来处理创造性判断过程中对比文件的组合问题。