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浅述国际申请进入中国国家阶段的注意事项

时间:2020-12-25作者:

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我国于1993年9月15日,向世界知识产权组织递交了加入申请书,1994年1月1日正式成为《专利合作条约》(PCT)成员国。经过二十几年的不懈努力,2019年,中国通过PCT途径提交了5.899万件专利申请,超过美国(5.784万件)跃升至第一位。由于PCT体系只是专利申请体系,不是专利授权体系,申请人要想获得某个国家的专利,还必须履行进入该国家的手续。

本文根据专利合作条约、我国专利法、实施细则和审查指南的相关规定,同时结合PCT申请的审查实践,整理了一些申请人在办理PCT申请进入中国国家阶段的手续时需注意的一些事项。

一、在中国的效力

国际申请在中国没有效力或者在中国的效力丧失的,不能进入中国国家阶段,而对于效力的判断主要有以下两个方面:

1、最新国际公布文本扉页或经确认的国际申请副本请求书中有指定CN的记载,如下图所示:

2、在国际阶段,国际申请未被撤回或视为撤回,或对中国的指定未被撤回。申请人应确认PCT申请在国际阶段是否发出过国际申请被视为撤回通知书(PCT/RO/117)、撤回通知书(PCT/RO/136)、撤回国际申请或撤回针对中国的指定通知书(PCT/IB/307,详见下图)中的任何一种通知书。



 

二、申请人和发明人信息的确定

进入声明中填写的申请人及发明人信息应与国际阶段记录的保持一致。对于申请人和发明人,有下述几点需要注意:

1. 在办理进入手续时需仔细查看国际公开文本扉页中针对中国的申请人。


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2. 经国际局登记已经死亡的申请人,不应写入进入声明,已死亡申请人的继承人尚未确定的除外。

3. 进入中国国家阶段时,如遇针对中国的发明人死亡的情形,在进入声明中仍需填写死亡的发明人姓名。

三、优先权相关问题

如果国际局曾经向专利局传送过“撤回优先权要求通知书”(PCT/IB/317)或“优先权要求被认为未提出通知书”(PCT/IB/318),则其中所涉及的优先权要求应认为已经失去效力,不应写入进入声明中。此外,下面这几点也应格外注意:

1. 申请人认为国际阶段提出的优先权书面声明中某一项有书写错误时,可以在进入同时或自进入日起两个月内提出改正请求。

2. 根据现行规定,国际阶段通过Rule 26bis.3恢复的优先权,中国局不予认可,相应的优先权要求在中国不发生效力,即便如此,进入国家阶段的期限仍从原最早优先权日起算。


四、技术文件相关问题

国际申请以外文提出的,在进入国家阶段时,需提交原始国际申请的中译文;使用中文完成国际公布的国际申请,在进入国家阶段时只需提交进入声明、原始申请中摘要的副本及摘要附图(有摘要附图时)的副本,无需提交说明书、权利要求书及附图的副本,但进入国家阶段时未公布的国际申请,申请人请求提前处理并要求提前进行国家公布的,仍需提交全套技术文件的副本。另,关于技术文件,还有如下事项值得注意:

1. 援引加入

国家知识产权局作为指定局对于在国际阶段通过援引在先申请的方式加入遗漏项目或部分而保留原国际申请日的不予认可。
 


申请人在进入国家阶段时需在进入声明中做出选择(如下图所示):要么保留原国际申请日,删除援引加入的项目或部分;要么保留援引加入的项目或部分,请求修改相对于中国的申请日(重新确定申请日时,还需要考虑是否会导致优先权被视优的问题)。


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根据现行规定,若申请人在办理进入手续时未在进入声明中予以指明并请求修改相对于中国的申请日,在后续程序中不能再通过请求修改相对于中国的申请日的方式保留援引加入项目或部分。

2、19条修改、34条修改和28/41条修改

申请人应当在办理进入国家阶段手续时,最迟应当自进入日起两个月内提交19条修改或34条修改的译文,并声明作为审查基础。申请人亦可以在办理进入国家阶段的同时,提交28/41条修改,并声明作为审查基础。

未被国际局接受的19条修改,在进入国家阶段时不能再作为按照19条修改提出。



未作为专利性国际初步报告附件传送的,在进入国家阶段时不应当作为34条修改提出。



五、不丧失新颖性 

国际申请涉及专利法第二十四条第(一)项或第(二)项所述情形的,并且在提出国际申请时做出过声明的,如下图所示:



申请人需在进入声明中予以说明(如下图所示),并自进入日起两个月内提交相关证明文件,未说明或者期满未提交证明文件的,则视为未要求不丧失新颖性宽限期。



由上图可以看出,进入声明中并未提及第二十四条第(三)项所述情形,但如确实存在他人恶意泄露情形的,可在办理进入手续时以意见陈述的方式作出声明,并在规定期限内补交证明材料。

六、国际公布文本代码及国际阶段通知书介绍

从2009年1月1日起,国际局对PCT国际申请的公布使用如下代码来区分PCT国际申请公布的各类情况。



国际阶段的通知书分局涉及的单位主要有四种:受理局发出的通知书、国际局发出的通知书、国际检索单位发出的通知书、国际初步审查单位发出的通知书,其形式分别为PCT/RO/***、PCT/IB/***、PCT/ISA(或SISA)/***、PCT/IPEA/***。下面简单列举几个重要的通知书。



本文对办理PCT申请进入中国国家阶段手续时应当注意的特殊问题进行了简单介绍,希望申请人办理相关手续有所助益。