1 引言

跨国家/区域的专利保护对于申请人实施有效的专利战略非常重要。在考虑跨国家/区域的专利申请时，《专利合作条约》（Patent Cooperation Treaty，PCT）已成为申请人比较常用的国际申请途径。PCT途径能够给申请人提供国际阶段的统一程序，并提供PCT国际申请在规定期限内进入各个PCT成员国国家阶段的机会。我国在1994年成为PCT组织的正式成员国。随着经济和科技的快速发展，以及知识产权受重视程度的提高，我国申请人越来越多地通过PCT途径提交国际申请。我国PCT申请量已在2019、2020年连续两年位列全球第一。

虽然我国申请人的PCT申请量已达到较高水平，但在我国申请人之间的分布并不均衡，很多国内企业或高校的申请经验仍较为有限。在专利申请实务中，我国企业存在着在我国和海外国家/地区均对发明创造进行专利布局的需求，企业内知识产权负责人员可能因经验有限而面临着难以选择适合的PCT/中国专利的申请策略的问题。

一般来说，在不考虑巴黎公约途径递交海外申请的情况下，我国申请人可采用两种申请策略提交相关的国内申请和PCT申请，一种是先提交国内申请，再基于国内申请的优先权提交PCT国际申请（下文简称先内后外策略），另一种是先提交PCT国际申请，再使该PCT国际申请进入我国的国家阶段（下文简称先外后内策略）。

本文将就这两种申请策略分别进行说明和比较，希望对我国申请人有所帮助。

2 先外后内策略与先内后外策略的介绍

2.1 先内后外策略

本文中的先内后外策略是指申请人就发明创造在中国知识产权局第一次提出专利申请（后简称中国首次申请）之后的12个月优先权期限内，向PCT受理局（一般为中国局）提交要求中国首次申请的优先权的PCT国际申请的申请策略。目前，国内很多企业已具有比较丰富的国内专利申请经验，并积累了一定数量的专利权和专利申请。在此基础上，企业可以从已提交的专利申请中甄选出具有一定海外布局价值和技术创新度的中国首次申请作为优先权基础，提交PCT国际申请并进入指定国家。这种申请策略允许申请人在提交中国首次申请后的12个月期限内，比较充分地考虑是否提出PCT国际申请，以及是否在提交PCT国际申请时对申请文本进行技术内容的修改和增补。因此，这种先内后外策略是目前国内企业比较普遍的申请策略。

2.2 先外后内策略

本文中的先外后内策略是指申请人就发明创造向PCT受理局第一次提出PCT国际申请（后简称PCT首次申请），未要求在先专利申请的优先权，并在国际申请日起30个月内办理国际申请进入中国国家阶段的手续的申请策略。申请人可以委托专利代理机构直接撰写符合PCT国际申请要求的申请文件，并在提交后指定该PCT国际申请进入中国及其他海外国家和地区的国家阶段。这种申请策略需要申请人在专利申请准备阶段已规划好提交国际申请，对国内企业的专利管理要求比较高，因此这种先外后内策略主要被海外申请数量较多，经验较丰富的一些国内企业所采用。

3 两种申请策略在程序方面和实体方面的比较

虽然从结果上看，申请人均就发明创造完成了国内申请和PCT国际申请的提交，但两种申请策略在程序方面和实体方面存在着一定的差异。通过深入了解这些差异，有助于申请人根据实际情况选择最为合适的申请策略。

3.1 两种申请策略在程序方面的比较

3.1.1 两种申请策略在前后两件申请的提交期限存在差异。

根据《PCT实施细则》规定的优先权期限，我国申请人可在提交中国首次申请后，有将近12个月的充足时间来考虑是否提出PCT国际申请来进行海外申请的布局。在提出PCT国际申请后，申请人可以在从中国首次申请的申请日起算的30个月内提交进入指定国家/区域的国家阶段的申请。

如果我国申请人在申请前已确定进行海外专利布局，则可直接向PCT中国受理局提出PCT首次申请。对于PCT国际申请未要求优先权的情形，申请人可以从PCT国际申请日起算30个月办理进入中国国家阶段的手续。申请人在提交PCT国际申请后，可以根据国际检索报告或其他国家/区域的审查结果考虑该PCT国际申请是否进入中国国家阶段。

基于这种提交期限的差异，申请人在提交在前的申请后，可以获得不同长度的考虑时间来确定是否提交在后的申请。

3.1.2 两种申请策略在缴纳的官费上存在差异。

根据《专利法实施细则》及官费的相关规定，在中国提交专利申请时需要缴纳申请费、申请附加费等，发明申请请求实质审查的，还需要提交实质审查费。另外，对于申请人或者专利权人为个人或单位的，可以请求减缓缴纳不同比例的申请费、审查费、年费等。

根据《专利审查指南》及相关规定，中国局作为受理局受理的PCT申请在进入中国国家阶段时，免缴申请费和申请附加费；在提出实质审查请求时，还能够减缴实审费或基于一定条件免缴实审费。

采用先内后外策略的中国申请在申请人满足一定的减缓条件下可以请求申请费、实质审查费和费用减免，但申请附加费不能减免。而采用先外后内策略的中国申请可以免缴申请费和申请附加费，并减缴或免缴实质审查费。因此，对于权利要求数量或说明书页数较多的专利申请来说，通过先外后内策略实现申请附加费的减免对于节省申请成本可能有所帮助。

3.1.3 两种申请策略在加快审查进程的途径上也存在差异。

根据《专利优先审查管理办法》的相关规定，实质审查阶段的发明专利申请和实用新型在满足一定条件下均可适用于优先审查。就相同主题首次在中国提出专利申请又向其他国家或地区提出申请的中国首次申请就是请求优先审查的条件之一，因此采用先内后外策略的中国申请就符合了请求优先审查的条件，从而可通过优先审查来大大地加快专利申请的审查进程。我方已在多地批准和建立了知识产权保护中心，中心所在辖区的企业可以申请预审。企业在获得预审通过的结果后，再向中国知识产权局提交正式申请，可以极大地加快专利申请的审查进程。

我国与多个国家地区启动了专利审查高速路（PPH）的试点项目。申请人可以在PCT申请的国际阶段获得具有可专利性的国际检索报告书面意见或国际初步审查报告后，基于国际检索报告书面意见或国际初步审查报告提出PPH请求，以加快专利申请的审查进程。

采用先内后外策略的中国首次申请有机会通过优先审查或预审来大幅度地加快审查进程。在获得可授权的官方意见时，申请人可基于PPH向PCT国际申请的一些目标国家提出加快审查的请求，从而促进整个专利族的授权进程。采用先外后内策略的中国国家阶段申请在其国际检索报告书面意见或国际初步审查报告具有可专利性的相关意见时，可以基于PCT-PPH来加快中国国家阶段申请的审查进程。

3.2 两种申请策略在实体方面的比较

3.2.1 在实体方面，采用两种申请策略可申请的中国专利的类型存在差异。

根据《专利法》及《专利法实施细则》的相关规定，同一申请人可以在同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利。我国申请人可通过同日申请实用新型专利和发明专利来兼顾尽早获得专利权和更长的专利保护期限等方面。

根据《专利审查指南》的相关规定，PCT国际申请办理进入中国国家阶段手续时，应择一选择要求获得发明专利或实用新型专利，而不允许同时要求获得发明专利和实用新型专利。因此，采用先外后内策略的国家阶段中国申请不具有同时要求获得发明和实用新型专利的权利，与其相比，采用先内后外策略的中国首次申请则可以根据需要选择申请发明专利或实用新型专利，也可以选择同日提交发明和实用新型专利申请。

3.2.2 采用两种申请策略的在后申请相对于在先申请的修改受到的限制存在差异。

根据《专利法》和《专利审查指南》的相关规定，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，而对于PCT国际申请来说，原说明书和权利要求书指的是原始提交的PCT国际申请的权利要求书、说明书及其附图。因此，采用先外后内策略的在后国家阶段中国申请虽然可以进行主动修改，但需要遵循《专利法》第33条的规定，修改不得超出原始提交的PCT国际申请的权利要求书、说明书及其附图记载的范围。而采用先内后外策略的在后PCT国际申请要求中国首次申请的优先权，在修改方面只需要考虑优先权是否能够成立，而不用受到修改不得超范围的严格限制。

4 结论

通过上述申请策略在程序方面和实体方面的比较，可以了解到两种申请策略各有优劣。对于我国申请人来说，在考虑对某个或某些技术成果进行专利布局时可能受到多方面因素的影响，例如对技术成果的市场前景和范围、专利申请授权可能性、专利申请成本、与其他相关技术成果在专利布局上的关联性等。申请人可以综合这些因素以及两种申请策略在不同方面的优缺点,在专利布局时选择更加适合的申请策略。