我国对专利创造性的规定与日本的创造性规定有许多相似之处，但是在一些具体的细节和审查实践上也存在一定的差异。在专利实务中，经常能够遇到一些日本同族专利申请已经获得授权，且日本同族审查过程中所引用的对比文件与中国审查员引用的对比文件完全相同，但最终无法获得授权的案件。笔者认为了解中国和日本在发明创造性判断方面的异同，有助于企业优化跨国专利申请策略，有助于专利从业者针对性地应对审查意见，以提升专利授权成功率与稳定性。本文通过对比中日两国之间对于发明创造性的判断方法，探讨两国关于创造性审查的差异性。
1. 中国和日本关于创造性的概念
1.1 中国关于创造性的概念
根据专利法第二十二条第三款的规定：“发明的创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步”。根据中国《专利审查指南》第二部分第四章的规定，发明有突出的实质性特点，是指对所属技术领域的技术人员来说，发明相对于现有技术是非显而易见的。如果发明是所属技术领域的技术人员在现有技术的基础上仅仅通过合乎逻辑的分析、推理或者有限的试验可以得到的，则该发明是显而易见的，也就不具备突出的实质性特点。发明有显著的进步，是指发明能够产生有益的技术效果。
根据上述规定，在中国的创造性判断中，判断发明是否具有创造性，就是要判断发明相对于现有技术是否显而易见且是否能够产生有益的技术效果。
1.2 日本关于创造性的概念
对于创造性，日本特许法第二十九条第二款规定，具备该发明所属技术领域的普通知识的人根据现有技术，能够容易做出发明时，该发明不能获得专利权。
即，根据日本特许法的规定，若本领域普通技术人员根据现有技术能够容易想到本发明时，则本发明不具有创造性，不能被授予专利权。
在日本《发明、实用新型审查基准》中，没有关于“能够容易想到”的明确定义，但规定了在判断本领域技术人员能否容易想到本发明时，需要对“有利于否定创造性的因素”和“有利于肯定创造性的因素”进行综合性评价。关于这两种影响创造性判断的因素，将在后文中详细说明。
2. 中国和日本关于创造性的判断方法
2.1 中国的判断方法
根据中国《专利审查指南》的规定，判断发明相对于现有技术是否显而易见通常按照“三步法”进行，即：
（1）确定最接近的现有技术；
（2）确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题；
（3）判断要求保护的发明对本领域技术人员来说是否显而易见。
第三步是“三步法”的关键步骤。在该步骤中，要确定的是现有技术整体上是否存在技术启示，如果现有技术存在这种技术启示，则发明是显而易见的，不具有突出的实质性特点。
而对于判断发明是否能够产生有益的技术效果，审查指南中规定以下四种情形属于具有有益的技术效果的情形：
（1）发明与现有技术相比具有更好的技术效果；
（2）发明提供了一种技术构思不同的技术方案，其技术效果能够基本上达到现有技术的水平；
（3）发明代表某种新技术发展趋势；
（4）尽管发明在某些方面有负面效果，但在其他方面具有明显积极的技术效果。
应当强调的是，根据中国《专利审查指南》第二部分第四章第5节的规定，当申请属于以下情形时，应当认为发明具有突出的实质性特点和显著的进步，具备创造性：
（1）发明解决了人们一直渴望解决但始终未能获得成功的技术难题。
（2）发明克服了技术偏见。
（3）发明取得了预料不到的技术效果。
（4）发明在商业上获得成功。
可见，根据《审查指南》的规定，中国在判断创造性时，通常按照“三步法”判断发明是否显而易见并基于说明书的内容判断其是否具有有益的技术效果，如果“非显而易见性”和“有益的技术效果”均已满足，则可认为发明具有突出的实质性特点和显著的进步，具有创造性。另一方面，在中国专利实践中，通常认为发明在具备突出的实质性特点的情况下其显著的进步的存在不言而喻。因此虽然在审查指南中“三步法”仅被规定为“突出的实质性特点”的判断方法，但在实践中，通常在满足“三步法”的标准的情况下，就满足了创造性的要求。
此外，如果发明属于《审查指南》第二部分第四章第5节中规定的特殊情形，则也可认为发明具有突出的实质性特点和显著的进步，具有创造性。
2.2 日本的判断方法
根据日本审查基准的规定，创造性的具体判断方法是：从现有技术中选择最适用于逻辑推导的一个对比文件作为主对比文件，按照以下（1）~（4）的步骤，从主对比文件出发，对本领域技术人员能够容易实现本发明进行判断。
（1）针对本发明与主对比文件之间的区别点，根据否定创造性的各种因素，或适用其他的对比文件，或考虑技术常识，以判断逻辑推导是否成立。
（2）根据（1）的结论，如果判断逻辑推导无法成立，则可认为发明具有创造性。
（3）根据（1）的结论，如果判断逻辑推导能够成立，则还要考虑有利于肯定创造性的因素进行综合评价，以判断逻辑推导是否成立。
（4）根据（3）的结论，如果判断逻辑推导无法成立，则可认为发明具有创造性；如果判断逻辑推导能够成立，则认为发明不具有创造性。
在日本《发明、实用新型审查基准》第III部分第2章第3节规定，有利于否定创造性的因素包括：
（1）副对比文件适用于主对比文件的动机：技术领域的关联性、技术问题的共性、作用/功能的共性、对比文件内容中的启示。
（2）基于主对比文件进行的设计变更：为解决一定技术问题而从公知材料中选择最合适的材料、对数值范围进行最佳化或优化、进行等同物的置换、设计变更或惯常设计的采用。
（3）现有技术的简单拼凑。
有利于肯定创造性的因素包括：
（1）相对于对比文件的有益效果：与对比文件效果不同性质的效果、与对比文件效果性质相同但更卓越的效果。
（2）阻碍因素：有悖于主对比文件目的的副对比文件；导致主对比文件发挥不了作用的副对比文件；主对比文件排斥其使用而不可能被采用的副对比文件；在展示副对比文件的刊物中记载或登载了副对比文件和其他实施例，对于主对比文件要解决的技术问题，副对比文件的作用效果劣于其他实施例，本领域技术人员通常不会考虑应用其副对比文件。
可见，在日本的判断方法中没有“确定发明实际解决的技术问题”这一步骤，而是在确定了本发明与主对比文件之间的区别技术特征之后，基于“否定创造性的因素”和“肯定创造性的因素”判断本发明是否能够容易想到。
3.案例分析
以下笔者结合两个案例对于中日关于创造性判断的差异进行分析。
3.1 中国专利案例——铁素体系不锈钢
该案涉及名称为“耐腐蚀性优良的不锈钢、耐间隙腐蚀性和成形性优良的铁素体系不锈钢、以及耐间隙腐蚀性优良的铁素体系不锈钢”的发明专利无效案。在该案中，专利复审委和北京市第一中级人民法院认为其权利要求7涉及的发明不具备非显而易见性而未认可该发明具备预料不到的技术效果，故而不具备创造性。而北京市高级人民法院认可该发明具备预料不到的技术效果，据此认定该发明具备创造性。
3.1.1 案情
本专利的权利要求为：
“7. 一种耐间隙腐蚀性优良的铁素体系不锈钢，其特征在于，以质量％计含有：C：0.001-0.02％、N：001-0.02％、Si：0.01-0.5％、Mn：0.05-1％、P：0.04％以下、S：0.01％以下、Cr：12-25％，按照Ti：0.02-0.5％、Nb：0.02-1％的范围含有Ti、Nb中的一种或二种，并且按照Sn：0.005-2％的范围含有Sn，剩余部分由Fe和不可避免的杂质构成。”
对比文件4作为最接近的现有技术，公开了一种高温强度优异的铁素体系不锈钢，以重量％计，含有C：0.001-0.1％，N：0.001-0.05％，Cr：10-25％，S：0.01％以下，P：0.04％以下，Mn：0.01-2％，Si：0.01-2％，O：0.01％以下，Sn：0.05％-2％，还含有Ti：0.01％-1％，Nb：0.01％-1％的1种以上，剩余部分由Fe和不可避免的杂质构成。
专利复审委认为两者区别技术特征在于：权利要求7所述Mn和Ti的含量范围在对比文件4所述范围之内。基于该区别技术特征，专利复审委认为，本领域公知Mn和Ti在铁素体不锈钢中的作用，且对比文件4同样公开了本领域技术人员可根据需要调节Mn和Ti的用量，附件中多个实施例的Mn和Ti含量落入本发明权利要求范围内。因此，本领域技术人员在对比文件4的基础上容易想到根据实际性能需要、价格因素等综合考虑选用本专利权利要求中限定的Mn、Ti的含量，其技术效果也是本领域技术人员可以预料的，本专利中也没有证明该小范围的选择产生了意想不到的技术效果。
专利权人认为对比文件4与本专利发明目的和要解决的技术问题完全不同，各元素在其中所起的作用也不完全相同，对比文件4中也没有给出任何提高耐间隙腐蚀性的教导，且本专利比较例C16各组分含量均在对比文件4所述范围之内，仅Cr含量不在本专利所述范围之内，该产品的耐间隙腐蚀性差，由此表明根据对比文件4不能想到解决耐间隙腐蚀性的问题，本专利取得了意料不到的技术效果。
针对专利权人的上述主张，复审委认为本专利比较例C14，C15，C16的产品最大侵蚀深度均在800μm以上，耐间隙腐蚀性差，其中C14和C15中Cr含量分别为14.86％和15.22％，在本专利和对比文件4所述范围之内，故该实验数据不足以证明C16产品的性能结果仅由Cr含量导致，且Cr含量范围并非本专利权利要求7与对比文件4的区别技术特征。
一审法院认为专利权人无证据证明本专利取得了意料不到的技术效果，判决维持专利复审委的决定。
二审法院认为，涉及到化学混合物或组合物的创造性判断中，当本领域技术人员难以预测技术方案中组分及其含量的变化所带来的效果时，不能机械地适用“三步法”，应当根据技术方案是否取得预料不到的技术效果作为判断是否具备创造性的方法。本案中，权利要求7属于对比文件4技术方案的选择发明，在进行创造性判断时，该选择所带来的预料不到的技术效果是考虑的主要因素。根据本专利说明书的记载，权利要求7的发明目的在于合成一种具有耐间隙腐蚀性铁素体系不锈钢，从本专利说明书载明的实验数据可知，本专利实施例中C1的最大侵蚀深度为516μm，而对比例C16的最大侵蚀深度为925μm。对比例C16属于落入对比文件4中而未落入权利要求7中的具体技术方案。从效果上看，本专利实施例的最大侵蚀深度比对比例C16的效果提高了44%，可以认为本专利权利要求7取得了预料不到的技术效果，具备创造性。
3.1.2 分析与思考
在上述案例中，复审委遵循“三步法”进行判断，认为对比文件4给出了一步选择Mn和Ti含量的技术启示，且其技术效果也是本领域技术人员可以预料的，从而认定本专利权利要求7是显而易见的，不具备突出的实质性特点，不具备创造性。但复审委没有对本专利相对于对比文件4产生的是何种技术效果进行分析和认定，也没有回应专利权人所强调的本专利与对比文件4的技术效果不同。而二审法院主张不能机械地适用“三步法”，指出在上述效果难以预测的化学领域中，“预料不到的技术效果”是考虑的主要因素，并以“预料不到的技术效果”的判断作为一项独立于“三步法”的创造性评判方法，即认为只要本发明具有预料不到的技术效果就应当认可其创造性。可见，二审法院是将“预料不到的技术效果”作为一项独立的创造性判断方法与“三步法”并列，与《专利审查指南》中将“预料不到的技术效果”作为可直接认为发明具有创造性的几种情形之一的规定一致。
从上述案例可以看出，在中国对于创造性的判断中，“三步法”虽然是最普遍的判断创造性的流程，但即使不满足“三步法”判断创造性的标准，也不代表发明不具备创造性。如果发明具备预料不到的效果，则可直接得出发明具备创造性的结论。关于“预料不到的技术效果”，《专利审查指南》中指出：发明取得了预料不到的技术效果，是指发明同现有技术相比，其技术效果产生“质”的变化，具有新的性能；或者产生“量”的变化，超出人们预期的想象。可见，“预料不到的技术效果”是在技术效果的基础上做出的判断，对于技术效果的“质”和“量”的认定能够左右最终的判断结果。
3.2 日本专利案例——不锈钢
该发明涉及“不锈钢”，是基于“通过控制不锈钢的化学组成，已经开发了具有与用途相符的机械特性和耐腐蚀性的不锈钢”这一背景而完成的，目的在于提供一种适用于涡轮部件的具有高机械特性和耐腐蚀性的不锈钢。为了实现上述目的，该发明通过将不锈钢的化学组成控制在权利要求1所述的范围内来提供具备涡轮部件所需要的机械特性和耐腐蚀性的不锈钢。根据具体的实验数据发现，通过将C、Si、Mn、Cr和P等元素的含量分别限定在权利要求1所述的范围内，不锈钢具有所希望的机械特性。另外该发明还发现，如果不锈钢中S的含量超过0.01质量%，则不锈钢无法充分具备涡轮部件所需要的耐腐蚀性。
3.2.1案情
本发明的权利要求1为：
“1.一种不锈钢，其含有C、Si、Mn、Cr、P、S，含量以质量%计分别为……(省略C、Si、Mn、Cr、P的含量)，S:0.01%以下，剩余部分由Fe和不可避免的杂质构成。”
审查员选择对比文件1作为评价该权利要求1创造性的主对比文件。对比文件1的目的在于提供一种耐腐蚀性和被切削性均符合标准的易切削不锈钢，该易切削不锈钢同样含有C、Si、Mn、Cr、P、S，剩余部分由Fe和不可避免的杂质构成，其中C、Si、Mn、Cr和P等元素的含量均在本发明权利要求1的范围内，S的含量为0.1-0.2%以下。在对比文件1中，通过使不锈钢含有特定量的S，在钢中形成硫化物，从而得到所需的被切削性，如果S的含量不足，则被切削性不符合标准。
审查员认为，本发明权利要求1与对比文件1的区别点为两者的S含量不同。而本领域公知，在钢中S是使耐腐蚀性降低的元素，因此优选降低其含量，且通常将钢中S的含量降低至0.01质量%以下。由于对比文件1和上述技术常识均涉及钢，且要解决的技术问题均是提供具有耐腐蚀性的钢，因此其技术领域、技术问题均相同。考虑对比文件1和上述技术常识的技术领域、技术问题具有共性，因此为了改善耐腐蚀性，本领域技术人员有动机降低对比文件1中S的含量，从否定创造性的因素（副对比文件适用于主对比文件的动机）考虑，逻辑推导成立。但是，就对比文件1的易切削不锈钢而言，如果S的含量不足，则被切削性不符合标准，因此将教导了降低S含量的上述技术常识应用于要求被切削性的对比文件1是不合适的，有悖于对比文件1的目的。考虑到该肯定创造性的因素（阻碍因素），逻辑推导不成立，因此在对比文件1中应用上述技术常识并不是本领域技术人员能够容易想到的，本发明具有创造性。
3.2.2 分析与思考
在上述案例中，审查员按照日本审查基准中的（1）-（4）的步骤，依次考虑了否定创造性的因素和肯定创造性的因素，并最终得出发明不能容易想到的结论。
在字面意义上，日本创造性判断中的“是否能够容易想到”与中国创造性判断中的“是否显而易见”有些相近，但笔者认为实际上二者并不等同。根据日本《发明、实用新型审查基准》的规定，判断“是否能够容易想到”需综合考虑“否定创造性的因素”和“肯定创造性的因素”。“否定创造性的因素”主要与公知常识、副对比文件等现有技术应用于主对比文件的启示相关，“肯定创造性的因素”则与本发明相对于对比文件的有益效果、对比文件中存在的相反教导相关。例如，在本案例中，由于本领域公知降低S含量有助于改善耐腐蚀性，因此存在降低S含量的启示，考虑“否定创造性的因素”则逻辑推导成立；但由于提供被切削性优异的不锈钢是对比文件1的目的之一，因此将S含量降低至本发明的范围时将有悖于对比文件1的目的，考虑“肯定创造性的因素”则逻辑推导不成立。
而根据中国《专利审查指南》的规定，判断“是否显而易见”的关键在于判断现有技术中是否给出将区别特征应用到最接近的现有技术以解决发明实际解决的技术问题的启示，这种启示会使本领域的技术人员在面对所述技术问题时，有动机改进最接近的现有技术并获得要求保护的发明。由此可见，中国创造性判断中的“是否显而易见”与“是否能够容易想到”中的“否定创造性的因素”关联性更强。
此外，日本在判断创造性时，对于“否定创造性的因素”和“肯定创造性的因素”的考虑具有先后顺序。即使在步骤（1）中考虑了“否定创造性的因素”而判断能够容易想到本发明，也并未得出发明不具有创造性的结论，还要在步骤（3）中进一步考虑“肯定创造性的因素”。如在本案例中，审查员并未在判断存在降低S含量的启示后直接得出结论，而是进一步考虑了降低S含量将无法实现对比文件1的目的，最终认定本发明具备创造性。但相反，如果在步骤（1）中考虑了“否定创造性的因素”而判断不能容易想到本发明，则无需再对“肯定创造性的因素”进行考虑而可直接得出发明具有创造性的结论。
4. 关于中、日创造性的概念及其判断方法的对比的思考
根据以上对中、日两国在创造性的判断标准以及判断方法的对比分析可以看出，在中国对于创造性的判断过程中，技术效果对于创造性的认定具有举足轻重的作用，甚至可以左右创造性的认定。如果发明与现有技术相比技术效果产生了“质”或“量”的变化（即产生了预料不到的技术效果），则不必再怀疑其技术方案是否为非显而易见而可以直接确定发明具备创造性。另一方面，在日本对于创造性的判断过程中，有益的技术效果属于“肯定创造性的因素”，是在根据“否定创造性的因素”判断能够容易想到本发明后才需要进一步考虑的“补救”因素。而如果根据“否定创造性的因素”判断不能容易想到本发明，则可直接得出发明具有创造性的结论。
笔者认为，虽然两国在创造性判断上存在些许差异，但这些差异并不会从根本上影响两国对于创造性评价的一致性。在实务中，当一件专利在两国申请时，若两国审查员所引用的对比文件一致、审查意见相近，专利从业者可能倾向于采用相似的答辩思路。然而，由于两国创造性判断的具体方法与审查侧重点有所不同，在一国被认为切中要害的答辩理由，在另一国却可能未能触及审查核心，最终导致两国截然不同的审查结果。因此，对于从事跨国申请的专利从业者而言，深入理解并主动适应这些差异是进行答辩策略优化的关键。为提高跨国申请的授权成功率，从业者不能仅满足于技术方案的准确呈现，还需依据两国各自的审查实践与法律特点完成答辩策略的“适配”转换。
参考文献：
[1]《专利审查指南》，知识产权出版社，2023年版。
[2]北京市高级人民法院（2013）高行终字第1754号行政判决书。
[3]专利复审委员会第18653号无效宣告请求审查决定。
[4]李越等，预料不到的技术效果与专利创造性评判（上）/(下)——从铁素体系不锈钢案不同审级呈现的不同评判方式说起，中国知识产权，总第100和101期，2015年6月/7月。
[5]《日本发明·实用新型审查指南》，知识产权出版社。
