一、引言
在巴西的专利审查制度中,对于在审查的不同阶段进行的主动修改,其可允许的范围和受到的限制不同。随着审查阶段的推进,申请人享有的主动修改自由度呈阶梯式递减。提出实质审查请求前主动修改自由度最大,进入实质审查后权限显著收窄,而至上诉阶段则受到更为严格的限制。与此同时,分案申请作为一项重要的并行策略,其时机与内容亦与母案的审查阶段深度绑定。这种独特的制度设计,要求申请人在关键节点(尤其是提出实质审查请求前)完成周密的布局。深入理解这样的制度并主动运用相应的规则,是在巴西成功获取高质量专利、实现商业目标的基础。
二、主动修改在不同审查阶段的限制
1. 实质审查请求前:最大化利用“自由修改窗口”
根据巴西《工业产权法》第32条,在提出实质审查请求之前,只要不超出原始申请文件记载的范围,可以对说明书和权利要求书进行任何形式的修改。允许的修改形式包括:(1)调整保护范围,例如,根据初步的现有技术检索等,拓宽或限缩权利要求;(2)增加权利要求类别,例如,在原先仅保护“产品”的权利要求基础上,新增对应的“方法”或“用途”权利要求;(3)优化文本与结构,例如,澄清模糊表述,强化发明点的描述,完善从属权利要求的多层次布局。
此阶段是优化申请文件的黄金窗口。除非有迫切的加速审查需求,否则建议充分利用法规给予的36个月期限(从申请日起36个月内提出实质审查请求),在提出实质审查请求前通过主动修改的方式完成对申请文件的打磨与布局,确保在“冻结”申请文件范围前,所有潜在有价值的发明点、技术变体和保护维度都已囊括在内。
2. 实质审查期间:在严格限制下的防守性调整
在提出实质审查请求后,主动修改的自由度大幅收窄。根据巴西《工业产权法》第32条第1款,此后的修改仅限于:(1)限缩性修改,例如为克服新颖性或创造性缺陷等,缩小权利要求的保护范围;(2)纠正文本或翻译中的明显错误;(3)为使文件符合巴西审查实践而进行的适应性调整,例如在权利要求中加入"其特征在于"的表述。
在此阶段,以下主动修改被严格禁止:(1)引入新的权利要求类别,例如原权利要求仅保护"设备",现试图增加"方法"权利要求;(2)扩大权利要求的保护范围,例如删除原权利要求中的若干特征;(3)改变权利要求的主题或保护客体。
基于上述修改限制,此阶段的策略核心应从“进攻性布局”转向“防守性调整”。在提出实质审查请求的那一刻,即应视权利要求书的保护范围边界已基本“锁定”。后续工作重点在于利用说明书中记载的内容对权利要求的范围进行限缩,或利用从属权利要求中预设的多个限定层次灵活组合,以有效回应审查意见。
3. 上诉(Appeal)阶段:“终局性”的严格限制与策略
在收到驳回决定后,申请人可以通过提出上诉的方式来进行救济。从2024年3月起,巴西专利局出于简化和加快审查、减少专利申请的等待时间等目的,对于上诉阶段的修改给出了更为严格的限制规定。
上诉阶段的修改限制与实质审查期间的修改限制相比更为严格,仅允许进行限缩性修改,且该修改必须直接、明确地旨在克服驳回决定中指出的具体缺陷。同时,限缩性修改的内容必须源于被驳回的那套权利要求书中已有的从属权利要求,不能基于说明书原文重新组合、引入未曾记载在权利要求中的特征。此外,在之前审查阶段中删除的技术特征或主题,不得在上诉阶段重新加入。
上诉阶段针对修改的严格限制将策略压力大幅前移。这要求申请人或代理师在实质审查阶段就为上诉做好铺垫,例如在答复审查意见时,不仅考虑当前答复,还需预判可能的驳回理由,并提前在从属权利要求中植入可用于进一步限缩的"防御性特征"。此外,一份撰写良好的权利要求书,其从属权利要求应构成一个多层次、多维度的"特征弹药库",为应对包括上诉在内的各阶段审查提供充足的回旋余地。
三、分案申请
分案申请是管理专利资产布局的重要工具,但其时机与内容与母案的审查阶段深度绑定。
根据巴西《工业产权法》第32条第4款,申请人必须在母案审查终结之前提出分案申请。"审查终结"为母案授权公告、驳回或搁置决定的公布之日。一旦母案被授权、驳回或进入上诉程序,申请人主动提出分案申请的时间窗口即关闭。
分案申请的内容自由度与分案的提出时机密切相关。在母案提出实质审查请求前提出分案,内容相对自由,可要求保护原始说明书中已公开但母案当前权利要求未涵盖的主题,只要不超出原始申请文件记载的范围即可。而在母案提出实质审查请求后提出分案,内容则受到与母案的主动修改类似的严格限制,即分案的权利要求保护范围必须限于母案在提出审查请求时的权利要求保护范围,不能引入新的权利要求类别、扩大权利要求的保护范围、改变权利要求的主题或保护客体。
最稳妥的分案策略是超前规划。若预见某技术主题可能需要独立保护,最安全的做法是在母案提出实质审查请求前,就基于该主题提出分案申请,这样可以享有几乎与对待一件普通新申请相同的灵活性。如果计划在后续阶段提出分案申请,则建议将可能需要独立保护的技术主题作为独立或从属权利要求写入母案权利要求中,或在母案提出实质审查请求之前通过主动修改的方式将该技术主题加入母案权利要求中。这样,无论后续何时分案,都能满足“分案的权利要求保护范围必须限于母案在提出审查请求时的权利要求保护范围”的法定要求。另外,申请人主动提出分案申请的最终截止期限是母案审查终结之前,因此如有提出分案的意向,建议最晚在母案答复审查意见的同时提出分案申请。这是因为,在母案答复审查意见之后,母案随时可能审查终结(例如授权、驳回)而丧失分案时机。
四、综合实务策略与行动建议
根据巴西实务,需要综合权衡提出实质审查请求的时机。例如,为尽快确权,可尽早(如进入国家阶段后)提出实质审查请求;而为保留最大修改和布局灵活性,则可将实质审查请求推迟至申请日起第36个月左右的期限前夕,以便整合在其他国家的审查经验与市场信息等。这一时机的选择,直接关系到后续修改与分案的策略空间,因此需结合商业目标与技术生命周期审慎决定。
在此基础上,权利要求书的前瞻性架构至关重要。在提出实质审查请求时,目标应是构建一个“全面且具弹性的权利要求集合”,尽可能涵盖所有有价值的发明点、技术变体和商业实施形态,并布局好产品、方法、系统等不同保护客体。建议可采用“金字塔式”撰写方式,使独立权利要求在符合授权条件的前提下尽可能宽泛,并通过层层递进、多角度限定的从属权利要求形成立体保护网和防御纵深。这种系统化的撰写不仅有利于应对审查,也为可能的后续分案奠定了清晰的内容基础。
相应地,分案申请的早期规划也需同步展开。在申请准备阶段即应评估不同技术方案的商业价值,明确分案可能性。一旦确定分案意向,务必在母案提出实质审查请求前完成权利要求书的相应布局。如此,既能充分利用提出审查请求前的“自由修改窗口”,又能确保分案内容符合法规要求,避免后续被动。
五、结论
巴西专利制度通过清晰的阶段性主动修改权限划分,构建了一套鼓励专利申请人早期规划、限制后期反复的审查体系。其实务核心可归结为:在提出实质审查请求这一“战略基点”之前,完成全面的、周密的权利要求布局与策略规划。这样的制度可以提高审查效率,减少程序滥用,最终使申请人受益。
成功的巴西专利申请绝非被动的流程跟进,而是一场需要精准预判、主动布局和严守程序规则的战略谋划。对于专利代理师而言,深刻理解“提出实质审查请求”这一时间节点的意义,并在此基础上进行全周期的策略安排,是驾驭巴西复杂专利环境、为客户资产赢得最大价值的关键所在。