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保护好国际商战中的“粮草”-海外商标注册的途径选择

时间:2016-03-30作者:

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古语有云:兵马未动,粮草先行。这一兵家古训对于当代中国企业在走向国际,拓展海外市场的经营中保护自主品牌仍然具有现实意义。自主品牌/商标相当于国际商战中的“粮草”。在拓展海外市场时,首先要在目标国家或地区将自己的品牌通过申请商标注册的形式保护起来,这已经成为大多数企业的共识。除了企业自身的认识,政府部门在这方面也有所行动,启动并实行了一系列的优惠政策以鼓励和支持国内企业在海外申请注册商标。

本文旨在对我国企业在海外申请注册商标提供一个初步的介绍。

海外商标注册主要有以下三种形式:

单一国家/地区商标注册;

区域商标注册(例如:欧盟商标;非洲知识产权组织);

马德里国际商标注册制度。

单一国家注册申请是指申请人(通常需要委托境外代理机构)向各国商标主管机关直接提交申请文件进行注册申请。一直以来是海外商标注册的主要方式。

在几乎所有的国家/地区,申请人都可以单独向该国的国家知识产权局/商标局提出商标注册申请。这种方式的好处是不受中国注册的限制,可根据商标在目标国家实际使用的情况提出申请,针对性很强。而且相对来说更快捷。

单一国家注册申请的缺点主要是需要委托当地国家/地区的代理机构办理,费用与其他方式(即:后文将要介绍的国际注册方式)相比较会高很多。

有些国家虽有商标注册制度,但由于官方效率极低,很难获得注册:例如:利比亚、冈比亚、伊拉克、安哥拉。还有些国家和地区没有商标注册申请制度,需通过刊登警示性公告的方式进行保护:例如亚洲的东帝汶、马尔代夫,大洋洲的密克罗尼西亚等。还有一些国家,例如:非洲的索马里、厄立特里亚、南苏丹因本国政治或战乱等各种原因,没有相应的商标注册保护制度

区域商标注册通常是某一个区域的国家组成一个联盟,设立一个统一的商标制度。

最有名的区域商标注册制度是欧盟商标。欧盟商标原来称作“CTM”(“European Community Trade Mark”),亦称欧共体商标,但这一名称从2016年3月23日起正式被废除,并更改为“ European Union Trademark”即,“欧盟商标”。欧盟商标的注册主管当局是欧洲知识产权局(”European Intellectual Property Office“,前身是“OHIM”,即“欧盟内部市场协调局”,请核?),地址设在西班牙的Alicante。1996年1月1日开始受理商标注册申请,成立当时成员国25个。保加利亚和罗马尼亚于2007年1月1日加入欧盟。克罗地亚于2013年7月1日加入欧盟。至此,欧盟成员国增加到现有28个。欧盟商标注册后在上述所有成员国有效。任何新的成员国加入后,原注册的欧盟商标的效力将自动延伸到新加入的成员国。

另一个区域注册制度是比荷卢联盟(比利时、荷兰、卢森堡),这三个国家没有单独的商标局,设立统一的商标注册机构,注册后在全部成员国有效。

非洲知识产权组织商标注册也是一个重要的区域注册制度,该制度包含西非16国及最近加入的科摩罗群岛。各成员国没有单独的商标局,设立统一的商标注册机构,注册后在全部成员国有效。

从以上三个区域注册制度的特点来看,完全可以把每个区域视为一个单一国家。

以下笔者重点介绍一下国际商标注册制度。

商标国际注册(即:马德里国际注册)的优点和好处已为广大中国企业所熟知,主要包括:手续更简便;费用更划算。大多数中国企业在走向海外时在商标注册布局时都会考虑采用这种方式。

具体来说:目前《商标国际注册马德里协定》及其《议定书》的成员已经多达97个(覆盖113个国家或地区),包含了除加拿大以外的所有发达国家,以及中国、印度、俄罗斯、墨西哥、菲律宾和越南这样的人口大国和新兴市场。申请手续简便主要体现在商标注册申请人通过提交一份简单的申请书,就可以指定所有这些国家。申请手续简便还表现在规费的支付上:申请人可以直接向中国商标局缴纳国际注册费,省去了相对于逐一国家申请时需向不同国缴费的麻烦。

国际注册的另一优点是费用更划算: 商标马德里国际注册的费用包括三部分:一是基础注册费, 二是指定国家的费用。国际注册申请人可以在一份申请中指定一个或者多个成员国要求对其申请商标进行保护,无论指定一个成员国还是指定全部成员国,商标国际注册申请人均只需缴纳一份基础注册费,因此,指定的国家越多越合算。

虽然如此,马德里国际注册仍然有很多缺点和不利之处是需要广大中国企业需要留意的。本文旨在提供一个参考。

1、注册形式上有一定的限制

马德里国际注册要求以申请人本国国内的商标申请/注册为基础,申请商标必须与国内商标完全一致,而且商品/服务内容不得超过原注册范围。

2、马德里国际注册完成所需时间相对较长

整个程序需要经过中国商标局、世界知识产权组织国际局以及当地国国家局三个阶段。目前中国商标局接受的国际注册申请量非常大,根据世界知识产权组织统计,马德里国际注册的申请人中,中国企业的数量近几年来一直名列前茅。中国商标局接受申请人的申请文件,完成初步的形式审查以后,递交到世界知识产权组织国际局,国际局经过形式审查向申请人颁发国际注册证,并向申请中指定的各个国家的主管当局(商标局/专利局/知识产权局)发出通知,由各主管当局进行实质审查,根据各成员国加入的马德里制度的不同(马德里协定或者马德里议定书)有12个月或18个月的审查期限。

3、如审查通过,除个别国家以外,各主管当局不再单独颁发注册证

如果发生驳回的情况且申请人不服该驳回决定,申请人需要另行委托当地国的代理律师提出复审等。这里不难看出,如果是采取单一国家注册方式,在申请前通常可以获得当地代理机构出具的专业法律意见,从而避免可能发生的驳回。而马德里国际注册由于在申请阶段没有当地代理机构参与,无法提前获得相应的咨询建议。

4、注册效力的不稳定性

由于国际注册要求以国内申请/注册为基础,五年后才能与原属国的注册脱钩,因此一旦原属国的注册在五年内被撤销或者国内的申请被驳回而未能注册,国际注册也随之将被撤销,这就是“中心打击原则”。如果遭遇到中心打击,商标注册申请人还可以自行决定将国际注册转化成各国的单一申请,当然这就需要委托当地代理机构办理,相应地也会增加很大的费用支出。

5、马德里国际注册系统虽然发展得很快,成员越来越多,但根据国外多年的实践,马德里国际注册在以下国家没有效力或者效力存疑

这主要是由于成员国国内法律制度造成的。

(1)国际注册在以下国家没有效力:加纳、塞拉利昂、斯威士兰、赞比亚。

   这些国家为普通法系国家,虽然政府签署了加入马德里协定或议定书,但该国的国内法还没有相应修改以承认马德里国际注册在该国的效力。例如:赞比亚目前还不接受服务商标;塞拉利昂不接受服务商标,甚至都不接受国际商标注册分类的尼斯协定。在上述国家唯一可靠的注册方式是单一国家注册方式。

(2)国际注册在以下国家效力存疑:莱索托、利比里亚、纳米比亚、圣多美和普林西比、苏丹。

这些国家的国内法还没有相应修改以明确承认马德里国际注册在该国的效力。但这些国家的国内法里有一些泛泛的规定,即:优先适用本国加入的国际条约的规定。鉴于目前没有法院判例,因此仍然无法确定国际注册在上述国家的效力,唯一确定和稳妥的做法仍然是提出单一国家注册申请。

(3)其他近几年新加入的国家和地区也有类似的问题:突尼斯,其国内法还没有相应修改以明确承认马德里国际注册在该国的效力;非洲知识产权组织,其关于创建非洲知识产权组织(OAPI)的班吉协定(Bangui Accord)尚未修改明确承认马德里国际注册在该地区的效力。因此,唯一确定和稳妥的做法仍然是提出OAPI国家的单独注册申请。

以上关于各国或地区的注册体制,可能会随着法律的更新有重要的变化,相关信息仅供参考。企业在筹划海外商标注册方案时,应当先咨询专业的商标代理机构。