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境外注册商标的使用问题

时间:2017-01-09作者:

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我原来写过一篇文章,讲述注册商标长期闲置将会面临的风险以及应对办法,结论是一定要把注册商标投入使用。然而新的问题随之产生:该怎么样使用呢?光使用就可以了吗,还有什么需要注意的方面?境外那么多国家,情况各不相同,该怎么面对啊?于是就有了这篇文章,主要讲述境外注册商标的使用问题。

一、注册商标的使用

什么叫注册商标的“使用”呢?从广义上讲,把商标用于广告、宣传、展览、交易都是使用。但是在特定国家或者特定案件中,要求商标有“实际”使用,仅有广告、宣传是不行的,必须有真实发生的商品销售或者服务交付。

使用注册商标首先要规范。商标的几大要素,即图样、商品、注册人名称和地址都要做到规范。商标图样要和注册证上的图样保持一致,有时随意改动,有可能就是另外一件商标了。同样,商标的使用产品或者服务也同样要与注册时保持一致。如果在轮胎上注册了商标,但实际生产的却是轮毂,那就不妥了。注册人的名称和地址有变动时,要及时向当地商标主管机构申请变更。滞后变更,有的国家会罚款。

注册商标要持续使用。如果注册商标闲置较长的时间,第三人可以申请撤销。大多数国家都有类似的规定,闲置时间的规定从两年、三年到五年不等。例如洪都拉斯规定,注册商标超过三年没有使用的,他人可以申请撤销。但同时也规定了补救措施:如果注册商标没有投入使用,注册人可以通过缴纳费用来代替。这是比较独特的地方。

在使用注册商标时,建议标注®标记。有些国家做了硬性规定,有些国家虽然并不强制,但这样做对注册人有很大的好处。®标记可以有效防止商标淡化,在消费者心目中树立良好形象,同时对侵权人也有一定的警示作用,有利于维护注册人的权益。

对于注册商标而言,规范、持续地实际使用是基本要求,如果能标注®标记,更是锦上添花。

二、收集使用证据

“用证据说话”这个口号喊了很多年,但真正做起来并不是那么容易。很多企业说:“这个商标我们真的用了,只是没有证据而已。”“而已”这两个字透漏出企业对于证据的漠视。借此机会,我要对广大的商标注册人大声疾呼:光使用是不够的,证据必须有!

证据的三个基本属性是:真实性、合法性和关联性。在任何情况下,证据都必须是真实的。伪造证据有可能导致注册商标被撤销,注册人因失信列入黑名单,后果非常严重。证据本身及其来源都要合法,否则有可能不被采纳。证据内容要与待证事实相关联,这一点尤为重要。用乙商标的材料去证明甲商标的使用情况,无论如何都不会成功。

要想实现证据的关联性,笔者建议可以从以下这些方面入手。

1. 地域:要与目标国相关。要证明商标在俄罗斯的使用,就得提供产品销售至俄罗斯的证据。在大洋洲的知名度,恐怕很难波及到俄罗斯市场。但是如果该国加入了某个组织,会有例外情形。比如安第斯共同体,其中一个国家的证据可以为其他成员国采纳。

2. 时间:一般情况下,最早使用、持续使用的证据比较重要。在具体案件中,要根据案情提供相应时间段的证明材料。比如遇到他人以连续不使用为由申请撤销注册商标时,就要根据当地规定提供近若干年来的使用证据。如果提供的是20年前的证据,哪怕当年驰名也无济于事。

3. 内容:证明材料中需要明确显示待证商标以及相关产品,否则证明力就会大打折扣。有些企业的销售发票中只写明了产品,却没有商标,效果就差强人意了。

4. 形式:要严格遵守各国、各案对于证据材料的形式要求。有时扫描件就足矣,有时则需要办理公证甚至认证;有时签署声明书即可,有时还得去外国办理手续;有的甚至需要通过外交途径交接。虽然形式比较繁琐,但一定要满足,否则会直接导致证据不被采纳。

5. 数量:证据材料并不见得是越多越好。如果没有关联性,数量再多也于事无补。关键性的证据,哪怕数量有限,只要能形成证据链就可以起到决胜作用。

证据在案件审查中占了举足轻重的作用,所以要下大力气收集证据。要在平时工作中高度重视商标使用证据的归集整理,以备不时之需。

三、使用声音和证据的种类

全世界有200多个国家和地区,把各国情况一一列出自然不现实,所以我必须化繁为简。很多国家、很多案件会要求注册人提供使用声明或者证据,大致分为三种类型:注册人主动提交、有选择性地提交和被动提交。

1. 主动提交

有些国家规定,商标注册后一定期限内,注册人应当主动提交使用声明,甚至要求附上使用证据。如果逾期不提交声明或没有合格的证据,商标就会失效,或者不予续展、转让等。这类规定非常严苛,很多权利人往往忽视了这种规定,最终导致权利丧失。

目前执行这种制度的国家有:美国、菲律宾、波多黎各、海地、柬埔寨和莫桑比克。美国对于诚信的要求在全世界都很闻名。在此劝诫中国企业,切莫以身试法,伪造证据。菲律宾不仅要求签署声明书、提供证据材料,而且要求提供当地经销商的名称和地址。对于这些国家,注册人应当尽快将注册商标投入使用,并随时收集证据材料。同时还要记录期限,及时按照要求提交有关文件。

2. 选择性提交

墨西哥的律师建议商标注册人每3年提交一次使用声明。注册人可以自行决定是否提交。提交的话,可以警示他人不要轻易提起撤销申请。不提交也不会影响商标的效力。如果不幸遭遇他人撤销,注册人仍然需要提供实际使用的证据。即使曾经提交了使用声明,而此时无法提供使用证据,注册商标最终仍然会被撤销。

3. 被动提交

特指他人基于不使用申请撤销注册商标的情形。如果商标注册人不能按照要求提供使用证据,那么注册商标将被撤销。这就要求注册人在日常工作中收集和保留重点使用证据。

无论是哪一种情况,一旦涉及商标的证据,都要谨慎对待,来不得半点虚假。

总而言之,境外注册商标要入乡随俗,尽快在当地投入使用。在使用的同时,要注意保留证据。在收集证据时,要将讲究技巧,提高证据的证明力。既要主动维护自身的权益,也要抵御他人的打击。即便在境外遇到商标纠纷,只要有证据在手,就有底气抗争,更有机会获胜!