摘要：

    在美国专利案件审判当中，专利制度背后的公共政策是法官作出判决时考虑的重要因素。本文结合1952年美国专利法第102条（b）款规定下的“公开使用”，探讨了公共政策对专利新颖性判断的影响。

    关键字：新颖性 公开使用 公共政策


    公共政策或者公共利益，作为法官审理专利案件时考虑的重要因素，对美国专利案件的审判结果具有关键的影响。本文拟结合美国专利案件审判当中影响专利新颖性的“公开使用（public use）”的适用，来探讨法官对公共政策的考量。

    专利新颖性要求的正当性，根据契约理论，可以解释为：因为作为对专利的交换、发明人做出了某些有价值的东西（因为其是新的），社会和发明人之间的契约具有约束力[1]。专利制度的宗旨是促进创新和技术进步，而授予现有的技术以垄断权不会促进创新，并且会因为从公共领域拿走现有的技术而剥夺公众使用现有技术的基本权利。

    1952年美国专利法第102条[2]规定了多种影响发明新颖性的情况，包括了狭义的新颖性条款（Novelty），即102(a)、(e)、(g)，禁止衍生条款（Derivation）102(f)和法定禁止条款（Statutory Bar）102(b)、(c)、(d)。其中，102(b)规定，当发明在美国专利申请日的1年之前已经在本国公开使用或销售，或者在本国或外国被授予专利权或者在印刷出版物上被描述，则该发明不具备新颖性。102(b) 与上述狭义新颖性条款的最大区别除了关键日期的区别，即申请日之前1年和发明日的区别之外，还在于，根据102(b) ，发明人自己在关键日期之前的行为，例如公开使用，也可以引起自己的专利无效。

    1952年美国专利法102(b) 中1年的宽限期规定使申请人有充分的时间考虑、完善而提交专利申请。同时，该1年的宽限期也要求发明人尽早提交发明专利申请，促使专利技术尽早为公众所知并最终进入公共领域，促进专利技术的传播，并促进其他人在此发明基础上进一步的发明创造。

    尽管没有字面上的表述，对于发明人本人公开使用和第三人公开使用对专利新颖性的影响，法院在适用102(b) 时采用了不同的标准。下面结合几个典型案例来对此进行介绍，并着重探讨法院在不同案情下公共政策方面的考量。

    这些案件都涉及专利侵权案件中被控侵权人反诉专利无效的情况，案情介绍将只针对与公开使用和/或实验性使用例外（experimental use exception）有关的部分。

    Rosaire案

    我们先通过Rosaire v. Baroid案[3]来介绍法院对于影响新颖性的公开使用[4]的基本判断方法。

    Rosaire和Horvitz的专利涉及用于勘探石油或者其他碳氢化合物的方法。所述方法包括，从地层中提取一定数量的土壤样本，在一个封闭的容器中研磨和加热来处理每份样本，使得土壤中携带或者吸收的碳氢化合物作为气体溢出，定量地测量从每份样本中溢出的碳氢化合物气体的量，并且将测量数据与样本提取位置相关联。

    发明人主张，在1936年，他和共同发明人Horvitz发明了这种新的勘探石油的方法，并指控Baroid侵权。后者辩称，某Teplitz为海湾石油公司（Gulf Oil Corporation）进行的工作导致该发明“在国内已知或者被他人使用”[5]，Teplitz和其合作者在Rosaire主张的任何日期之前已经知道并且广泛地使用了该发明，所以该专利无效。

    发明人承认Teplitz想出了涉案专利的方法，并且承认Teplitz-Gulf的工作在Rosaire和Horvitz完成本发明的构思之前。但是，发明人认为海湾石油公司直到1939年才申请专利，并且没有公开Teplitz的构思。

    本案件的关键在于，Teplitz的工作属于“不成功的实验”还是本发明方法的成功测试和付诸实际（reduction to practice）。

    法院发现，Teplitz和他的合作者们与海湾石油公司在1935年至1936年初，也即在Rosaire主张的任何日期之前，在油田中用一年多的时间实施了与本专利完全相同的方法。Teplitz在此成功并且充分地进行了该勘探石油的方法的现场测试，属于该方法的付诸实际。该方法是在正常的条件下在油田进行的，没有刻意的掩饰或者排除公众的努力，并且对进行所述工作的雇员没有任何保密的指示。该工作没有继续进行并被悬置不是为了测试该方法的价值而是为了检测使用该方法产生的数据。法院最终认定，该专利因为被他人使用而公开，所以无效。

    法院认为，在这种情况下，并不需要证明公众切实知道了所述发明。法院实际上在试图保护那些可能已经公开使用该技术的人的信赖利益。而很难说该技术对社会有任何的贡献。

    Egbert案

    Egbert v. Lippmann案[6]是美国比较典型的发明人公开使用破坏新颖性的案例。在该案例中，发明人制作紧身胸衣簧片并给女朋友使用构成了公开使用。

    本案涉及再颁专利（reissueed patent），该专利最初授予发明人Barnes 。本案适用1836年专利法，其中规定，如果经发明人同意和允许，发明在申请日2年之前被公开使用，则该专利无效。

    Barnes为解决其女友（后来的配偶）紧身胸衣簧片断裂的问题，在1855年的1月到5月之间发明了所述簧片。发明人随后将该簧片给他的女友使用，后者穿着该簧片很长时间。在1858年，发明人给他的女友制造了另一对簧片，其女友又穿着该另一对簧片很长时间。在紧身胸衣穿旧之后，她会把簧片拿出来，并且安置在新的紧身胸衣中。

    在发明之后 11 年，Barnes 发现该簧片已广泛使用，故申请专利并诉被告侵权。

    法院认为，构成发明的公开使用不需要公开使用一个以上的专利产品，发明是公开使用还是私人使用并不必然取决于知道该使用的人的数量。如果发明人销售一台机器，机器的一个部件是该发明人的发明，并且允许该机器不受任何限制的使用，则对于该部件的使用属于公开使用。

    发明人让他的女友使用其发明，没有任何保密要求或者限制，并且该使用也不是为了实验目的，也不是为了测试产品的质量。该发明在当时已经完成，并且之后没有进一步的改进。其女友按照发明人的目的和方式使用该产品多年。上述使用构成了公开使用。

    在本案中，只有一个人使用了该簧片，并且该发明的技术是隐藏的，而非向公众公开的，并且公众没有办法得到并且使用该发明的技术。所以本案看起来不符合Rosaire案的标准（见上文）。但是，该簧片在发明后已经被穿了10年。该发明在1855年完成，而一直到1866年才申请专利。在此期间，竞争对手的产品已经非常广泛地被使用。

    所以，从公共政策的角度来说，授予发明人该产品以专利权等于“从公共领域拿走”一些已属于公众的东西，并且会损害公众的信赖利益，因为对于公众和其他制造商来说，该产品已经被长期使用而没有人主张其上的权利。另外，授予发明人该产品以专利权使得发明人将保护期限延长了11年，增加了垄断效果。而一般来说，法院鼓励尽早提交专利申请，法院认为发明人只应该在商业秘密保护和专利保护中选择一种保护方式[7]。

    Metallizing Engineering案

    Metallizing Engineering v. Kenyon[8]是另一个发明人公开使用自己的发明的案例。与上述Egbert v. Lippmann案不同的是，本案涉及一种加工金属表面的改进方法，而非产品。

    发明人Meduna在1942年8月6日提交了专利申请，涉及加工金属表面的方法，从而使得所述表面更好地准备用于已知的“金属处理”工艺，Metallizing Engineering是受让人，也是一审的原告。根据102(b)，关键日期是1941年8月6日。Metallizing Enginerring在此之前销售了使用该方法制造的产品。但是该方法一直处于保密状态，并且很难通过反向工程知晓。

    在本案中，法院引述了Pennock v. Dialogue案[9]和Macbeth-Evans v. General Electric案[10]。在Pennock案中，制造软管的发明完成于1811年，授权是1818年。根据该发明的方法，管段连接在一起，从而其接头和其他部件一样抵抗压力。看起来该接头并没有公开所述发明的方法，但是专利权人在授权之前已经销售了13000英尺的上述软管。法院在该案中认为，“如果公众，基于发明人的知晓和默许，使用了该发明，而没有发明人的反对，那么在随后就此发明取得专利是对公众的欺骗”。最高法院也认为，“如果允许发明人从公众的认知隐瞒发明的秘密，如果其公开制造和销售其发明，并且由此获得了利益”，那么“当竞争的危险迫使他维持排他性的权利的时候”允许他获得14年的合法垄断“将会实质上阻碍科学和实用技术的进步”[11]。

    在Macbeth-Evans案中，法院认为销售根据保密的制造照明玻璃的方法生产的玻璃公开了该方法，因为该延迟[12]表明了放弃该发明的意图，或者因为通过商业秘密获得实际的垄断和随后通过专利获得合法垄断之间的不一致，导致了专利权的丧失。

    所以在发明符合专利申请的情况下，发明人不应当通过竞争来实施其发明。发明人必须或者通过商业秘密或者通过专利来保护其垄断性。向公众销售秘密方法生产的产品视为公开使用该方法，即使公众根本不知道该方法，即使此处并没有“从公共领域移走已知知识”，也不存在公众的信赖利益。

    在进行商业开发的情况下，法院认为其不涉及允许发明人在秘密状态下实施其发明的权利，而是要求发明人在申请专利和利用商业秘密进行保护之间进行选择。其目的实际上是防止发明人推迟申请专利。

    但是，为什么不创设一个1年的绝对期限，使得发明人无论如何必须在发明完成之日起1年之内提交专利申请呢？可能有以下几点考虑：1）证明发明时间是非常困难的，所以很难让发明人精确控制1年的提交专利申请的期限；2）需要给予发明人适当的时间去完善发明，这个时间并不是精确的1年；3）在没有进行商业开发的情况下，让发明人能够控制何时释放发明。

    City of Elizabeth案

    并不是所有的公开使用都会破坏专利的新颖性。在City of Elizabeth v. Nicholson一案[13]中，法院认为发明人在公共街道上铺设铺装路面属于实验性使用例外，不影响相关专利的新颖性。

    本案的焦点在于，发明人在申请日2年之前[14]，是否已经公开使用或者销售其于1854年3月29日申请的发明专利。

    发明人Nicholson的发明可以追溯到1847年或者1848年。他在1847年8月向专利局提交了预告（caveat），其中详细描述了棋盘铺装路面，并在1848年6月或者7月通过实验的方式在波士顿修建了一小块发明的铺装路面。

    为了确定上述焦点问题，法院审视了所述铺装路面设置的环境、发明人设置该铺装路面的目的和意图等因素。事实表明，发明人并不想放弃其获得专利的权利。他在1847年向专利局提交了预告，并且通过建造铺装路面来测试其质量。建造所述铺装路面的道路是公共道路，但是属于波士顿和Roxbury Mill公司所有，并且是收费的，Nicholson是该公司的股东和财务主管。所述铺装路面约75英尺长，并且紧邻收费站。该铺装路面由Nicholson自费建造。为了观测重载卡车在路面上的效果和各种使用效果，以及确定该路面的耐久性和抗腐蚀的可靠性，Nicholson几乎每天都会去所述铺装路面，在上面行走，用手杖敲打路面，检查其状况并且询问旁边的收费员有关问题。

    在本案当中，有很多证据可以证明发明人的意图：即他在努力实验其产品，以满足付诸实际、实用性（utility）和充分公开（enablement）等要求[15]，特别是铺装路面的耐久性。发明人也没有允许别人去制造和使用该铺装路面，也没有进行销售。该发明始终在他的控制之下。

    所述铺装路面的性质决定了，其只有被放在高速路上才能令人满意地进行实验，而这总是在公共场合。当耐久性是发明要获得的质量之一时，需要较长的时间，也许几年，来使得发明人可以确定该目的是否实现（例如，reduce to practice、enablment、utility等等)，即使在此期间发明人没有对发明进行修改。

    法院特别强调，公众对发明的认识不会排除发明人对其发明获得专利，只有公开的使用或者销售发明才会对发明人获得发明造成影响。

    从上述实验性使用例外的案例可以看到，法院希望发明人在披露其发明之前理解其发明，允许其与他人自由交换思想，这样专利申请的披露才会尽可能的充分和准确，才能保证专利申请已经付诸实际并且满足充分公开和实用性等的要求，同时有利于在市场上实施更好的产品。另外，也不鼓励发明人太早申请专利而阻碍下游产品的研发。

    在Egbert案中，发明人也许也在通过把产品给他的女朋友来试验其产品，但是没有证据能够证明其意图。所以，在Egbert案中，如果其意图是商业化，则没有实验性使用的例外。而在本案中，其意图是实验性的，所以存在公开使用的例外。

    Baxter案

    在Baxter v. Cobe一案[16]中，法院认为第三人在实验室的使用构成了对涉案专利的公开使用。

    Cullis (Baxter专利的发明人)于 1976年5月14 日申请将血液分离为其成分的无密封件的离心机专利，因此其102(b)的关键日期是1975年5月14日。被控侵权人主张的公开使用涉及NIH（National Institutes of Health） 的 Suaudeau博士的行为。Suaudeau博士在NIH发现由于密封件的存在而导致在使用离心力分离血液时破坏了血小板，于是他求助于NIH的Ito博士。Ito博士建议他使用自己设计的无密封件的离心机。Suaudeau博士在所述关键日期之前利用Ito博士的图纸制造了离心机，进行了测试，并达到了预定的目的。所有上述测试都是在NIH内Suaudeau博士的实验室进行的。Suaudeau博士还在马萨诸塞的General Hospital进行了测试。Suaudeau博士没有努力采取保密措施，并且NIH的其他人，包括NIH的参观者可以自由进出其实验室。这些人观察了离心机的操作，并且无保密义务。

    法院认为Suaudeau博士已经公开使用了该发明。另外，法院认为该使用不符合实验性使用的例外[17]。

    Suaudeau和Ito进行的工作不是对发明进行实验。他们也不是为了进一步改善该发明并且验证该发明可以用于预定的目的。如果该发明不适用于预定的目的的话，他们也不会使用该机器。他们进行的工作是对离心机进行微调，使之符合心脏保存的特定要求。对发明进行改善来测试额外的用途不是可以否定公开使用的实验性使用。

    另外，Suaudeau在使用发明的过程中没有对该发明进行管理或者控制也支持该使用不属于实验性使用的观点。实验性使用例外背后的政策考量之一是，允许发明人在申请专利之前有充足的时间来测试其发明。在关键日期之前，第三人为了自己独特的目的对已经付诸实际的非来自于专利权人的发明进行公开测试，如果这种测试独立于并且不受专利权人控制，则该公开测试不属于实验性使用。

    与Egbert不同，本案中是第三人使用而非Egbert案中的发明人行为使得发明进入了公开使用的范畴。

    Gore案

    不同于发明人自己的秘密使用，第三人的秘密商业使用通常不影响发明的新颖性，例如Gore v. Garlock案[18]。

    该案涉及一种用于将Teflon/PTFE快速伸展成织物的方法。发明人Gore发现，通过将PTFE尽可能快地伸展，可以改变材料的硬度、柔韧性等。

    1966年，新西兰的Cropper开发和制造了用于生产伸展和未伸展的PTFE线材密封带的机器。1968年，Cropper基于带保密条款的协议向美国的Budd销售了该机器。从外部看正在工作的机器并不能披露发明的内容。所以Budd秘密使用该Cropper机器并不会使公众知晓专利方法，尽管公众获得了由该专利方法生产的产品。

    所以本案涉及方法的秘密商业使用，该方法生产的产品的销售构成了102(b)的现有技术。依据Metallizing Engineering，如果Budd和Cropper商业化了所述密封带，则该行为会导致他们丧失就该方法在1年后提交专利申请并获得专利的权利。

    但是Budd和Cropper对所述方法的秘密商业化行为不会影响Gore就独立完成的该方法获得专利。也就是说，由于该秘密的商业方法由第三人进行，所以法院认为其不构成现有技术。所以，尽早公开发明是专利制度的关键。本案中，没有证据证明谁最先作出发明，而且Cropper可能已经隐瞒或者放弃了其发明。

    下表是对上述有关案例的总结，其中的所谓公开和对发明的影响是相对而言的。

    从上述案例可以看到，如果发明已经在102(b)的关键日期前被公开，那么不论是发明人还是第三人，都不能就该发明获得有效的专利，如Rosaire案和Egbert案。这符合对新颖性最通常的理解。 因为发明一旦公开，其就落入公共领域。在这种情况下，授予该发明专利将从公共领域移走属于公众的技术，而且还损害了公众的信赖利益。

    对于所谓“秘密”使用来说，则对于发明人和第三人会产生不同的效果。发明人自己的秘密使用往往也会导致其就该发明申请的专利无效，如Metallizing Engineering案，而对于第三人的专利申请，则不会造成影响，如Gore案。

    对于发明人来说，如果其在完成发明后长时间沉睡在自己的发明上而不去申请专利，则可能会理解为发明人放弃了获得专利的权利，或者因为第三人在关键日期之前的公开而不能获得有效专利。发明人可以选择通过商业秘密的方式来保持自己在商业上的垄断地位，就如可口可乐公司所做的那样。但是，在这种情况下，发明人将不能再在面临他人竞争的时候寻求专利保护，从而延长垄断期限，损害公众和竞争对手的信赖利益。所以，专利制度原则上鼓励发明人尽早申请专利和公开其发明，从而促进技术的推广和应用。

    另一方面，对于第三人的秘密使用来说，其使用的技术既没有落入公共领域，发明人（即，不同于第三人的独立发明人）也没有想要延长垄断期限的恶意，因此不会影响发明人获得有效专利。

    在实验性使用例外的情况，太早申请专利会增加后续发明的研发成本，并且会影响获得完善的发明。所以，专利制度允许发明人为了完善发明、满足获得专利的付诸实际、实用性、充分公开等要求而实验性使用其发明而不影响专利的新颖性。

    美国专利法并没有对上述情形进行区分。所以，这在很大程度上是法官制定的法，体现了法官对专利制度背后公共政策的考量。


[1] 1 WILLIAM ROBINSON, THE LAW OF PATENTS FOR USEFUL INVENTIONS § 22，第305页（1890）。

[2] 35 U.S.C. 102 Conditions for patentability; novelty and loss of right to patent，1952。

[3] Rosaire v. Baroid Sales Division, National Lead Co., 218 F.2d 72 (5th Cir. 1955)。

[4] 此处属于35 U.S.C. § 102(a)的“used by others”。

[5] 35 U.S.C. § 102(a)，1952。

[6] Egbert v. Lippmann, 104 U.S. 333 (1881)。

[7] 见下文关于Metallizing Engineering案的介绍。

[8] Metallizing Engineering Co. v. Kenyon Bearing & Auto Parts Co., 153 F.2d 516 (2nd Cir. 1946)。

[9] Pennock v. Dialogue, 7 L.Ed. 327, 2Pet. 1, 4。

[10] Macbeth-Evans Glass Co. v. General Electric Co., 6 Cir., 246 F. 695。

[11] Egbert v. Lippmann, 104 U.S. 333, 26 L.Ed. 755。

[12] 在本案中，发明人推迟了10年才申请专利。

[13] City of Elizabeth v. American Nicholson Pavement Co., 97 U.S. 126 (1877)。

[14] 美国专利法中关于新颖性的禁止性规定的宽限期，在1952年美国专利法中是1年。

[15] 此处借用美国专利法中“enablement”习惯上的翻译“充分公开”。但是，需要指出的是，美国专利法第112条的“enablement”规定与“utility”和“written description”规定在适用上存在很大的重叠，并且与中国专利法中的“充分公开”在含义上存在区别。例如，美国“enablement”规定可以用来限定权利要求的保护范围，见The Incandescent Lamp Patent, 159 U.S. 465 (1895)，而这在中国专利法中通常是用“支持”来解决的。美国专利法中的“enablement”规定还可用来调节可以容忍的发明是否达到“使用”要求的程度，见Janssen Pharmaceutica v. Teva Pharms. USA Inc., 583 F.3d 1317 (Fed. Cir. 2009)。

[16] Baxter International v. Cobe Laboratories, Inc., 88 F.3d 1054 (Fed. Cir. 1996)。

[17] 实验性使用（experimental use）通常不构成公开使用，见City of Elizabeth案。

[18] W.L.Gore & Associates, Inc. v. Garlock, Inc., 721 F.2d 1540 (Fed. Cir. 1983)。