[摘要] 针对在医药生物领域专利申请中常见的已知化学产品用途权利要求的新颖性和创造性如何建立的问题,本文结合典型案例进行了探讨,并提出了自己的观点。

[关键词] 用途权利要求 新颖性 创造性

    一、 引言

    在医药生物领域中，医药企业为了获得已知专利药物的持续利益,会选择多种手段（例如，新晶型、新制备方法、组合物、新给药方案以及新治疗用途）来延长该专利药物的垄断地位，避免仿制药物的竞争。

    其中，已知化学产品的新治疗用途对于医药企业而言具有极其重要的经济价值。为了避免疾病的诊断和治疗方法不授予专利权的障碍，瑞士联邦知识产权局创立了人们现在所称的“Swiss型”用途权利要求，其权利要求的典型撰写方式是：“化合物X在制备诊断或治疗Y病的药物中的应用”。其依据的是瑞士联邦知识产权局关于“用途权利要求”的[1984] OJ EPO 581号“业务指引”。这种类型的权利要求的专利性，也为欧洲专利局所认可，并由欧洲专利局扩大上诉委员会以G05/83号决定的形式予以确认，被称之为“第二或进一步医药用途”。

    在我国的实践中，出于规避专利法第25条第1款第3项的规定，通常将新治疗用途撰写为“Swiss型用途权利要求”。由于化学产品（尤其是已知产品）用途权利要求的本质不在于产品本身，而在于产品性能的应用，因此用途权利要求发明属于一种方法发明(1)。

    在化学产品已经公开的前提下，如何建立已知产品治疗用途的新颖性和创造性，从而为申请人获得更有利的保护范围。笔者从已知产品用途权利要求的新颖性和创造性两方面提供了相关典型案例，并对此进行了讨论，以期获得一个相对客观和全面的分析。

    二、新颖性及案例介绍

    1.审查指南对化学产品用途权利要求新颖性的相关规定(2)：
    （1）与已知用途是否实质上不同；
    （2）是否被已知用途的机理、药理揭示；
    （3）是否是已知用途的上位概念；
    （4）与使用有关的特征（给药对象、给药方式、途径、剂量、时间间隔等）是否对药品本身具有限定作用,仅体现在用药过程中的区别特征不能使用途具有新颖性。

    虽然审查指南对化学产品用途权利要求新颖性作出了上述规定，但是专利法、专利法实施细则并未对其进行统一规定，造成了专利复审委员会和法院之间在对化学产品的审查实践中产生了分歧。尤其是，当发明点在于对使用有关特征的限定，例如限定给药剂量时，给药剂量等特征能否给瑞士型用途权利要求带来新颖性？

    2. 典型案例介绍：名称为“用5-α还原酶抑制剂治疗雄激素引起的脱发的方法”的发明专利（即本专利）由默克公司于1994年10月11日向原中国专利局提出申请，于2002年12月25日被授权公告，专利号为94194471.9。该专利的授权权利要求为：“1. 17β-(N-叔丁基氨基甲酰基)-4-氮杂-5α-雄甾-1-烯-3-酮在制备适于口服给药用以治疗人的雄激素引起的脱发的药剂中的应用，其中所述的药剂包含剂量为约0.05至3.0mg的17β-(N-叔丁基氨基甲酰基)-4-氮杂-5α-雄甾-1-烯-3-酮。”

    请求人对该专利提出了无效请求,复审委于2007年2月6日针对该无效请求作出了宣告专利全部无效的决定。默克公司不服向北京市第一中级人民法院提起了行政诉讼，一中院于2008年3月20日判定维持该决定。默克公司不服提请北京高院进行二审，北京高院于2008年9月20日判决驳回上诉，维持原判。

    虽然在二审司法审查中北京高院最终以该专利相对于现有技术不具有创造性维持原判，但是在“给药剂量”等给药特征是否能瑞士型用途权利要求带来新颖性的问题上，北京高院的结论与复审委和一审法院的结论不同。

    针对在评价新颖性时是否考虑给药技术特征的关键点,高院在判决书中认定(3)：本专利是化合物的医药用途发明,其采用的权利要求撰写方式为“医药用途发明本质上是药物的使用方法发明,如何使用药物的技术特征,即使用剂型和剂量等所谓的“给药特征”,应当属于化合物的使用方法的技术特征而纳入其权利要求之中。实践中还有在使用剂型和剂量等所谓“给药特征”方面进行改进以获得意想不到的技术效果的需要。此外,药品的制备并非活性成分或原料药的制备,应当包括药品出厂包装前的所有工序,当然也包括所谓使用剂型和剂量等“给药特征”。本专利即属于对剂量所做的改进而申请的医药用途发明专利。当专利权人在所使用的剂型和剂量等方面做出改进的情况下,不考虑这些所谓“给药特征”是不利于医药工业的发展及人民群众的健康需要的,也不符合专利法的宗旨。

    另外,北京高院同时认为(3),一中院在判决中关于制药用途权利要求的保护范围并不包括医生以何种剂量给予患者该药物对其进行治疗的行为,否则会限制医生在诊断和治疗过程中选择各种方法和条件的自由,从而损害公众利益,也有违我国专利法的立法宗旨的担心是不必要的。第一,医生的治疗行为并非以经营为目的,其行为不会构成侵犯专利权;第二,医药用途发明权利要求通常包括药品物质特征、药品制备特征及疾病适应症特征,而医生的治疗行为仅仅涉及如何使用药物的技术特征。不涉及药品制备特征,不会侵犯专利权。因此,将剂型、使用剂量等技术特征纳入医药用途发明权利要求不会限制医生治疗行为自由的。

    据此，虽然北京高院最终认为技术特征“使用剂量为0.05-3.0毫克”和“给药方式为口服给药”并未带来预料不到的技术效果而使得该专利相对于现有技术不具有创造性,但是在判定该专利权利要求1的新颖性时，认定所述技术特征均为有别于现有技术的区别技术特征，故该权利要求1具有新颖性。

    三、 创造性及案例介绍

    1．审查指南对化学产品用途权利要求创造性的相关规定(4)：

    （1）新产品用途发明的创造性
    对于新的化学产品，如果该用途不能从结构或者组成相似的已知产品预见到，可认为这种新产品的用途发明有创造性。

    （2）已知产品用途发明的创造性
    对于已知产品的用途发明，如果该用途不能从产品本身结构、组成、分子量、已知的物理化学性质以及该产品的现有用途显而易见地得出或者预见到，而是利用了产品新发现的性质，并且产生了预料不到的技术效果，可认为这种已知产品的用途具有创造性。

    2. 典型案例介绍(5)：名称为“用脱碳乙氧基氯雷他定治疗过敏性鼻炎及其他疾病的方法和组合物”的第95197713.X号发明专利申请由塞普拉科公司于1995年12月11日申请。2003年5月9日，专利局审查部门审查员以权利要求1-6项不符合专利法第22条第3款为由驳回了该申请。该申请的权利要求为：“1.一种将有效治疗量的DCL或其可药用盐用于制备一种治疗过敏性鼻炎，同时可避免发生与施用非镇静性抗组胺药物相关的不良副作用的药物的用途。”

    在驳回决定中，专利局审查部门审查员认为：对比文件1已明确表明脱碳乙氧基氯雷他定（DCL）是一种基本上不具有镇静作用的抗组胺剂，而且本领域技术人员都清楚地知道作为一种抗组胺剂，主要用于治疗各种变态反应性疾病如过敏性鼻炎、枯草热等，因此在已知脱碳乙氧基氯雷他定作为一种抗组胺剂的情况下，从一般的过敏性疾病的适应症过渡到过敏性鼻炎无须花费创造性劳动，因此，权利要求1不具有创造性。同时，申请人提供的附件1表明“抗组胺剂”传统上都与H1受体拮抗剂有关，附件2-4指出部分非H1组胺受体拮抗剂作为抗组胺剂并没有治疗过敏性疾病的功效，但这不足以妨碍本领域技术人员作出脱碳乙氧基氯雷他定在过敏性疾病中有应用前景的预期。在已明确某种化合物是一种抗组胺剂的情况下，本领域技术人员对其在过敏性疾病中的应用前景会有很好的预期。

    申请人对驳回决定不服提出复审请求，专利复审委员会受理了该复审请求，并组成合议组进行了审查。

    针对驳回决定中所述的在已知脱碳乙氧基氯雷他定作为一种抗组胺剂的情况下，从一般的过敏性疾病的适应症过渡到过敏性鼻炎无须花费创造性劳动，合议组认为：所属领域的普通技术人员知道，组胺受体存在H1和H2等多种类型，常用于治疗变态反应性疾病的抗组胺药物通常为H1组胺受体拮抗剂，一种化合物对不同组胺受体类型的选择性将影响它在临床应用中所针对的适应症，确定抗组胺药物是否是H1组胺受体拮抗剂是一个关键步骤。尽管对比文件1中指出脱碳乙氧基氯雷他定具有抗组胺活性，但对比文件1记载的内容没有给出脱碳乙氧基氯雷他定具有H1受体拮抗活性的任何技术启示，所属领域普通技术人员在没有确定脱碳乙氧基氯雷他定是选择性H1受体拮抗剂的情况下，难以显而易见地预期到该化合物对一种具体过敏性疾病（即过敏性鼻炎）必然有效。

    同时，针对驳回决中所述已明确某种化合物是一种抗组胺剂的情况下，本领域技术人员对其在过敏性疾病中的应用前景会有很好的预期，合议组认为：由于代谢产物的活性与其母体化合物的活性之间通常情况下没有必然的关系，例如母体化合物有活性而代谢产物无活性或者母体化合物无活性而代谢产物有活性的情形都可存在，而且药用化合物在体内代谢后可以产生多种不同的代谢产物，因此，虽然脱碳乙氧基氯雷他定为氯雷他定的代谢产物，但并不能显而易见地得出脱碳乙氧基氯雷他定也有与氯雷他定相同或相似的活性。

    最后，合议组认为：该申请不但确定了脱碳乙氧基氯雷他定选择性作用于组胺H1受体的新性能，而且进一步证实了脱碳乙氧基氯雷他定具有比氯雷他定更高的有益效果，即结构上与氯雷他定接近的化合物脱碳乙氧基氯雷他定对于已知化合物氯雷他定的已知效果有实质性的改进和提高，也就是，该化合物在所述的应用中具有更有益的技术效果，因此，与现有技术相比，权利要求1的技术方案具有显著的进步。

    据此，合议组作出撤销专利局于2003年5月9日对95197713.X号发明专利申请作出的驳回决定的复审决定。

    4．案例评析及总结

    关于已知产品用途权利要求新颖性的默克案例，高院认可了使用剂型和剂量等“给药特征”作为化合物的使用方法的技术特征而纳入其权利要求之中。该案例的典型之处在于：高院支持了给药过程是对制药过程的一种限定的观点，即药品的制备并非活性成分或原料药的制备,应当包括药品出厂包装前的所有工序；同时，解释了将剂型、使用剂量等技术特征纳入医药用途发明权利要求不会限制医生治疗行为自由。

    尽管存在北京高院的上述司法观点，但是对于类似的Swiss型用途权利要求的新颖性的判定标准仍存在争议。笔者认为，就已知化学产品用途发明的申请人而言，最为稳妥地建立用途发明新颖性的方法就是尽可能寻找已知产品的新性能，将发明点建立于新性能的开发和研究，从而规避所申请的权利要求涉及有争议区别技术特征。当然，如果专利申请的发明点仅仅在于与使用有关的一系列特征的话，那么申请人将不得不面对专利局或复审委对所述使用有关的区别特征的质疑。为了克服可能出现的新颖性的缺陷，申请人可以尝试将所述“区别技术特征”与制药过程相关联，以期获得有利的结果。

    关于已知产品用途权利要求创造性的塞普拉科公司案例，高院肯定了下述观点：即，在已知物质新用途是否具备创造性的审查过程中，须从已知物质的性能、效果以及新性能与物质本身特性的关联性三个方面来考虑（5）。通常，已知产品用途权利要求与现有技术的区别在于：已知产品新性能的利用，即要治疗/预防疾病。该案例典型之处在于：申请人所提交的证据割裂了审查员所建立的联系，即确定抗组胺药物是组胺受体拮抗剂是否就容易想到该药物在过敏性鼻炎等变态反应性疾病的治疗作用。考虑到特定组胺受体（H1受体）的拮抗剂才能治疗过敏性鼻炎以及产生了预料不到的技术效果（对组胺H1受体的效力比已知的母药氯雷他定高近20倍并且对该受体的亲和力比氯雷他定高14倍）的事实，合议组所得出的撤销驳回决定的结论也就言之有据了。

    笔者认为，对于已知化学产品用途发明的申请人而言，为了建立用途权利要求的创造性，申请人应该利用已知产品新发现的性质进行研究，并且在此基础上获得预料不到的技术效果。其中，对于具有创造性的已知产品用途权利要求而言，要求新性能（非显而易见性）与有益效果（预料不到的技术效果）兼备。

    随着新化合物的研发难度的与日俱增，可以预见到已知化学产品新治疗用途的专利申请在全球范围内都将会越来越多，所述专利申请为节约产品研发经费和实现经济效益的医药企业带来了新的契机，也为从事专利行业的工作者带来了新的挑战。


参考文献:
(1) 《审查指南》（2010）第281页第4.5.1节第1段。
(2) 《审查指南》（2010）第284页第5.4节第3段。
(3) 北京高院(2008)高行终字第378号行政判决书。
(4) 《审查指南》（2010）第286页第6.2节。
(5) 周英姿,“化学领域中用途权利要求的判断”，知识产权报,08-07-10。