部分公开不充分是指从属权利要求所涉及的技术方案在说明书中没有充分公开的情形。目前在审查实践中,当说明书中存在部分公开不充分缺陷的情形时,审查员在指出说明书不符合专利法第26条第3款规定的同时,还会同时指出相应的从属权利要求不符合专利法第26条第4款的规定。
例如复审第27826号决定就涉及了这样的情况。该申请涉及一种信道链路的补偿方式,其中在说明书中除了描述基本的信道链路补偿方式之外,还涉及了基于上述基本补偿方式的更加精细的补偿过程,即还公开了一种更优选的实施方式。在该优选的实施方式中使用了公式SNR=(1-q)S'/(N'+qS'),但是在说明书中没有具体说明如何得到该参数q。从而审查员以说明书存在部分公开不充分的缺陷为由驳回该申请,同时还指出与该优选实施方式相对应的从属权利要求12没有以说明书为依据,不符合专利法第26条第4款的规定。
申请人在提出复审请求时认为,说明书中清楚地记载了参数q来自一个信号部分,因此对于本领域技术人员来说是足够清楚的,同时权利要求12的技术方案能够从说明书公开的内容中得到,因此能够得到说明书的支持,符合专利法第26条第4款的规定。
事实上,对于从属权利要求12而言,由于所属技术领域的技术人员无法确定如何获得公式所使用的参数q,因此认定从属权利要求12的概括范围过大,不符合专利法第26条第4款的规定,而申请人应当根据说明书充分公开的内容进行具体限定来克服这一缺陷。但是说明书在这一环节公开不充分,因此从属权利要求12没有修改的基础和依据,只有将其删除才能克服从属权利要求12不符合专利法第26条第4款的缺陷。 然而从申请人的意见陈述可以看出,申请人显然没有了解审查意见中关于从属权利要求12不符合专利法第26条第4款的本意。而围绕同一个缺陷同时使用两个条款来评述确实会对申请人造成理解上的困难。
专利法第26条第4款要求权利要求应当以说明书为依据,这也就意味着权利要求只要能够得到说明书支持,就能够符合专利法第26条第4款的规定。因此在实践中,如果将不符合专利法第26条第4款规定的权利要求按照说明书的内容进行合理的概括,则该权利要求就能够得到说明书的支持,也就是说,即使一项权利要求存在得不到说明书支持的缺陷,只要通过适当的修改就能够克服这样的缺陷。但是在上述案例中,无论如何修改从属权利要求12,即使将其修改为与说明书中相一致的表述,也不能克服这样的缺陷。不能克服专利法第26条第4款所指缺陷的根本原因不在于从属权利要求12的具体撰写方式如何,而在于从属权利要求12所涉及的技术方案属于需要所属技术领域的技术人员通过过度实验才能实现、甚至是根本无法实现的情况。但是申请人在看到从属权利要求存在得不到说明书支持的缺陷时,往往更多的是考虑如何从属权利要求的撰写进行修改,而很难将其与说明书中存在公开不充分缺陷的内容联系起来。例如在上述案例中,申请人就表达出这样的疑问:从属权利要求12的相应内容与说明书实施例部分的表述是完全一致的,怎么会出现权利要求得不到说明书支持的问题呢?
根据以上问题,可以建议审查员在评述部分公开不充分时仅适用专利法第26条第3款即可。这样可以更加明确地向申请人表达出这样的信息,即在说明书的优选实施方式中存在的公开不充分缺陷并不会绝对导致该申请没有授权前景,条件是在权利要求中不得涉及该缺陷内容。这将有助于申请人更好地理解审查员的用意并配合修改。