摘 要：目前，公众已能通过网络检索到2010年2月之后尚处于实质审查阶段的中国发明专利申请实质审查意见通知书全文与权利要求书修改文件，由此引发一系列潜在问题。例如，a）权利要求书修改文件经网络途径提前公开后，可构成影响如在后提交的专利申请新颖性的现有技术；b）特殊情况下，审查员发出的实质审查意见通知书本身，经网络途径提前公开后也有可能“意外的”构成现有技术，从而影响如在后提交的专利申请的新颖性。因此，在实务操作中应注意避免上述风险。另外，在专利无效宣告以及专利诉讼程序中，也可尝试扩大检索范围，充分利用上述网络途径公开的现有技术。
国家知识产权局专利局（SIPO）专利审查流程公众服务的不断推进，在其官方网站的专利检索网页中已将2010年2月之后授权前的发明专利申请审查信息[1]，尤其是尚处于实质审查阶段的专利申请[2]实质审查意见通知书（OA）全文公开，供公众查阅。同时，申请人在实质审查阶段提交的权利要求书修改文件也一并公开，允许公众查阅。
SIPO通过其官方网站将专利审查信息向公众公开顺应了专利审查国际合作的大趋势，在方便公众及时了解最新发明专利，特别是尚处于实质审查阶段但未授权的专利申请的审查进度的同时，也对专利申请人、专利代理人甚至审查员的中国专利申请实务操作产生了一定影响。
我们注意到，SIPO的上述做法（即：将2010年2月之后尚处于实质审查阶段但未授权的专利申请审查信息向公众公开的具体行政行为）与现行《专利审查指南》（2010）的规定不一致。
《专利审查指南》（2010版）第五部分第四章5.1-5.2节中明确规定，任何人均可向SIPO请求查阅和复制公布后的专利申请案卷。对于已经公布但尚未公告授权的专利申请案卷，可以查阅和复制该专利申请案卷中直到公布日为止的有关内容，包括例如：申请文件，与申请直接相关的手续文件，公布文件，以及在初步审查程序中向申请人发出的通知书和决定书、申请人对通知书的答复意见正文。对于已经公告授权的专利申请案卷，可查阅和复制的内容则扩大到在各个已审结的审查程序中（包括初步审查、实质审查、复审和无效宣告等），SIPO、专利复审委员会向申请人或有关当事人发出的通知书和决定书、以及对通知书的答复意见正文。
根据《专利审查指南》（2010版）上述针对专利申请文档的规定可知，对于已公布但尚未公告授权的专利申请案卷，公众可以查阅的范围仅限于公布日之前的内容。具体到OA和答复意见来说，应当仅限于初步审查程序中，并不包括实质审查阶段审查员发出的OA，也不包括申请人在实质审查阶段提交的权利要求修改文件。
根据2008年修改的《专利法》第22条中现有技术定义可知，现有技术是指申请日前在国内外为公众所知的技术。比较2008年与之前不同版本的《专利法》中对于现有技术的不同表述可知，现行《专利法》中最突出的特点是扩大了现有技术的范围，将其内容在申请日之前为公众所知的技术一律明确为现有技术。
虽然在《专利审查指南》（2010版）第二部分第三章2.1节中指出，处于保密状态的技术内容不属于现有技术。但在该节中也明确指出：如果负有保密义务的人违反规定、协议或默契泄露秘密，导致技术内容公开，使公众能够得知这些技术，这些技术也就构成了现有技术的一部分。
根据现行《专利法》和《专利审查指南》（2010版）的规定可知，一旦将《专利审查指南》（2010版）中明确规定不允许公众查阅的内容通过网络途径提前公开，可能引发一系列潜在的问题，具体包括：
a）在实质审查阶段申请人提交的权利要求书修改文件被网络途径提前公开后，可以构成影响例如在后提交的专利申请新颖性的现有技术；
b）特殊情况下，甚至审查员发出的OA本身，通过上述网络途径提前公开后，也有可能“意外的”构成现有技术，从而影响例如在后提交的专利申请的新颖性。
具体来说：
1）对于专利申请人在实质审查阶段提交的权利要求修改文件，一旦申请人主动增加了未在其原始公开的专利文件中披露的新技术方案，则能够构成如破坏在后专利申请新颖性的现有技术。
在具体案例中，申请人在原始提交的申请文件A中仅披露了某产品具有功能a的技术方案。审查员在OA中指出，所述功能a相对于检索到的现有技术不具有创造性。针对上述审查意见，申请人主动将其在申请文件A提交日后完成的最新研究成果补充到说明书中，同时提交权利要求修改文件，主动将最新发现的该产品具有功能b以及相应的新用途c的技术方案补充到权利要求中，以期克服相关缺陷。
根据专利审查实践，该申请人显然无法通过上述超出原始公开范围的主动修改克服申请文件A不具有创造性的缺陷。但是，涉及披露该产品的新功能b和用途c的上述技术方案如果没有网络公开，申请人仍有望通过另行提交新专利申请B对相关技术方案加以保护。但令人遗憾的是，上述实质审查阶段提交的权利要求修改文件一经网络途径公开，则会构成现有技术，破坏在网络公开日之后提交的专利申请B（涉及新功能b和用途c的技术方案）的可专利性。
2）类似的，对于实审阶段审查员发出的OA，也存在“意外的”构成现有技术的可能，从而破坏例如在后提交的专利申请的新颖性。
同前述案例，假设申请人虽然未提交权利要求书修改文件，但是在意见陈述书中争辩，该产品除了说明书中描述的功能a之外，还具有最新发现的功能b及相应的用途c。针对申请人的上述争辩，如果审查员在后续OA中直接引用或转述申请人的争辩内容，该后续OA被通过网络途径公开后，就“意外的”构成了现有技术，不仅使申请人丧失了就该产品所述新功能b和新用途c的技术方案另行提交专利申请B的机会，也破坏该后续OA网络公开日后所有涉及功能b和新用c的技术方案的可专利性。
笔者认为，专利申请审查信息网络公开带来的上述问题，源于现行中国专利制度与顺应专利审查国际合作要求的专利审查信息公开化的最新变化之间存在脱节。为了平衡专利申请人与公众之间的利益，上世纪六十年代以来欧洲各国逐步采用了专利申请文件满18个月公开的“早期公开，延迟审查”制度，并于1973年达成欧洲专利条约(European Patent Convention)。中国专利制度的建立初期主要脱胎于欧洲专利制度。虽然中国《专利法》几经修订，专利申请文件的“早期公开，延迟审查”的基本思路一直沿用到今天。在最新公开征求公众意见的中国《专利法》修订草案中，暂未见到适应专利申请审查信息网络途径公开这一新变化的修改内容。
在同样通过网络公开专利审查信息的美国专利与商标局（USPTO），由于申请人可以在收到带有驳回倾向的OA后最晚不超过六个月内，通过提交部分继续申请（continuation-in-part application， CIP）的方式，对原始公开申请的申请日之后增加的新技术方案另行加以保护，避免了上述潜在风险。
具体来说，根据美国专利法实施细则（37 C.F.R.1.53），所谓CIP是指申请人基于原始申请在符合法定条件时间内对申请文件加以补充后提交的新申请。根据美国专利法（35 U.S.C.120）,CIP 应当于正式申请（non-provisional application）的申请期间(pending time)内提出，在正式申请的基础上必须增加未在所述正式申请中披露的新技术方案（new matter）并要求该正式申请的优先权。所述正式申请包括要求首次正式申请优先权的申请，还可以包括已经基于在先正式申请提交的CIP或者继续申请(continuation application）提交的CIP。而所述正式申请的申请期间是指在该授权（patenting）或放弃（abandonment）之前，或者正式申请审查程序终止（termination of proceedings）之前。根据美国专利法，审查程序终止是指如果在申请人在收到OA之后6月内不答复审查意见，也不提出继续申请、部分继续申请或分案申请，则审查程序终止。
对于申请人本人在不超过12月之前披露的相关信息，根据美国专利法，所述信息不视为破坏该申请人提交的专利申请可专利性的现有技术。因此，即使缺乏经验的申请人在答复OA时主动披露的新技术方案被PAIR系统公开，申请人仍可以通过在所述新技术方案披露后12月内，于在先申请审查期间，另行提交关于新技术方案的CIP的方式加以保护，从而避免了由于申请人在实质审查阶段特别是答复审查意见过程中缺乏经验带来的潜在风险。
考虑到我国现行专利制度与美国专利制度的上述区别，建议专利申请人和广大专利代理人在中国专利申请过程中，对于专利申请实质审查阶段提交的权利要求书修改文件，要认真核查所述修改是否超出了原始公开的内容，尤其是有无增加原始申请文件中未披露但可通过及时另行提交专利申请寻求保护的新技术方案。即使不修改权利要求书，对于在意见陈述书中提供了原始申请文件中未披露但可通过及时另行提交专利申请寻求保护的新内容，也要特别谨慎。如在实务操作中不加以注意，由于2010年2月以后处于实质审查阶段但是尚未授权的发明专利申请，公众可通过网络及时检索到全部权利要求书修改文件和OA。这些审查信息有可能意外的形成对申请人不利的现有技术，使申请人丧失就新技术方案另行提交专利申请并寻求专利保护的可能性。
另一方面，考虑到实质审查阶段但尚未授权的发明专利申请的OA和权利要求书修改文件一经网络公开就构成现有技术，因此，在代理专利无效宣告甚至专利诉讼案件过程中，必要时也可以尝试扩大专利文献的检索范围，从目前少有人注意的角落中，即：那些实质审查阶段就被网络公开的权利要求书修改文件甚至OA中，发掘是否存在对当事人有用的现有技术。
