所谓“潜水艇”诉讼策略,简单来说,就是假设张三拥有一个美国授权专利A,在2005年1月1日的时候,给李四发去警告函,告知李四侵权并威胁要采取法律行动,李四回函说:「我找到一个现有技术B,你的专利A相对于B显然是无效的,所以我不侵权」。
张三收到回函后,决定暂缓对李四采取行动,理由可能是:李四这条大鱼现在还不够肥,他卖的产品销量也不好,即使官司打赢了,也赔不了多少钱。岁月如梭,一眨眼就过去了七年,李四的产品在2010年开始就大卖了,获得了十分可观的销售利润。
于是,在2012年的5月,张三动手了,在法院提起专利侵权诉讼。而李四请求法官驳回张三的诉求,理由是张三故意延后诉讼时间的做法属于懈怠(laches)行为,而根据美国专利法第286条的规定:「Except as otherwise provided by law, no recovery shall be had for any infringement committed more than six years prior to the filing of the complaint or counterclaim for infringement in the action」,从发警告函到正式发起诉讼,时间已经超过六年,原告不应该再具有行使专利权的权利。李四的这个请求就叫做「懈怠抗辩」。
上述例子中张三的拖延诉讼战术被很多美国专利流氓所使用,也被称为「潜水艇」战术。
3月21日,美国最高院审结SCA Hygiene Products Aktiebolag v. First Quality Baby Products, LLC 案,并最终确认懈怠(Laches)抗辩不能用于消除专利侵权赔偿义务。
简单的说,最高院延续了Petrella案(著作权)中的观点,既然专利法(美国专利法第286条)中已经有了专利诉讼时效的规定,就没有必要利用懈怠为理由再进行衡平抗辩。
简单一句话:如果专利权人发出警告函后,即使超过6年再起诉,仍然可以得到往前回溯6年的侵权赔偿。
这次最高院发布的判决由Alito大法官撰写意见书,法官投票结果是7-1,Breyer大法官表达了不同意见(dissent),他主要是担心由此引发的专利潜水艇诉讼问题。由此可见,即使在美国最高院内部,对于“潜水艇”诉讼策略也具有一定的担忧。
然而,上述判决已经确认“潜水艇”战术有效。故此,当中国企业在美面对任何专利侵权警告而随后再无进展的案件时,切不可掉以轻心,因为这很有可能是一个“放长线、钓大鱼”的潜水艇战术。