摘要：我国专利实践中，创造性判断主要使用三步法。本文就“最接近的现有技术”、“实际解决的技术问题”等提出了自己的一点思考。

关键词：创造性 三步法 最接近的现有技术 实际解决的技术问题

引言

按照审查指南上的相关规定，创造性判断采用三步法：（1）确定最接近的现有技术；（2）确定区别技术特征和实际解决的技术问题；（2）判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。

按照笔者的理解，创造性实际上是要判断：从最接近的现有技术（下文或称“对比文件1”）出发，本领域技术人员是否能显而易见地将其他现有技术（包括对比文件1中的不同的技术方案，或者是不同于对比文件1的其他对比文献。为方便阅读，下文统称为“对比文件2”）的教导用于最接近的现有技术，以对现有技术改进，解决“本发明实际解决的技术问题”，进而获得本发明。

针对三步法，笔者在实践中积累了一些想法，现提出来与大家沟通交流。

一、关于三步法的第一步

审查指南上指出，“技术领域不同”的现有技术也可用作“最接近的现有技术（即“对比文件1”）”。笔者则认为，“最接近的现有技术”应该是技术领域与本发明相同的技术。

一个显而易见的事实是，除了少数转用发明（例如“飞机机翼用于潜水艇”等），大多数发明都是本领域技术人员在对“本领域（最接近的）现有技术”的基础上进行的改进——首先是发现本领域的产品/方法存在缺陷，需要解决某个技术问题A，然后才会有动机去从本领域或者其他领域的、教导了解决“同样技术问题A”的文献中寻求解决问题之技术手段。如果有文献也是致力于解决这个“技术问题A”，那么本领域技术人员将会自然而然地“有动机”想到使用该文献为了解决这个问题A而使用的技术手段B。至于技术手段B能不能在不付出创造性劳动的情况下“简单移用”于“本领域（最接近的）现有技术”，那是进一步的问题。

因此，从“还原”发明创造作出的过程出发，最接近的现有技术应是“相同领域”，即发明创造是对“相同领域”的技术方案进行改进的过程。而为了对现有技术进行改进，本领域技术人员可以考察其他领域的文献或受其启发，即对比文件2不需要是“相同领域”。

从另外一个角度来说，三步法的第二步要确定 “实际解决的技术问题”，“实际解决的技术问题”要根据“对应于区别技术特征的技术效果”而定。而“技术领域”这一区别显然并不能带来什么技术效果，因此也无法合理地确定“实际解决的技术问题”。因此，从这一角度来说，“最接近的现有技术”也应该是“相同领域”。

以上是笔者的第一点认识。

二、关于三步法的第二步

（1）笔者认为，“确定实际解决的技术问题”这一步骤实际上是创造性判断中最为重要的一步，其是判断“有无技术启示”的前提。

没有创造性的本领域技术人员在面临“实际解决的技术问题A”的时候，合理的逻辑应是从“明确教导”要解决“相同的技术问题A”的文献中寻求解决方案，而不会从浩如烟海的文献中碰运气。如果有文献明确教导了要致力于解决技术问题A，并且为此使用了技术手段B，那么致力于解决技术问题A的本领域技术人员显然就会“容易”想到考察其教导的技术手段B并将其用于最接近的现有技术对比文件1。反之，如果文献仅仅是教导了技术手段B，而没有涉及“技术问题A”，则没有“创造性”的本领域技术人员将难以“显而易见”地想到其技术手段B可以解决技术问题A——除非是看过本发明之后才可能会恍然大悟，“技术手段B竟然能够解决技术问题A”！

在实践中有时会遇到“对比文件2公开了同样的技术手段B，其客观上/必然能够起到相同作用、解决相同技术问题”等观点，笔者认为这样的判断完全没有考虑“实际解决的技术问题”，是典型的“事后诸葛亮”——因为只要特征相同，那么通常客观上必然可以起到相同的作用——如此，创造性判断只需要考量技术特征有没有被公开就可以了，确定“实际解决的技术问题”变的多此一举。

因此，笔者认为，如果创造性判断中“实际解决的技术问题”变得形同虚设，多此一举，则说明这样的创造性判断存在问题。如果不考虑”实际解决的技术问题“而只考察技术特征，那么创造性判断将变成技术特征的简单拼凑。

（2）笔者认为，”实际解决的技术问题”必须要具体，不能脱离技术效果，否则的话，类似于“提供一种改进的系统/方法”的这种泛泛的“实际解决的技术问题”就成了万能钥匙——因为对比文件2的任何技术手段都必然是为了对系统/方法进行改进，如此则“技术问题相同”，进而对比文件2的技术手段就可以与对比文件1结合，从而创造性判断又变成技术特征的简单拼凑。

（3）笔者认为，“实际解决的技术问题”不应是对“区别技术特征”的重复，而应该紧扣“技术效果”。例如，假设区别技术特征在于“线缆的连接方式不同”，此时如果认为实际解决的技术问题是“提供何种方式的线缆连接”则有些欠妥。因为这样一来，“实际解决的技术问题”变得形同虚设，没有意义，随之而来的是创造性判断变成技术特征的简单拼凑。容易理解的是，发明人通常并非是无缘无故地、往往是出于特定的目的而提出特定的技术方案。以上面的这个例子为例，发明人之所以要提供这样的线缆连接方式，根据说明书的描述可以确定是为了“减少臂组件中尤其是反复弯曲部处的线缆磨损”。因此，此时合理的“实际解决的技术问题”应是“减少臂组件中尤其是反复弯曲部处的线缆磨损”。。

（4）笔者认为，不应从对比文件2实际教导的问题出发通过“间接推导“而获得”对比文件2也能起到相同作用（解决实际解决的技术问题）”的结论。例如，对比文件2中明确教导“使用注塑来实现部件对齐”，即“注塑”是手段，作用或者说目的是“对齐”；而本发明的方案则是使用”塑料包封来实现绝缘“，即“塑料包封”是手段，作用或者说目的是“绝缘”。有观点认为，从“使用注塑来实现部件对齐”出发，本领域技术人员就能容易想到使用塑料来进行注塑，塑料又是绝缘的，因此本领域技术人员从对比文件2中可以显而易见地想到“使用塑料包封来实现绝缘”。笔者无法认同这种观点。笔者认为这种间接推理跟“必然”、“客观上”的逻辑有类似之处。如果允许这样的间接推理，因为特征相同，则经过若干推理步骤以后，“客观上必然”能“起到相同作用、解决相同问题”，从而创造性判断又变为技术特征的简单拼凑。

以上，是笔者对于“实际解决的技术问题”的一点认识。

三、关于三步法的第三步

创造性判断中，第三步显然最为关键。

（1） 笔者认为，第三步实际上涉及 “容不容易想到”和“容不容易做到”这两个问题。如果“不容易想到”或者是“不容易做到”，则可以认为具备“创造性”。“容易想到”不等于“容易做到”。“容不容易想到”实际上由“技术问题”而定，“容不容易做到”实际上由“技术手段”而定。如果有文献或公知常识明确教导了“为了解决问题A可以采用手段B”，那么可以认为“容易想到”，否则“不容易想到”。另外，即便是“容易想到”，也不意味着“容易做到”——因为将对比文件2的教导应用于对比文件1可能需要付出创造性劳动，可能会导致对比文件1的方案变得不可用等等。

笔者认为，第三步首先是要考察对比文件2中是否教导了“为了解决技术问题A而使用技术手段B”。技术问题A和技术手段B缺一不可。实践中只考察“技术手段B”而忽略或者弱化“技术问题A”的情形时有发生。笔者认为这是需要注意的问题，因为如此一来第二步确定“技术问题A”这一步骤将变得毫无意义，从而创造性判断又变成技术特征的简单拼凑。

 “技术问题”是有技术启示的前提，其决定了“容不容易想到”。至于技术手段B能不能在不付出创造性劳动的情况下应用于对比文件1，则是进一步的“容不容易做到”的问题。两者应区别开来。

（2）关于相反教导的问题

有时候会主张“将对比文件2的教导应用于对比文件1与对比文件1自身的教导相抵触”，笔者认为这一主张的合理性值得商讨。

举个例子。对比文件1出于减少制造步骤及制造成本的目的而提出将A、B、C三个部件改成一体式部件。本发明恰恰教导了使用“多个部件以降低维护成本，因为无需因为一处磨损而更换整个零件”。如此，“实际解决的技术问题”可以确定为“降低维护成本”。如果对比文件2中恰恰教导了“为了降低维护成本，可以将一体式部件分成多个功能部件”。则“实际解决的技术问题A”以及“技术手段B”都被公开，这时候能争辩的一般仅剩下“将对比文件2的教导应用于对比文件1将会与对比文件1自身的教导相抵触”。

笔者认为，这一争辩的合理性值得商榷。对比文件1是出于“降低制造成本”的目的而教导使用“一体式部件”，而本发明则是为了解决另外的技术问题，即“降低维护成本”而教导使用“分体式部件”，这从逻辑上完全说得通，并不存在“抵触”的问题。

笔者认为，除非将对比文件2的教导应用于对比文件1将导致对比文件1的方案不可用，否则“与对比文件1的相抵触”的理由应没有说服力。

以上，囿于时间和水平所限，不当之处欢迎批评指正。

参考文献：

1、专利审查指南（2010版）