一般认为，如果技术标准的实施必须以侵害专利权为前提,则即使存在其他可以被纳入标准的技术,该专利对相关技术标准而言,就是必要的专利，称为标准必要专利。专利的标准化虽然可以促进创新，增进效率，减少消费者的适应成本，消除国际贸易障碍，但也极大增强了标准化组织参与者在专利许可使用谈判中的地位，导致其向标准使用者即专利被许可使用人索要不公平、不合理和歧视性的专利许可使用费。出于寻求因公共使用目的而进行的技术标准化和专利权保护之间的平衡，标准化组织在其相关知识产权政策中，不仅要求标准参与者及时向标准化组织披露其拥有或者实际控制的专利，而且要求其承诺以公平(fair)、合理(reasonable)和非歧视(non-discriminatory)条件许可所有标准实施者利用其专利。这就是通常所说的标准必要专利许可使用中标准必要专利权人必须遵守的“FRAND”原则。下面，通过一个案例来讨论标准必要专利的权利行使的限制。

美国巨积公司（LSI Corporation，以下称为“LSI”）及其全资子公司杰尔系统公司（Agere System Inc，以下称为“Agere”) 于2012年3月12日向美国国际贸易委员会(USITC，以下称为”ITC”)提出申请，指控多家公司违反了美国的规定进口产品的关税法第337条款，其用于输入美国的影音设备产品(诸如数位电视、家庭剧院设备等)中的相关晶片产品侵犯了LSI的关于无线通信设备和视听设备的专利权，故诉请ITC对此进行调查，并限制使用这些争议设备的产品进口到美国，即，进口禁止令。

作为被告的公司包括台湾的联发科（MediaTek Inc.）及其在美国的子公司MediaTek USA Inc和MediaTek Wireless Inc、雷凌科技（Ralink Technology Corporation）、瑞昱半导体公司（Realtek Semiconductor Corporation）、以及日本的船井电机（Funai Electric Company）等。LSI用来向ITC诉请调查的专利包括US 6,452,958（使用扩展码集的数字调制系统）和US 6,707,867（无线局域网设备）、US 6,982,663（用于符号二进制化的方法和系统）、US 5,870,087（MPEG解码器系统和方法）。其中，前两个专利（’958和’867）涉及与IEEE 802.11协议相关的WiFi通信技术并且是LSI vs Realtek一案中涉及的专利。

与通常的应诉方所做的一样，瑞昱半导体公司（以下简称瑞昱）针对这些专利提出了无效请求并且在ITC进行了不侵权抗辩。但是，不同的是，除了积极应诉之外，瑞昱还于2012年6月29日在加利福尼亚北区法院(N. D. California)起诉了LSI。瑞昱的起诉基于以下的背景和事实。

Agere在2003和2004年向IEEE提交了保证函(Letter of Assurance)，声明就其所拥有的涉及802.11标准的标准必要专利，准备好按照公平合理无歧视(RAND)的许可条件，许可给不特定数量的使用者。Agere于2002年10月22日首次联系本案原告瑞昱，提议瑞昱针对Agere所拥有并宣称为IEEE 802.11的标准必要专利的专利取得许可，但是双方从2003年之后就停止了书信往来，而瑞昱从未取得许可。在这之后LSI收购了Agere。直到2012年3月7日，LSI的代表才再次联系瑞昱，并主张瑞昱的产品侵犯了’958和’867专利权。LSI的书信中并未提供许可要约，而是要求瑞昱立即停止被控侵权行为。之后不到一周，LSI就请求ITC就瑞昱等公司侵犯’958和’867专利权的行为进行调查。此后，瑞昱书面要求LSI应以RAND之许可条件来许可使用专利’958和’867。LSI回应并寄送了一份RAND许可提案给瑞昱，提议以使用802.11b整机产品售价的5%作为专利实施许可费。针对该提案，瑞昱主张该提案不符合公平合理无歧视的许可条件。瑞昱于2012年6月29日提起本案诉讼，控告LSI和Agere在向瑞昱提供RAND许可要约之前，就以瑞昱为被告请求ITC进行专利侵权调查，而该行为违反了被告的RAND许可义务。瑞昱请求法院就其控告被告违反契约义务的主张做出“部分即决判决”(partial summary judgment)，并请求法院核发、禁止被告就其宣称的802.11标准必要专利，执行任何排除命令或禁止令的裁定命令。

非常有意思的是，瑞昱在加州北区法院请求的是禁止执行ITC禁止令的禁止令，也就是，禁止令的禁止令。瑞昱在请求就被告违反契约义务作出部分即决判决时，提出了以下的主张。瑞昱认为，LSI与IEEE之间达成了有效的契约，就LSI所宣称的标准必要专利应以RAND许可条件进行许可，并且瑞昱是该契约的“第三方受益人”(third party beneficiary)。瑞昱还认为LSI违反了该契约的义务，因为LSI在向ITC请求核发排除命令与禁止令救济（exclusion order and injunctive relief）之前，未能善尽其RAND许可义务。此外，瑞昱因为前述违约行为遭受到了损害。基于前述主张，瑞昱请求加州北区法院核发裁定命令，禁止被告LSI执行任何ITC可能提供的排除命令或禁止令救济，直到加州北区法院决定RAND许可要约的适当内容为止。

瑞昱主张核发该裁定命令是有其适当性的，因为瑞昱可能会永久失去其客户，被告除了排除命令与禁止令救济外，还有诸如合理许可费等的其他救济方式。

针对瑞昱在加州北区法院的起诉，LSI请求暂时中止本案的审理，并且提出了以下主张。LSI认为瑞昱的请求是不成熟的，因为其仍需要瑞昱的证人提供决定性的证词，如瑞昱具有接受RAND许可的意愿等。LSI认为，因为瑞昱在ITC调查中以LSI违反了RAND许可义务作为抗辩主张，所以法院应行使其裁量权来中止本案审理，以等待ITC就此争议作出判断。LSI还认为在ITC完成调查并做出裁决之前，瑞昱并无意愿接受法院所决定的任何RAND许可内容，并且中止本案审理对瑞昱并无损害。

针对LSI的上述主张，瑞昱进一步提出了以下主张。瑞昱认为，中止本案审理并不适当，因为ITC的调查涉及与本案完全不同的主张与救济手段，ITC的调查主要针对专利侵权和专利无效的争议，而本案则针对被告被控违反其RAND许可义务的争议，并且ITC并未提供损害赔偿的救济手段。瑞昱还主张瑞昱是有意愿的被许可人，瑞昱可以在法院寻求裁定RAND许可费比率，不妨碍同时在ITC主张其不侵权。此外，瑞昱还认为法院并无理由在裁定RAND许可费比率之前等待ITC的裁决结果。

在以上的多次交锋之后，加州北区法院做出了部分即决判决，LSI违反了其契约义务。法院认为在本案中，LSI向IEEE宣告并承诺应许可其所持有的标准必要专利的有效契约是成立的，并且瑞昱就该契约为第三方受益人这一论点并无争议。而唯一问题是，被告在向瑞昱提供RAND许可要约之前，请求ITC以瑞昱为被告进行337调查，是否违反了被告对IEEE与瑞昱所负有的、应依据RAND许可条件许可其标准必要专利的契约义务。法院认定，被告LSI违反了其契约义务。该认定与美国第9巡回上诉法院的Microsoft v. Motorola案的裁定见解一致。第9巡回上诉法院在其判决中指出，该案被告Mororola对ITU所做的RAND许可承诺是一项保证，其保证专利权人将不会采取行动来阻止可能使用者使用专利技术，例如不寻求禁止令等，而是会提供与其所做承诺一致的许可内容。既然承诺了依据RAND许可条件进行许可，那么LSI等于是承认了金钱性质的损害赔偿，也就是基于RAND的许可费将是因为瑞昱被控侵权行为所导致损害的适当补偿。

加州北区法院认为，瑞昱因为被告违反了契约义务而受到损害，因为禁止令的威胁让被告在RAND许可协议中取得了协商优势。虽然禁止令或可以在被控侵权者明确拒绝取得标准必要专利的RAND许可时被核发，但本案中并无任何证据显示瑞昱不愿意接受基于RAND的许可。加州北区法院还认定Agere与瑞昱在2002至2003年间的书信往来并不等同于RAND许可要约，而LSI的2012年书信亦未提供许可要约。因此，加州北区法院裁定本案被告LSI在提供瑞昱许可要约前，先寻求禁止令救济违反了其对IEEE与身为第三方受益人的瑞昱的契约义务。

除了对LSI违反其契约义务的认定之外，加州北区法院还同意了瑞昱核发初步禁止令（Preliminary Injunction）的请求。该初步禁止令禁止被告LSI执行可能从ITC取得有关’958与’867专利的排除命令或禁止令救济。该初步禁止令的效力将持续至加州北区法院决定被告RAND许可义务内容并且被告遵循该义务内容。该禁止令的禁止令能够被核发，是因为加州北区法院适用以下判断因素来决定是否核发瑞昱请求的禁止令。首先，法院考虑了就相关争议胜诉的可能性。法院已认定LSI寻求ITC核发排除命令或禁止令救济的行为与其RAND许可义务有冲突，除非瑞昱拒绝接受法院所决定的RAND许可条件，而瑞昱已表明其将不会拒绝。其次，法院考虑了遭受不可挽回损害的可能性。瑞昱已举证指出排除命令或禁止令救济的威胁会损害其商誉，并造成客户与营收流失的可能风险。第三，法院考虑了公共利益。法院认定初步禁止令符合公共利益，因为标准专利技术应以公平合理无歧视条件实现公众可使用的承诺。最后，法院还考虑了各方权益的平衡。法院认定各方权益平衡支持核发该初步禁止令，因为如果瑞昱产品被排除进口美国，那么会失去其客户并被迫以较不利的立场与被告协商许可，但LSI在法院决定被告RAND许可义务的内容并遵循这些义务后，或可以到时再依其适当状况寻求任何的禁止令救济。

另一方面，针对LSI的主张，加州北区法院并未同意中止本案审理。LSI认为在ITC做出裁决前，瑞昱将不会接受任何RAND许可条件。但是，加州北区法院认为瑞昱是有意愿的被许可人，瑞昱完全可以在加州北区法院寻求裁定RAND许可内容，并同时在ITC否认其构成侵权。法院还同意了瑞昱的主张，在ITC调查中所提出的违反契约义务的抗辩与在本案审理中提出的违反契约义务之诉的声明，两者性质是不相同的。因此，加州北区法院认定并无理由中止本案审理。

在加州北区法院进行本案审理的同时，ITC的行政法官David P. Shaw作为主审于2013年7月31日做出了初步裁定。行政法官认为标准必要专利是主要争议之一，并且认为无理由要求标准必要专利的专利权人必须先提出RAND许可请求。而对于加州北区法院的判决，行政法官认为呈现在ITC和加州北区法院的事实或有不同，尤其是关于许可提案部分。行政法官认为未能就RAND许可提案达成共识，不能完全归责于LSI。此外，行政法官认为，目前国际贸易委员会并无先例要求，专利权人必须达到所有RAND义务作为其契约上的义务，方能要求核发禁止令。最后，ITC裁定瑞昱并未侵权。

此后，加州北区法院法官Ronald M. Whyte于2014年2月27日判决LSI企图以向美国ITC提出337调查来逼迫瑞昱签署关于WiFi的标准必要专利的许可协议，而且LSI在提出调查请求之前，并未先提出一份公平合理无歧视的许可合约给瑞昱，认定LSI违反了当初签署IEEE-SA标准之RAND条款，而判决LSI之Wi-Fi标准许可费由5%降至0.19%，同时判决LSI须支付瑞昱的诉讼费支出380万美元。
以上的标准必要专利之争以瑞昱的胜利结束。在此案中，瑞昱不仅在ITC积极应诉，而且不等ITC的337调查裁决出来，就先主动出击向加州北区法院申请禁止令，以禁止LSI从ITC申请到排除命令或禁止令。瑞昱的策略是非常值得称道的。

另一方面，从此案中可以得到以下启示，标准必要专利不同于普通的专利，在作为标准的一部分而能够被更多的使用者实施的同时，标准必要专利的专利权人也负有额外的义务。这种义务是标准必要专利的专利权人向IEEE和第三方受益人所负的契约义务。该契约义务即为：应依据RAND许可条件许可其标准必要专利，将不会采取行动来阻止可能使用者使用专利技术，例如不寻求禁止令，而是会提供与其所做承诺一致的许可内容。也就是说，只有在使用者拒绝依据RAND许可条件的许可要约之后，标准必要专利的专利权人才可以申请排除命令或禁止令。尽管ITC的行政法官David P. Shaw认为并无先例要求，专利权人必须达到所有RAND义务作为其契约上的义务，方能要求核发禁止令，但是该观点也表明了专利权人需要达到部分RAND义务。此外，美国第9巡回上诉法院的Microsoft v. Motorola案的裁定也与加州北区法院的判决类似。这都表明了标准必要专利的权利行使存在着限制。基于此结论，当使用专利行使权利时，是将其作为普通专利还是标准必要专利使用就成为了一件需要仔细权衡的事。