摘要：在创造性审查中，最为普遍的审查方法是《审查指南》规定的“三步法”。然而，值得注意的是，《审查指南》在创造性审查时还规定了审查员应当予以考虑的其他情形，本文将结合具体案例对此进行探讨。

关键词：创造性、预料不到的技术效果、选择发明

一、 引言

在创造性审查中，最为普遍的审查方法是《审查指南》规定的“三步法”，也即，确定最接近的现有技术，确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题以及判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。在实践中，在审查创造性时，几乎全部案件都遵循了这一方法。
然而，值得注意的是，尽管“三步法”是创造性审查中运用的最为普遍的方法和标准，然而，其并不是创造性审查中的唯一标准。在《审查指南》第二部分第四章第5节规定了判断发明创造性时需要考虑的其他因素，并明确规定，当申请属于以下情形时，审查员应当予以考虑，不应轻易作出发明不具备创造性的结论：发明解决了人们一直渴望解决但始终未能获得成功的技术难题、发明克服了技术偏见、发明取得了预料不到的技术效果、发明在商业上获得成功。
以下，本文将结合一个具体案例来探讨其中的“发明取得了预料不到的技术效果”这一审查标准。

二、 预料不到的技术效果

1. 案情简介

申请号为200680043421.6、题为“优化电场特征以增加电场在增殖细胞上的效果”的发明专利申请针对肿瘤细胞快速分裂增殖的特点，提出了对于肿瘤细胞在不同方向上在特定时间段内轮流施加电场，从而起到杀灭快速增殖的肿瘤细胞的作用。发明人发现，施加电场的时间不同，杀灭肿瘤细胞的作用会发生显著的变化。具体来说，在从无限长时间到500毫秒的时间范围内施加电场，对于肿瘤细胞的杀灭效果是基本上不变的。然而，在从500毫秒到20毫秒的区间内施加电场，肿瘤细胞的增长率被大幅度抑制，降低到施加无限长时间的约60%，最低点在50毫秒处甚至达到无限长时间的约53%。

对比文件1是相同发明人的一份专利申请。在其中提到了为了避免电极发热，应当轮流在各电极上施加电场，例如每一对电极1秒钟或1小时。
基于上述公开内容，实审审查员和复审委员会均认为，在对比文件1公开的电场施加时间1秒钟或1小时的基础上，本领域技术人员经过有限次的试验，容易想到改变在每对电极上施加电场的时间，由此，涉案专利申请的技术方案不具备创造性。

2. 案件事实分析

从上述事实，似乎可以从以下三个方面来分析本案所涉及的事实内容。

1） 趋势突变

正如前文介绍的，从无限长施加电场直到1秒钟之前，其趋势都是稳定的，杀灭效果差距仅变化了3%左右。而这个基本上不变的效果500毫秒到20毫秒处发生了突变，并且在10毫秒之后又变回了与无限长时间类似的效果。

2） 突出的量变

涉案申请发现的500毫秒到50毫秒范围不仅带来了趋势性的变化，还能够带来可观的量变。完全与前文所述的趋势相互吻合，在从无限长时间到1秒钟的广大区间内，其杀灭效果仅仅相差3个百分点（约4%的变化），也即，效果几乎不变。而从500毫秒开始，就能够立刻取得至少20%的一次性提升，而在50毫秒时间处，甚至能够取得32%左右的最优效果提升。

3） 无法预见性

实际上，尽管对比文件1公开了1秒钟或1小时两个时间段，然而，其目的仅仅是为了减少施加电场所带来的发热，对比文件1并未研究施加电场的时间长度与杀灭效果之间的关联性，也并未就此给出任何教导。实际上，即使本领域技术人员按照对比文件1的教导尝试观察1小时和1秒钟两种时间的杀灭效果，只会发现二者效果几乎是相同的，进而，即使根据对比文件1的教导进行有限次实验，也仅能得到施加电场时间与杀灭效果无关的结论。
由此可知，500毫秒到50毫秒这种突变的杀灭效果提升是无法预见的。

3．法律评析

《审查指南》第二部分第四章第5.3节规定了预料不到的技术效果是指产生“量” 的变化， 超出人们预期的想象。这种“量”的变化，对所属技术领域的技术人员来说，事先无法预测或者推理出来。当发明产生了预料不到的技术效果时，一方面说明发明具有显著的进步，同时也反映出发明的技术方案是非显而易见的，具有突出的实质性特点，该发明具备创造性。
从上述事实分析可知，在本案中，当选择了特定的施加电场的时间区间时，可以获得超出人们预期的“量”的变化，而这种变化事先无法预测或者推理出来。由此，根据《审查指南》的规定，上述发明应当被认定为具备创造性。
进一步的，本文认为，在《审查指南》第5.3节中，并未明确何种“量”的变化达到了“超出人们预期的想象”的标准，而仅仅笼统地规定了“量”的变化。对此，本文认为，在《审查指南》中规定的“选择发明”中所给出的例子可以对此处的“量”的变化提供借鉴的作用。
众所周知，选择发明意味着一项权利要求的数值范围落入了对比文件公开的范围之内，然而，只要上述权利要求选择的数值范围能够带来预料不到的技术效果，则上述权利要求仍然会被认为具备了创造性。《审查指南》第二部分第四章第4.3节中，给出了关于选择发明的例子，当采用与通常认知相反的较小催化剂用量比时，反而能够取得约11.6%至约35.7%的产率的提高。本文认为，上述数值范围的提升可以在判断预料不到的技术效果时作为参考。
更进一步的，上述“选择发明”能够具备创造性的规定可以适用法学上“举轻以明其重”的理论——在同样能够带来预料不到技术效果的情况下，如果数值范围落入对比文件范围的 “选择发明”尚可以具备创造性，那么数值范围甚至并未被对比文件公开的发明创造自然也应当具备创造性。
最后，本文希望提出的是，《审查指南》第二部分第四章第6.3节已经规定，如果发明具有预料不到的技术效果，则不必再怀疑其技术方案是否具有突出的实质性特点，可以直接确定发明具备创造性。换言之，可以认为，具备预料不到的技术效果是创造性的充分条件，只要具有预料不到的效果，则创造性直接成立。

4. 法院判决

就上述案件，北京知识产权法院作出了2015京知行初字第3980号判决，确认了本文中的上述观点，认为上述发明专利申请的技术方案产生了量的变化，超出了人们预期的想象，事先无法预测或推理出来。由此撤销了专利复审委员会作出的复审决定。

三、 结语

本文结合一件具体案件，探讨了《审查指南》第二部分第四章第5.3节所规定的“具有预料不到的技术效果”这一辅助性审查标准。值得说明的是，尽管在审查实践中，符合上述标准的情况较为少见，然而，一旦满足上述标准，则创造性直接成立，而不必再遵循传统的“三步法”进行审查。上述审查标准的特殊适用值得我们注意。