近日,北京先行新机电技术有限责任公司(以下简称“先行公司”)诉广州智光电气股份有限公司(以下简称“智光公司”)侵犯其发明专利权一案,由广东省高级人民法院作出二审判决,智光公司终审胜诉。
去年7月,中国发明专利ZL.95119585.9的专利权人先行公司向广州市中级人民法院提起诉讼,诉称智光公司制造、销售、许诺销售的ZINVERT系列高压变频器侵犯了其发明专利权,并提出1500万元的赔偿请求。广州市中级人民法院于去年11月开庭审理此案。我所两位代理人受智光公司委托,作为代理人出席庭审,并做了不侵权抗辩。
在一审庭审过程中,原被告双方争议焦点在于如何解释权利要求的保护范围。原告认为,涉案专利的权利要求1请求保护一种高电压电力变换方法,该方法能够将输入的交流电或直流电变换成高压直流电、脉动直流电或交流电输出,本质上涵盖了六种技术方案;被告的产品输入为交流电且输出为交流电,属于六种技术方案其中一种,因而落入涉案专利的保护范围。而被告辩称,不应将权利要求1中的技术方案理解成六种技术方案,而主张权利要求1中的技术方案应是指该高电压电力变换方法能够处理不同的输入、输出,实为一个整体技术方案;被告的产品只处理一种输入一种输出,因此不落入专利的保护范围。被告还举证,在2006年专利复审委作出的涉及该专利的无效宣告请求审查决定中,有相同认定。
广州市中级人民法院经过先后两次开庭审理,于今年4月作出一审判决,认定涉案专利保护范围为实现六种功能的一个多功能技术方案,而非六种技术方案,因此被告产品所使用的方法不落入专利保护范围,从而驳回了原告的全部诉讼请求。
先行公司不服一审判决,上诉至广东省高级人民法院。广东省高级人民法院受理先行公司的上诉后,进行了审理。我所两位代理人继续被智光公司委托为二审代理人,并在审理时坚持了一审时的观点。广东省高级人民法院于今年7月作出二审判决,维持原判,并驳回了先行公司的上诉请求。
该案例是2009年12月28日出台的最高人民法院《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》(以下简称《解释》)之后,一个法院应用禁止反悔原则(prosecution history estoppel)进行裁判的典型案例。
该《解释》第六条规定,专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中,通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案,权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的,人民法院不予支持。以上规定即为“禁止反悔”原则的具体体现。
在广东高院的二审判决中,首先应用了《解释》的第三条,以说明书来解释权利要求的范围,之后,又以禁止反悔原则进一步加强了其判决依据。
在判决书中,合议组认为:“……上述解释亦得到专利复审委关于本专利的第9402号无效宣告请求审查决定的支持。第9402号无效宣告请求审查决定中,专利复审委认为本专利方法应被理解为一个整体技术方案,即能够处理两种输入并有可能分别得到三种输出,而非概括了6种技术方案,从而与对比文件1(美国专利US4674024)的单一功能技术方案存在本质区别。本专利权利要求1、2在第9402号无效决定中亦因此得到维持。故在民事侵权诉讼中,专利权人北京先行公司不能对此作出反悔,将本专利权利要求解释为可以保护其中一种单输入、单输出的单一功能技术方案,从而扩大其保护范围。”
值得注意的是,虽然上述判决未直接引用《解释》第六条,但是却明确适用了禁止反悔原则。在该案中,对权利要求的解释成为了整个案件争议的焦点,而禁止反悔原则的适用则决定了案件最终的胜负。
在专利侵权判定中,禁止反悔原则一直是一个极为重要的原则,但遗憾的是,多年以来,该项原则在《专利法》、《专利法实施细则》以及最高人民法院的司法解释中都没有明文规定,只有在北京市高级人民法院2001年发布的文件中有所提及。所以在历年的司法实践中,禁止反悔原则只能作为一项法律原则,而不是法律规则来适用。而法律原则的适用,由于其高度的概括性和抽象性,优先级排在法律规则之后,相比于法律规则的适用也往往有着诸多限制和困境。比如,在实践中留给法官比较大的自由裁量空间,导致适用时标准不统一;又比如,其作为有效法律规范被援引的合法性也易于受到质疑,等等。因此法律原则的适用性在整个司法实践中处于一种尴尬的地位。
最高院《解释》的出台弥补了上述缺陷,使得禁止反悔原则从一项法律原则成为被明文记载的法律规则,并具体指出了其适用的条件、主体及对象,从而给今后的司法实践以更明确的指导。可以预见,该《解释》的出台,将对今后的专利侵权判定产生深远影响。