摘要：目前申请人往往只注重发明专利和实用新型专利同日申请的优点，形式化的利用这种申请形式来获取专利权，忽视这种申请形式可能给专利权人带来的不利影响。本文从缴费和实用新型修改两方面简要分析了这种申请形式存在的潜在法律风险，并给出对于这种申请形式的相应对策。

关键词：同日申请 专利权终止 禁止反悔原则

一、引言

目前处在我国的“十二五”发展期间，在此期间我国正进行新一轮的产业结构调整，在转变经济发展方式和提倡创新的背景下，国家层面的知识产权战略正在全面快速推进，各行业领域的创新能力大幅度提升，知识产权意识得到极大的加强。在这样的背景下，很多企业在增加研发投入的同时，也开始探索对研发成果的保护、使用和经营，其中较常见且逐渐为企业所接受的方式就是通过向国家知识产权局申请专利来获得专利权，利用专利权来获取在市场中以及相对于竞争对手的优势地位。

在申请人可选择的三种申请类型中，对于技术方案的专利权的获取通常可以采用向国家知识产权局独立提出发明申请或者独立提出实用新型申请的方式。而在2008年专利法的第9条第一款中规定：“同样的发明创造只能授予一项专利权。但是，同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，先获得实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权。”这就使得申请人选择同日申请发明和实用新型的申请方式成为可能。而申请人选择同日申请发明和实用新型专利通常是为了使审查时间较长的发明专利权能够接续较早授权的实用新型专利权，从而获得更长时间的专利保护，因此这种申请形式受到了申请人以及专利代理人的欢迎和推荐。

目前有些申请人在选择申请类型时会综合衡量多方因素，以求最大程度的降低风险，获取经济利益，但另一些申请人则可能只是形式化的采用这种发明和实用新型同日申请形式来获取专利权，往往会忽视申请案件中存在的潜在知识产权风险。而在现有的各种专利研究和分析中，针对于这种特定的申请方式的可能缺陷以及法律风险的研究较为少见，因此笔者希望通过此文对其作一点浅层次的分析，给申请人乃至专利代理同业者一点启发。

二、对“同日申请”的说明

2008年专利法的第9条第1款的规定来源于2001年专利法实施细则第13条第1款的规定以及国家知识产权局之前所允许的同日或先后就同样的发明创造既申请发明专利，又申请实用新型专利的实践做法，并在参考实际运用过程中出现的法律争议的基础上，形成目前专利法中规定的条目。

按照我国目前各种专利类型的审查周期，发明申请获得授权的周期超出实用新型申请获得授权的周期约一年半左右，在发明申请到获得授权的这个时间区间，申请人可以利用较早获得的实用新型专利权对同样的发明创造进行保护，当发明专利申请已满足除专利法第9条第1款规定的授权条件时，审查员会通知申请人选择放弃属于同样发明创造的实用新型专利权，或是选择修改发明申请的权利要求，以区别于实用新型专利权要求保护的发明创造。此时，申请人可以声明放弃实用新型专利权而使发明专利获得授权，来实现发明专利对发明创造的接续保护，进而将专利权的保护期限沿时间轴向前延长。除此之外，申请人还可以根据自身需要，选择修改发明申请的权利要求来获得发明和实用新型同时授权。

三、“同日申请”可能存在的法律风险

1、因缴费问题而导致的法律风险

在专利法第9条第1款的规定中，提到的例外情形就是“先获得的实用新型专利权尚未终止”，换句话说，如果同日申请的实用新型专利权因某种原因终止，则会使发明专利申请无法通过声明放弃实用新型专利权而获得专利权。这种规定的目的在于避免已进入公有领域的技术方案重新获得专利权。但在实践当中，存在着因专利权人没有按照规定及时缴纳年费而导致的专利权终止的现象，进而对发明专利申请的授权会造成不利影响。

目前我国的很多申请人的专利申请事务处于刚刚起步的阶段，由于缺乏较完善的专利管理制度和有经验的专利管理人员，可能会出现忽视专利权年费的按时缴纳的问题，即便将年费缴纳委托给专利代理机构，也可能会因无法及时取得联系而导致年费的未缴或迟缴。对于同一申请人同日提交的实用新型申请和发明申请来说，如果先获得的实用新型专利权因疏忽未及时缴纳年费而导致实用新型专利权终止，则会使得发明申请不能通过放弃实用新型专利权的方式获得授权，必须修改权利要求的保护范围才有可能得到发明专利权。

专利法实施细则第98条规定：期满未缴纳专利年费或者滞纳金的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。也就是说，在满足期满未缴纳的条件下，专利权才会终止，而且终止日为较早的缴纳年费期满之日。那么，无论是年费滞纳期满之日还是专利局向专利权人发出专利权终止通知书之日，实用新型专利的终止并未被公众所得知，而且该终止也只是一种过程状态，可以随着恢复程序而转换成未终止的状态，因此对于同日申请的发明专利申请来说，审查员将面临着难以确定先获得授权的实用新型专利权是否终止的问题，而这一问题又会进一步衍生出一些新的问题，例如：未按时缴纳年费且尚未终止的实用新型专利权能否通过放弃而使同日申请的发明申请获得授权；发明申请的审查员能否能够注意到实用新型专利权处于未按时缴纳年费的状态；如果有相关机制使得审查员能够注意到实用新型专利权处于未按时缴纳年费的状态，那么其处置方式是提醒专利权人缴纳年费然后放弃实用新型专利权，还是通知专利权人不能通过放弃实用新型专利权，而只能通过修改发明申请的权利要求来获得发明申请的授权等问题。这些问题在专利法实施细则和审查指南中并未给出明确的说明。

根据专利局初审及流程管理部的毛晓鹏等人对实用新型专利年费缴纳对同日申请发明专利授权的影响的研究¹，专利局可以按照几种可能的时间节点缴费来判断实用新型专利终止，分别是实用新型专利年费滞纳期满之日、发出专利权终止通知书之日和公告实用新型专利权终止之日，而毛晓鹏等人认为按照发出专利权终止通知书之日的判断标准符合法定程序，也体现行政效率。但这一标准对于发明申请人来说，其较不利的方面可能在于：如果审查员在不能确认实用新型专利权是否终止的情况下，允许申请人通过放弃在先的实用新型专利权来获得发明申请的授权，而该发明专利授权公告日（该日也是实用新型专利权放弃声明的生效日）之前出现实用新型专利权因未按时缴费终止的情形，则可能会导致发明专利权在后续的无效程序中因专利法第9条第1款被无效。按照我国专利法实施细则及审查指南的规定，在无效程序中对权利要求书的修改会受到极大限制。这也就使得专利权人难以像在实质审查阶段中那样以相对更自由的方式根据说明书对权利要求书进行修改，只能选择删除或合并权利要求，以及删除技术方案的方式来使其与在先的实用新型专利权不属于同样的发明创造，进而可能导致发明专利的权利要求被迫修改成专利权人不期望的保护范围，或者发明专利因专利法第9条第1款而被无效掉。

2、因实用新型修改而导致的法律风险

从目前国家知识产权局所公布的统计数字来看，从2011年到2013年底，三种类型专利申请的申请量均逐年增加，但值得关注的是2013年的实用新型申请量和授权量的增长幅度相比于2011和2012年有所抑制，而这种抑制的情形似乎也延续到了2014年。与该情形相对应的，实用新型专利申请的审查较以往更为严格，审查意见通知书的数量有所增多，这也使得申请人需要更多地为了获得授权而陈述意见或者对申请文件做出修改。

根据专利法第2条第2、3款规定：“发明，是指对产品、方法或者其改进所提出的适于实用的新的技术方案。实用新型，是指对产品的形状、构造或者其组合所提出的适于实用的新的技术方案。”从上述发明和实用新型的定义来看，这两种专利类型所对应的专利保护客体并不完全相同，对应到各自的权利要求书的审查要求则也存在着某些差异，而这些差异对于同日申请的属于同样的发明创造的发明和实用新型来说，可能会带来一些影响。

通常来说，发明的权利要求书的审查要求较实用新型更为宽松灵活，举例来说：关于方法特征在权利要求书中的使用，审查指南中规定发明权利要求书的撰写要求中“当产品权利要求无法用结构特征并且也不能用参数特征予以清楚地表征时，允许借助于方法特征表征”，而在审查指南有关实用新型的审查要求部分并未提及，在实用新型审查实践中权利要求书中以方法特征表达的内容可能会被审查员认定为保护范围不清楚；关于涉及计算机程序的技术方案，审查指南允许以撰写产品权利要求的方式来声明对涉及计算机程序的技术方案的保护，其形式可以是计算机程序用于实现解决方案的功能模块框架，而在实用新型审查实践中审查员往往会认定为此类技术方案实质上属于方法，不是有形状、构造的产品，不符合专利法第2条第3款所规定的实用新型保护客体。上述发明和实用新型在审查方面的差异可能会导致某些发明专利申请的权利要求书满足发明审查要求，而与其权利要求书内容一致且同日申请的实用新型专利申请则会遭遇到审查意见通知书，申请人和专利代理人为了促进实用新型的尽早授权，可能倾向于修改权利要求书或者做出意见陈述，而这些修改和意见陈述会被记录在该实用新型专利的审查历史中。

根据2009年12月21日通过的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》，专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。而该司法解释在实际运用中已不仅限于同一件专利申请或专利中，在最高院(2009)民提字第20号案件中，关于该侵犯发明专利权纠纷中的部分技术特征是否属于等同特征的判断就参考了原告澳诺制药公司自身在另一件专利审查过程中为了授权所申辩的意见。那么对于同日申请的属于同一发明创造的发明专利和实用新型专利来说，由于两者之间存在紧密的关联性，因此对实用新型专利获权期间所进行的修改以及做出的陈述都可能会对发明专利权在侵权纠纷中的作用造成不利影响。例如：对实用新型申请的权利要求中的方法特征进行删除而仅保留结构特征，则可能会被视为放弃了带有方法特征限定的该技术方案；对实用新型申请的权利要求中含有控制程序的控制器特征进行删除而仅保留其余特征，可能会被视为放弃由控制器进行自动控制的技术方案，进而在侵权纠纷中专利权人难以主张将原技术方案纳入发明专利权保护范围。

四、对于“同日申请”的相关对策

1、慎重选择申请形式

按照我国目前的专利审查趋势，发明专利申请的审查周期已从2008年的26个月缩短到2013年的22个月。对于某些技术领域或者要求提前公开的发明专利申请，审查周期可能缩短至一年左右。按此趋势来看，对于一些技术领域专利审查周期较短或者要求提前公开的发明专利申请，申请其同日的实用新型专利权所能够延长的保护期限十分有限，而且考虑到实用新型申请/专利权维持所需的费用，以及上述可能存在的法律风险，专利代理人应尽量告知申请人不同的申请形式各自的优缺点，申请人也应该根据竞争对手和市场等方面的情况来评估自身可能在未来较短时间内出现实用新型专利权的侵权纠纷的可能性，进而慎重的选择适合自身的专利申请形式。

2、重视缴费管理

专利申请在获权后，其有效性的维持依赖于专利权人按时向专利局缴纳年费。前面已经论述，如果未能按时缴纳实用新型专利的年费以及滞纳金，则可能会导致实用新型专利权的终止，进而导致发明专利难以授权或者在授权后存在被无效掉的风险。专利权人应规范自身的专利管理，制定有关专利权年费的缴纳机制，通过自身缴纳或者委托专利代理机构缴纳年费，并能够确保及时地获取专利局发出的各类通知，从而对通知书做出有效而适当的反应，避免遗漏按时缴纳费用。对于已在先获得的实用新型专利权来说，即便同日申请的发明专利申请已经获得实审审查员的授权保证，专利权人也不应存侥幸心理，应按时缴纳实用新型专利权的年费，以免出现前述的发明专利授权公告日之前实用新型专利权因未按时缴费终止的情形。

3、慎重对待实用新型的审查意见答复

申请人在对审查员提出的实质性问题进行答复和申请文件修改时，除了考虑如何进行意见陈述和申请文件修改来使实用新型尽早授权之外，还需要考虑到在实用新型审查过程中做出的意见陈述以及申请文件修改是否存在对同日申请的发明专利权造成不利影响、是否存在放弃有市场价值的技术方案的可能性。而当专利权人在发明专利权的侵权诉讼过程中，也需要注意其同日申请的实用新型专利在授权环节是否存在不利于主张专利权的内容。

参考文献

[1] 毛晓鹏等，实用新型专利年费缴纳对同日申请发明专利授权的影响探析，中国发明与专利，2014(1)。