摘要：

 “原说明书和权利要求书记载的范围”是判断修改是否超范围的基础。本文认为，“原说明书和权利要求书记载的范围”需要基于本领域技术人员的理解能力加以确定，除了包括原始申请文本以文字和图形明确表达的内容之外，还包括能够根据原始申请文本提供的具体且明确的教导而推导出的显而易见的内容。这些显而易见的内容包括：结合常识性数理逻辑知识得到的内容，结合公知常识得到的内容，基于明确记载的下位概念实施例和对应上位概念而确定的内容，以及基于关联特征的关联性被打破而确定的内容。最后，本文给出了确定“原说明书和权利要求书记载的范围”的具有可操作性的方法，以期使得修改超范围的判断更加一致和稳定。

关键词：

修改   超范围    显而易见    确定方法

一、引言

专利法第33条规定：申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围。

上述法条对专利申请文件的修改原则进行了限制。究其原因，首先是为了保证先申请原则，避免申请人将申请时未公开的技术方案通过修改的方式纳入到申请日提交的专利申请文件中，从而就该部分内容不正当地抢占在先利益，这样能够鼓励申请人充分公开其发明创造以为修改留有余地，使得真正有授权前景的发明创造有机会通过修改获得授权；其次是为了保障社会公众对原始公开文本的信赖利益，避免社会公众基于信赖利益采取的行动由于申请人的修改而落入专利权的保护范围。

因此，对修改不超范围这一修改原则准确的理解至关重要，这关乎专利申请人和社会公众之间的利益平衡。如何正确理解并恰当应用这一修改原则，是业内需要明确的问题。上述问题的关键则是对“原说明书和权利要求书记载的范围”（下文将简称为“原始范围”）的含义的准确把握。本文试图进一步明确原始范围的含义，并提出在实际操作中如何确定原始范围。

二、本领域技术人员的理解能力

要正确理解原始范围的含义，首先需要明确作为判断主体的本领域技术人员所具有的能力。审查指南中给出的本领域技术人员的定义[1]是针对创造性问题而言的，对于评判修改是否超范围并不能完全照搬。笔者试图对本领域技术人员给出进一步的定义，使得此定义适用于评判修改是否超范围，同时和原有针对创造性问题的定义保持原则上的统一。

根据《审查指南（2010）》第二部分第八章第5.2.1.1节的规定，原始范围不仅包括原说明书和权利要求书文字记载的内容，还包括根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图能够直接地、毫无疑义地确定的内容。所谓“能够直接地、毫无疑义地确定的内容”，其含义应当是指“能够明确推导出来的内容”，因为如果要求说明书和权利要求书对其也作出明确表述，则与“原说明书和权利要求书文字记载的内容”没有区别，从而没有必要赘述[2]。

在“墨盒”专利无效行政纠纷案[3]中，最高院指出，原始范围应该包括如下内容：一是原说明书及其附图和权利要求书以文字或者图形等明确表达的内容；二是所属领域普通技术人员通过综合原说明书及其附图和权利要求书可以直接、明确推导出的内容。只要所推导出的内容对于所属领域普通技术人员是显而易见的，就可认定该内容属于原始范围。

在“圆形孔”专利无效行政纠纷案[4]中，最高院指出， 原始范围应当理解为原说明书和权利要求书所呈现的发明创造的全部信息，具体可以表现为：原说明书及其附图和权利要求书以文字和图形直接记载的内容，以及所属领域普通技术人员根据原说明书及其附图和权利要求书能够确定的内容。

可见，无论是审查指南的规定还是最高院在法条适用时所作出的解释，原始范围都不拘泥于原始申请文本中以文字和图形等明确表达的内容，还包括本领域技术人员在阅读原说明书和权利要求书之后根据客观存在的事实能够推导出的内容；而能够推导出的内容到底是什么，则与本领域技术人员所具有的能力息息相关了。

从审查指南对本领域技术人员的定义可以看出，本领域技术人员刻苦但做事被动且没有复杂思考能力，他具有常识性知识，检索能力强大，但对所知晓的技术处理能力不强，仅能凭常识或通过明确教导，借助于非创造性的简单劳动对所知晓的技术进行变通或组合以得到显而易见的其它技术。基于本领域技术人员的上述特点，在他阅读原始申请文本之后，他可以被动接受文本明确表达的内容，能够凭常识或文本给出的明确教导对这些信息进行简单处理而得到超出文字的显而易见的内容。

换句话说，在判断修改是否超范围时，本领域技术人员可以被定义为如下这样的假设的“人”：他具有一定的理解能力，能够运用常识性数理逻辑分析，能够根据看到的信息联想到相关的本领域公知常识，能够通过阅读原说明书和权利要求书来确定文字和图形明确表达的内容，并在其教导下推导出显而易见的内容，但是他不能提炼出技术原理而举一反三。

三、能够推导出的显而易见的内容

如上所述，本领域技术人员能够推导出的显而易见的内容需要以原始申请文本中的明确且具体的内容为依据，也就是说，在原始申请文本明确的教导或指引下才能够推导出这些显而易见的内容。这些内容在能否解决本发明技术问题方面可能是存在疑问的，但这并不妨碍它是原始范围的一部分。这些显而易见的内容是如何推导出的得出过程涉及专利法第33条的修改超范围问题，而这些显而易见的内容能否解决本发明技术问题的判断过程则涉及专利法第26条4款的支持问题。这两个过程关注点不同，用不同的法条加以规范，不能由于推导出的内容不能解决本发明技术问题就认为修改超范围。

笔者认为，能够推导出的显而易见的内容包括两种情况：一是结合常识性知识得到的内容，二是对明确表达的内容进行适当上位得到的内容。结合常识性知识得到的内容由于其得出过程的容易性，属于本领域技术人员的理解范畴，其具体可以包括：结合常识性数理逻辑知识得到的内容，以及结合本领域公知常识得到的内容。进行上位得到的内容可能由于属于“二次概括”而被专利法所不允许，但是，如果说明书给出了具体教导，本领域技术人员基于其理解能力完全能够容易地进行与教导水平相适应的上位，在这种情况下上位得到的内容属于原始范围，其具体可以包括：基于明确记载的下位概念实施例和对应上位概念而确定的内容，以及基于关联特征的关联性被打破而确定的内容。下面具体进行阐述。

1、结合常识性数理逻辑知识得到的内容

本领域技术人员对阅读到的文字进行字面理解时，能够自然地运用常识性数理逻辑分析得到数理逻辑上唯一确定的内容，这是客观上必然隐含在原始申请文本中的信息，属于原始范围。例如，如果原说明书记载了不与水反应的物质A能沉入水中，又提到不与水反应的物质B具有大于物质A的密度，那么通过数理逻辑分析可知物质B也能沉入水中。再例如，如果原说明书记载了不与水反应的金属都能沉入水中，又提到物质铁，那么通过演绎推理可知铁必然能沉入水中。

2、结合本领域公知常识得到的内容

结合本领域公知常识得到的内容在某些情况下会作为实审过程中修改的基础。一种可能的情况是，修改特征与本领域公知常识相关，而为了使权利要求表达清楚，该公知常识不得不被加入权利要求；另一种可能的情况是，修改特征是运用本领域公知常识对原始申请文本记载的内容进行理解而得到的内容。但是，在最初撰写申请文件时，本领域公知常识由于篇幅的限制、与发明点关系不大等原因未被写入，这使得不同的个体由于知识背景和认知的偏差可能难以意识到该公知常识的存在，或者难以将该公知常识结合到申请文本中进行理解，从而造成不同的个体对结合本领域公知常识得到的内容有不同的意见。

解决这一难题的办法是坚持站在本领域技术人员的角度思考问题。本领域公知常识不像常识性数理逻辑知识那样对于一般人具有普遍性，其普遍性仅是对于具有特定技术背景的本领域技术人员而言的，在这些人的大脑中本领域公知常识如同1＋1＝2那样根深蒂固地存在，当本领域技术人员阅读原始申请文件看到某表述时，完全能够意识到并调出与该表述对应的公知常识，这相当于将与该表述相关的公知常识自动嵌入了原始申请文本中。例如，哪怕原始申请文本中没有记载，当本领域技术人员看到“照相机”时，必然知道具有“透镜”这一特征，当本领域技术人员看到“手机”时，必然知道具有“天线”这一特征。

由于本领域公知常识的自动嵌入，使得本领域技术人员能够容易地根据公知常识对申请文本进行理解，由此确定的内容属于原始范围。这是得到最高院认可的。例如，在“盾构爬升纠偏板”专利无效行政纠纷案[5]中，最高院认为，本领域技术人员在阅读说明书给出的技术信息之后，应该能够轻易地补充相关的公知常识，从而确定“爬升纠偏”的字面含义，并且明确指出，本领域技术人员根据原说明书和权利要求书，结合与之相关的公知常识，完全可以确定的技术内容未超出原专利权利要求书、说明书记载的范围。

在一些案例中体现了基于本领域公知常识的修改是允许的。在“第二装置”专利无效行政纠纷案[6]中，最高院认为，授权权利要求1中增加了“第二装置”的功能，由于该功能既不能从原说明书和权利要求书得到，再审申请人也没有提供证据证明该功能属于公知常识，因此再审申请人关于修改不超范围的主张不予支持。在“两克单位换算”专利驳回行政纠纷案[7]中，关于将权利要求中以两为单位的数值采用旧制换算为以克为单位的数值这一修改，在原始申请文本未明确“两”和“克”的换算采用旧制还是新制的情况下，最高院认为，本领域技术人员结合涉案专利申请的背景技术、发明内容以及本领域的常识，能够确定涉案专利申请中的“两”和“克”的换算应当采用旧制，故涉案专利采用旧制的单位换算不超范围。

3、基于明确记载的下位概念实施例和对应上位概念而确定的内容

在原始申请文本中可能存在如下情况：记载了下位概念的实施例，还记载了该下位概念的上位概念，并且没有明确或隐含排除其它下位概念。本领域技术人员阅读申请文本之后，不仅能够接收到下位概念实施例的信息，还能够接收到下位概念的上位概念的信息。介于申请人没有复杂的思考能力而仅能通过非创造性的简单劳动对所知道的信息进行处理，那么本领域技术人员可以容易地想到用上位概念来替换下位概念，从而能够得到将上位概念运用到实施例中的方案，而不管该方案是否能得到说明书支持。本领域技术人员基于其理解能力得到的上位概念方案属于原始范围。例如，原说明书记载了使用铁，又提到了金属，且没有明确或暗示排除其它金属，则本领域技术人员能够理解原始范围包括使用金属，而不管该方案是否能得到说明书支持。

这在实践中也有所体现。例如，在上述“墨盒”专利无效行政案中，涉案专利是基于分案申请获得的发明专利权，在其授权权利要求中记载了“存储装置”，但是在原始申请中，仅在说明书中记载有三处“存储装置”。最高院依次针对这三处“存储装置”，确定了每处“存储装置”在语境中的字面含义，并根据上下文进一步确认所得出的字面含义是否恰当，最后认为对于第二处“存储装置”，由于说明书上下文没有明确或隐含排除其它类型的存储装置，也未对该处的“存储装置”给出不同于通常理解的特殊限制，因此，该处的“存储装置”为泛指。由于原始申请的说明书中存在“存储装置”这一泛指性用法，因此本领域技术人员很容易想到将实施方式中的“半导体存储装置”替换为其它存储装置，并推导出技术方案同样可以应用于非半导体存储装置的情况，因此涉案专利权利要求中的“存储装置”未引入新的内容，修改不超范围。

4、基于关联特征的关联性被打破而确定的内容

 “关联特征”是指在实施例中总是同时出现的多个特征。当本领域技术人员阅读原说明书和权利要求书之后，本领域技术人员完全有理由将关联特征作为一个整体，那么在进行修改时，在权利要求中遗漏掉关联特征中的任何一个特征都意味着有新的技术方案被引入。

但是，如果原始申请文本中明确给出了关联特征中的某一个或一些特征的具体变形或替换，那么本领域技术人员在明确的教导下能够根据其公知常识容易地想到还可能存在其它变形方式及其对应技术方案，因此，关联特征中的不同特征之间的关联性被打破，能够变化的特征可以被排除在关联特征整体之外，而不需要与其它特征同时记载在权利要求中。这是本领域技术人员根据其理解能力能够确定的，属于原始范围。例如，原说明书记载了将球形铁块沉入水中，又提到了铁块可以制成椎体、立方体等其它形状，则本领域技术人员能够理解原始范围包括将铁块沉入水中，而不管该方案是否能得到说明书支持。

欧洲专利法作为我国专利法的鼻祖，同样有修改不得超范围的规定，即，不能给本领域技术人员呈现不能从原始提交申请中直接且毫无疑义导出的信息。需要注意的是，在欧洲审查指南中，提到了某些情况下的中间概括（intermediate generalisation）不属于修改超范围的范畴。具体而言，在欧洲审查指南中规定，仅仅在原始公开的特征之间没有结构和功能关系的情况下，从这些特征中孤立地提取特定特征并用该特征限定要求保护的主题是可以允许的。当从特定实施例获取一特征并将该特征添加到权利要求时，需要满足以下两点：一是该特征与该实施例的其它特征没有关系或者不以解不开的方式与其它特征相联系，二是整个公开内容说明该特征的隔离并引入权利要求是有道理的[8]。

对此，欧洲审查指南给出了一个可接受的修改示例。在该例子中，修改后的权利要求涉及用于纺布机的带子的综片，原始权利要求通过引入仅结合特定实施例公开的特征进行限定，在该特定实施例中综片的孔眼具有细长形状，但是该形状未被包括在修改后的权利要求中。在说明书的其它部分还提到了孔眼可以具有诸如椭圆形状之类的其他形状，因此，复审委员会认为修改是可以接受的（T 300/06）[9]。从该例子可以看出，当说明书中明确给出了具体教导时，关联特征的关联性可以被打破，能够变化的特征可以不被记载在权利要求中。

我国虽然目前还没有相关的判例，但是上述“圆形孔”专利无效行政纠纷案从某种程度上反映我国是支持上述观点的。在该纠纷案中，涉案专利是基于分案申请获得的发明专利权，在其授权权利要求1和3中分别记载有特征“所述支架体(8)的第二连接结构(8b)的形状为一大致圆形孔”和“所述第一连接结构的形式是一大致圆形孔(8a)”，而在原始申请文本中仅记载了“圆的螺栓孔”、“圆形螺栓孔”或“螺栓孔”。最高院认为，在原始申请文本中8a和8b实质上由两个技术特征共同限定：一是圆形孔、二是供螺栓穿过，再审申请人将“圆的螺栓孔”、“圆形螺栓孔”以及“螺栓孔”概括修改为“圆形孔”，删除了“供螺栓穿过”的技术特征。由于“圆形孔”与“圆的螺栓孔”具有不同的技术含义，因此上述修改不属于从原始申请文本中能够确定的内容。即便再审申请人主张在附图中用图示的方式画出了大致圆形孔并且说明书明确提及螺栓孔可以用其他各种形式的结构代替，但是最高院认为，附图的作用是使人能够直观形象地理解发明的技术方案，附图中显示的圆形应理解为对“圆的螺栓孔”、“圆形螺栓孔”或“螺栓孔”的简要形状显示，而原说明书中记载的“螺栓孔8a和8b可以用其他任何形式的结构代替”范围宽泛且不确定，不能据此认定其记载了圆形孔。

换句话说，在上述案例中，由于附图中的图示仅用于直观显示技术方案，说明书给出的替代方式过于宽泛且不具体，因此未能给出明确教导来破坏关联特征（“圆形孔”和“供螺栓穿过”）之间的关联性，使得本领域技术人员即便知道关联特征之一“供螺栓穿过”能够变化，但不知道怎么变化，无法将其从关联特征中分离出来。因此，这两个关联特征的拆分将引入新的技术内容，导致修改超范围。反过来讲，在该案例中，如果原始说明书给出了8a和8b的具体替代方式，使本领域技术人员完全有理由确定两个关联特征可以拆分，那么涉案专利权利要求1和3中的“大致圆形孔”将极有可能满足专利法第33条规定。

四、确定原始范围的方法

如上所述，我们可以得到以下关系：

原始范围＝文字和图形明确表达的内容＋能够推导出的显而易见的内容，

能够推导出的内容＝结合常识性知识得到的内容＋进行适当上位得到的内容。

笔者试图提供以下确定原始范围的完整方法，以期通过所给出的方法增强在确定原始范围时的可操作性和规范性。

在步骤S1中，确定修改特征及其含义。

在步骤S2中，通过在原说明书和权利要求书中进行搜索，找出与修改特征相关的描述。

在步骤S3中，通过对找出的描述运用包括常识性数理逻辑分析在内的字面解释，确定是否能从找出的描述理解得到修改特征的含义。如果能，则修改不超范围，如果不能，则进入步骤S4。

在步骤S4中， 确定修改特征的含义和在步骤S3中从找出的描述理解得到的含义之间的差异点是什么。如果差异点在于修改特征涉及上位概括，则进入步骤S5；如果差异点在于修改特征通过除上位概括之外的其它方式引入了新内容，则进入步骤S6。

在步骤S5中，确定上位概括是表达含义上的上位总结（例如，从“铁”上位为“金属”）还是通过省略某一关联表述的上位（例如，从“根据A和B得到C”上位为“根据A得到C”）。如果上位概括是表达含义上的上位，则进入步骤S7，如果上位概括是通过省略某一关联表述的上位，则进入步骤S8。

在步骤S6中，确定新引入的内容是否是结合常识性知识得到的内容。如果是，则修改不超范围，如果否，则修改超范围。

在步骤S7中，确定原始申请文本中是否明确记载有该上位的文字，如果是，则进入步骤S9，如果否，则修改超范围。

在步骤S8中，确定在原始申请文本中是否存在所省略的特征的变形或替代方式的明确教导以使本领域技术人员明了替代技术方案具体如何。如果是，则修改不超范围，如果否，则修改超范围。

在步骤S9中，确定原始申请文本中是否明确或隐含排除了该上位概念的部分下位概念。如果是，则修改超范围，如果否，则修改不超范围。

上述确定原始范围的方法通过以下更简洁的流程图给出。

五、结语

本文从本领域技术人员应该具有的理解能力谈起，明确了“原说明书和权利要求书记载的范围”除了包括文字和图形明确表达的内容之外，还包括基于本领域技术人员的理解能力能够推导出的显而易见的内容，并具体阐述了这些显而易见的内容是什么。最后，本文给出了确定原始范围的具有可操作性的方法，以期能够对固化在原始申请文件中的信息具有统一的认识，从而使得修改超范围的判断更加一致和稳定。