2017年8月1日,新加坡上诉法院(the Singapore Court of Appeal,SGCA)在Warner-Lambert Company LLC vs. Novartis (Singapore) Pte Ltd [2017] SGCA 45(下文简称SGCA 45)中驳回了Warner-Lambert公司修改已授权多年的新加坡专利的权利要求书的请求,并且对二次药用发明的专利保护提出了新的观点。
根据新加坡目前的专利审查实践,之前从未被用于医药用途的已知物质或组合物可以以一次药用权利要求(first Medical Use Claim)/目的限定产品权利要求(purpose-limited product claim)的形式(例如,“substance X for use as a medicament”)来请求获得专利保护。同时,根据新加坡知识产权局(“IPOS”)专利申请审查指南中的相关规定,已知物质或组合物的第二或后续医药用途只可以以Swiss型权利要求的形式(例如,“use of substance X in the manufacture of a medicament for the treatment of disease Y”)来请求获得专利保护。
具体而言,新加坡专利法(Singapore Patents Act)的Section 14(7)中明确作出了如下规定:
“In the case of an invention consisting of a substance or composition for use in a method of treatment of the human or animal body by surgery or therapy or of diagnosis practised on the human or animal body, the fact that the substance or composition forms part of the state of the art shall not prevent the invention from being taken to be new if the use of the substance or composition in any such method does not form part of the state of the art.”(意译:对于涉及将物质或组合物用于人体或动物体的治疗方法(通过手术或疗法)或用于在人体或动物体上实施的诊断方法的发明而言,如果现有技术中从未公开或教导将该物质或组合物用于任何治疗方法或诊断方法的话,那么即使该物质或组合物已经是现有技术已知的,也应当认为所述发明是新的)。
在本案之前,根据新加坡的一般专利审查实践,通常将上述法条解释为,对于已知物质或组合物而言,只有涉及其一次药用(first medical use)的发明能够采用“目的限定的产品权利要求”的形式(即,上文所述的“substance X for use as a medicament”)来进行保护。换言之,在Section 14(7)的现有法律解释下,已知物质或组合物的第二或后续医药用途不能通过“目的限定的产品权利要求”来进行保护,而只能通过变通方案(即,Swiss型权利要求)来进行保护。
然而,新加坡上诉法院在SGCA 45中认为,可以用另一种更广泛的方式来解释Section 14(7)。新加坡上诉法院认为,不应当将Section 14(7)的范围解释为,仅仅规定了已知物质或组合物的一次药用(first medical use)的可专利性。相反地,新加坡上诉法院认为,目的限定的产品权利要求(例如“Compound X for use in the treatment of disease Y”)足以覆盖已知物质或组合物的第二或后续医药用途,没有必要再采用Swiss型权利要求的形式。
新加坡上诉法院同时还指出,在侵权行为中确认并执行Swiss型权利要求的权利存在一定的实际困难:法律需要平衡专利权人和公众之间的利益,一方面应当针对发明人的贡献(发现药物的新用途)而给予专利权人合理的权利,另一方面又不能阻止公众(例如专利权人的竞争对手)制备和销售用于已知目的的药物(参见Floyd LJ在Warner-Lambert Company LLC v Generics (UK) Ltd (trading as Mylan)中的评述)。虽然目前Swiss型权利要求在新加坡仍然是有效的,但是,它只是针对新加坡专利法Section 14(7)目前的法律解释而提出的一种变通方案。如果采用更广泛的方式来解释Section 14(7)的话,则可能完全没有必要再采用Swiss型权利要求的形式。
从新加坡上诉法院在SGCA 45中的观点来看,新加坡上诉法院倾向于采用目的限定的产品权利要求来对已知物质或组合物的第二或后续医药用途进行保护,这与EPO目前的审查实践类似。应当指出的是,新加坡上诉法院在这个问题上的言论仅仅是一种观点,而并不具有严格的约束力。然而,在后续涉及相同问题的案子中,法院有可能继续采用这些观点,并逐渐形成新的审查实践。
有鉴于上述情况,我们建议,在撰写新加坡专利申请的文本时,针对涉及已知物质或组合物的第二或后续医药用途的发明,不仅要撰写Swiss型权利要求以符合IPOS当前的审查实践,同时还要撰写目的限定的产品权利要求,以适应将来可能发生的审查实践变化,并且有利于专利权人的后续维权。